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Uso de la marca ajena en publicidad y en internet

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ndice.-

I. El uso de la marca ajena en internet

a. El uso en internet, es un uso tpico marcario?...3

1. Anlisis del uso3

b. El ius prohibendi del titular de marca alcanza a cohibir la actividad realizada

en internet?...4

1. Planteo del conflicto5

Uso de una marca ajena como nombre de dominio6

Uso de una marca en una meta etiqueta invisible7

II. El uso de la marca en publicidad comparativa

a. El uso de la marca ajena en publicidad comparativa es un uso tpico

marcario?...8

b. El titular puede impedir este uso?...8

III. Conclusiones9

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I. El uso de la marca ajena en internet

a. El uso en internet, es un uso tpico marcario?

En primer lugar, es menester plantear que es considerado uso marcario, Otamendi

despliega que la ley nos dice que el uso tiene que darse en la comercializacin de un producto

o en la prestacin de un servicio1. De esto deducimos que una marca se encuentra en uso,

cuando es puesta a disposicin del pblico, lo que segn Otamendi, debe entenderse en un

sentido amplio2.

Considerar que el uso de una marca en internet es un uso tpico marcario, es algo que

debe ser analizado desde la perspectiva de quien realice este uso, ya sea el titular de la marca,

un tercero autorizado o un tercero que no est autorizado.

1. Anlisis del uso

Si este uso lo efecta el titular de la marca o un tercero autorizado, entonces si puede

ser considerado como un uso tpico marcario, en la premisa de que la marca es usada cuando

el producto es puesto en el mercado a travs de cualquier va de comercio (ya sea en un mercado

tangible o en uno intangible, en el caso de internet) por quien ostenta ese derecho, por lo que

de esta accin se desprendern los beneficios y ganancias del uso marcario.

Variando el criterio cuando un tercero no autorizado es quien hace uso de una marca

ajena, lo cual debe observarse desde dos enfoques, tales son:

1. El de la infraccin, Mercuriali explica claramente que si corresponde un uso

marcario, cuando afirma que desde el punto de vista de la infraccin marcaria, la

respuesta es positiva; de hecho, los principios marcarios sobre uso indebido de

marcas se aplican a este nuevo campo3. As tambin es consolidado por Palazzi,

quien considera: fcil es concluir que el uso de la marca ajena en un buscador de

internet es un uso marcario tpico por sus efectos []4.

1 Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, 6a ed., Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, p. 222. 2 Ibidem 3 Mercuriali, Carlos. El desafo de las marcas en internet. REDI Revista Electrnica de Derecho Informtico.

Nm. 27, Octubre 2000, p. 15. 4 Palazzi, Pablo A. El uso de la marca ajena en enlaces patrocinados en buscadores de internet. Derechos

Intelectuales, v. 16. Legis Editores S.A., 2011, p. 61.

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En este caso, es necesario para determinar que hubo una infraccin, considerar que la

marca est siendo usada indebidamente por un tercero no autorizado.

2. Sin embargo, no se considera que es un uso marcario, cuando a los efectos de la

caducidad, Otamendi sostiene que no se considera uso cuando es realizado por un

tercero no autorizado, basndose en el artculo 19.2 del ADPIC, cuando establece

que este uso debe estar controlado por el titular, para ser considerado como

suficiente, a esos efectos5.

Adems podemos afirmar que no es un uso tpico marcario ya que su finalidad es

desviar a los consumidores de la competencia hacia sus productos, lo que deriva en confusin,

pudiendo el consumidor adquirir algo que no quera comprar6, lo que no se corresponde con la

naturaleza de una marca, que es el de diferenciar los productos o servicios de una empresa de

la otra.

b. El ius prohibendi del titular de marca alcanza a cohibir la actividad realizada

en internet?

El titular de un derecho marcario en principio, puede oponerse al uso no autorizado de

su marca en internet, lo que depender del uso marcario en cuestin y sobre la base de que

actividad se est realizando.

Debemos analizar entonces, de que se trata el ius prohibendi o derecho de

exclusividad que es otorgado al titular de una marca. Otamendi expone que El propietario de

una marca tiene la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aqul que

pretenda violarla7. Lo que vale decir que el titular de una marca, se le confiere los derechos

exclusivos de explotacin de la marca registrada a su favor, as como la prerrogativa de prohibir

usos realizados sin su consentimiento.

Por lo que no es una excepcin que su derecho de exclusividad se extienda al internet,

en los casos en que su derecho se vea violentado por terceros no autorizados, que buscan

aprovecharse de la reputacin de la marca, para sus propios beneficios. Esto ha sido ratificado

en mltiples ocasiones tanto por la jurisprudencia, como por la doctrina.

5 Otamendi, Jorge. Derecho de, op. Cit. p. 232. 6 Mercuriali, Carlos. El desafo de, op. Cit. P. 7. 7 Otamendi, Jorge. Derecho de, op. Cit. p. 245.

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Un caso citado por Mercuriali8, siendo un claro ejemplo de competencia desleal, es el

de Panavision International, LP v. Toeppen, en donde Toeppen haba registrado los nombres

de dominio panavision.com y panaflex.com sin hacer uso alguno de estas direcciones de

internet. Cuando Panavision reclam el dominio, Toeppen le solicit la cantidad de US$13,000

dlares, para ceder el dominio. El fall de la Corte del Distrito fue a favor de Panavision,

transfiriendo los nombres de dominio a ste.

Claramente en este caso, no se trataba de un uso marcario de un competidor de los

mismos productos o servicios, ya que el dominio ni estaba en uso, sino que la empresa en

cuestin registr los nombres de dominio con la finalidad de venderlos a un alto costo,

obligando a Panavision a tener que para identificar sus productos o servicios en internet,

adquirir el dominio que corresponda a su registro marcario. En este caso, Toeppen tampoco

tena un derecho legtimo, sobre dicho registro, por lo que es evidente la mala fe, con que haba

accionado esta empresa.

Basndonos en lo anteriormente expuesto, respondemos a la cuestin planteada en

principio, concluyendo que efectivamente el titular de una marca tiene las herramientas

necesarias para moderar el uso de su marca en internet. Sin olvidar que todo caso es diferente

del otro y que debe ser analizado segn los distintos aspectos que puedan verificarse, ya que

resultara imposible establecer un patrn.

2. Planteo del conflicto

No siempre el uso de una marca en internet por parte de un tercero corresponde a un

uso no autorizado, ya que la proteccin de una marca se circunscribe al territorio donde ha sido

solicitada, por lo que en internet pueden encontrarse marcas idnticas o similares para distintos

productos o servicios, o en cambio, para productos o servicios iguales o muy parecidos. En lo

siguiente nos concentraremos en los usos marcarios no autorizados, por parte de terceros que

buscan aprovecharse de una marca en particular.

El conflicto de las marcas en internet no es un tema reciente, desde finales de los aos

noventa la OMPI comenzaba a investigar sobre estos nuevos desafos que se presentaban sobre

un territorio no explorado. Para nuestra pesquisa nos interesa recoger los usos marcarios que

se presentan en internet. Encontramos relevante esta consideracin de la OMPI:

8 Mercuriali, Carlos. El desafo de, op. Cit. P. 8.

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En Internet se pueden utilizar los signos o las marcas en muchos contextos. Pueden figurar en el texto de

una pgina de Internet o bien en un anuncio publicitario, en una meta etiqueta invisible, en un

subdirectorio o en la informacin del encabezamiento de un mensaje de correo electrnico9.

Uso de una marca ajena como nombre de dominio

El tema de marcas y nombres de dominio es una de las mayores controversias que se

presentan en internet en cuanto a este tema, por el simple hecho de que un nombre de dominio

puede ser registrado por cualquier usuario y no necesariamente tenga conciencia de que el

nombre que ha escogido se encuentra protegido por un derecho, en algn lugar del mundo. Por

lo que es importante diferenciar el uso que se ejecute por el usuario. Echeverra sostiene que

la colisin entre marcas y nombres de dominio da lugar a varias cuestiones de hecho, derivadas

de determinar cundo hay uso de marca10

Lo que nos corresponde comprobar es cuando esta accin deriva en uso indebido con

la intencin de afectar a un competidor al privarlo de utilizar su marca como nombre de

dominio o para aprovecharse de la fama de una marca notoriamente conocida, ya sea ofertando

productos similares o distintos. En este caso el titular puede ejercer su derecho de exclusividad

y prohibir este uso, sindole transferido el nombre de dominio o solicitando que se cancele el

mismo.

Para entender este derecho de exclusividad que se le confiere al titular, desplegaremos

un caso que explica a lo que nos referamos en el prrafo anterior, este fue resuelto por El

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, sobre la demanda de Disney Enterprises, Inc. v.

D. Alfredo Juan Lpez-Sidro Gil11. El demandado haba registrado el nombre de dominio

, este entenda que el demandante no tena derecho sobre ese nombre de

dominio ya que no estaba siendo utilizado para comercializar, por este estar inactivo.

Por su parte el demandante planteaba su derecho legtimo sobre su marca , al

ser titular de ms de 10 registros sobre este signo, solo en Espaa. Tambin sobre la base de

que el demandado careca de inters legtimo por no tener relacin alguna con el signo en

cuestin.

9 OMPI, Estudio relativo a la utilizacin de marcas en internet. Segunda parte de la segunda sesin Ginebra, 7 a

12 de junio de 1999, p. 6. 10 Echeverra, Andrs. Uso de marcas y nombres de dominio. Derechos Intelectuales, v. 9. Buenos Aires, Editorial

Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2001, p. 110. 11 OMPI, Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI. Caso

No. DES2015-0003 [en lnea] [consulta: 28 abril 2015]. Disponible en:

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DES2015-0003

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La OMPI decidi sobre este caso a favor de la demandante planteando varias vertientes.

En primer lugar la identidad o similitud del signo era confundible con los signos de que era

titular el demandante. En segundo lugar el demandado no haba probado un inters legtimo

para utilizar el signo. En tercer lugar se consider como un registro de mala fe, toda vez que el

demandado intentaba atraer usuarios a su sitio, usando la identidad del demandante. Por lo que

se resolvi la transferencia del nombre de dominio a favor del demandante.

Este caso es uno de los tantos que prueba la fuerza que se confiere al titular sobre su

registro marcario, para prohibir el uso indebido de su marca en internet.

Uso de una marca en una meta etiqueta invisible

Otro de los usos que han sido considerados como infraccin por la jurisprudencia, es el

caso de las meta etiquetas, las cuales son palabras claves que tienen como finalidad, alterar el

resultado de una bsqueda en internet. Por ejemplo, cuando un usuario busca una palabra

especfica en un buscador, estas pginas se muestren como relevantes sobre el resultado de la

bsqueda empleada, no siendo parte del contenido de la misma, dicha palabra. Esta meta

etiqueta es invisible para los consumidores pero reconocida por los motores de bsqueda12.

El conflicto nace cuando se usa una marca como meta etiqueta para atraer la clientela

del competidor. Es un acto de competencia desleal y puede crear confusin en los

consumidores, hasta el punto de que se adquieran los productos de la competencia y no los que

el usuario buscaba en principio.

Este otro uso demuestra que la actividad en internet, puede ser cohibida por el titular

de un derecho marcario, cuando se infringen sus derechos exclusivos. Por fortuna estas formas

de competencia desleal no prosperaron, pero si crearon suficientes motivos para concebir

problemas legales13.

12 Palazzi, Pablo A. El uso de la marca ajena op. Cit. P. 42. 13 Ibd.

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II. El uso de la marca en publicidad comparativa

a. El uso de la marca ajena en publicidad comparativa es un uso tpico marcario?

En el momento en que se utiliza una marca ajena para comparar los productos o

servicios de otra marca, estamos frente a un caso de publicidad comparativa. Entonces, s se

debe considerar que existe uso de la marca, toda vez que la marca ajena est siendo puesta a

disposicin del pblico, a travs de la publicidad. Otamendi afirma que s dir que en toda

publicidad comparativa en la que se menciona la marca ajena se est haciendo uso de la

misma14.

Dicho esto, si bien existe un uso de la marca ajena, cuando se le compara en publicidad,

no significa que este uso sea tpico, toda vez que la marca no es usada en funcin marcaria para

distinguir un producto o servicio propio15, lo cual no se corresponde con la funcin tpica de la

marca.

b. El titular puede impedir este uso?

La publicidad comparativa ha sido aceptada por la jurisprudencia argentina al

considerar que lo que la ley prohbe, es el uso de la marca ajena como si fuera propia, pero no

prohbe el uso de la marca ajena como ajena16

El titular puede impedir el uso de su marca en publicidad comparativa, siempre que no

se respeten los preceptos que han sido establecidos por la Jurisprudencia como vlidos para

este tipo de caso. Los usos en publicidad comparativa han sido sancionados cuando la marca

ajena es afectada por actos de competencia desleal mediante la comparacin que se realiza.

Ha sido condenado por la Jurisprudencia cuando se utilizan las frases tipo, como,

similar17, para hacer referencia a que su marca se corresponde con las caractersticas de la

marca ajena, lo que es considerado un uso indebido, por inducir a confusin al consumidor

sobre la calidad del producto.

El titular de una marca podr oponerse a toda publicidad comparativa, siempre que su

marca se vea afectada por dicha accin.

14 Otamendi, Jorge. Derecho de, op. Cit. p. 262. 15 Ibd. 16 Ibidem 17 Ibd.

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III. Conclusiones

El mundo digital de hoy en da permite que todos los usuarios, de cualquier parte del

mundo, accedan a un nmero de contenidos ilimitados. Internet se ha convertido en un canal

de comercializacin, sustituyendo en ocasiones el comercio tradicionalmente conocido.

Por lo que se hace necesario que a medida que van surgiendo nuevos medios, las

legislaciones se adecen para proteger los derechos intelectuales. Si bien la Jurisprudencia y la

Doctrina han amparado y definido muchos aspectos que la legislacin no, no resulta suficiente

para establecer un patrn aplicable a todos los casos.

El registro de una marca proporciona a su titular derechos exclusivos, pero esos

derechos tambin tienen excepciones, en ciertos casos, cuando el uso no es lesivo para la marca

en cuestin, no se considera que exista un uso indebido. Definir un esquema para todo conflicto

marcario sera complejo, toda vez que los casos deben estudiarse como nicos, para medir el

grado de lesin sobre el registro marcario.

Al igual que estos derechos de exclusividad existen en el mercado tradicional, sirven

de base para todo uso indebido que tenga su raz en internet, siempre que este uso constituya

actos puros de competencia desleal.

En el caso de la publicidad comparativa aun si la licitud vare segn la legislacin de

cada pas, siempre esta accin concluye en problemas judiciales, ningn titular de su marca

quiere que la competencia la utilice de forma comparativa, aun se respeten los usos que han

sido aceptados por la jurisprudencia, por lo que el titular siempre tendr la prerrogativa de

ejercer su derecho de exclusividad.