Sentencias de aplicación de Derecho

de Patentes

GRUPO 5:

-Ainhoa Alberdi-Jone Aranbarri-Maite Esnaola

-Jone Glez de Txabarri-Ane Ubiria

-Arritxu Urbieta

ÍNDICE

• INTRODUCCIÓN: DERECHO DE PATENTES• CONTENIDO• EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Introducción: Derecho de Patentes

• Para impulsar innovación tecnológica

Elemento fundamental

• Promover desarrollo

tecnológico del país

FINALIDAD• Obsolescencia

• Patentes “débiles”

Ley de 1929

Introducción: Derecho de Patentes

• Convenio de Munich

• Convenio de Luxemburgo

Convenios creadores

• Adaptación a la normativa

europea

1986: Entrada en

la UE

Contenido

La Ley no otorga ningún derecho

LEY DE PROHIBICIÓ

N

• Concepto de invención y excepciones a la patentabilidad. Excepciones:• Programas informáticos• Métodos de tratamiento quirúrgico o

terapéutico• Contrarias al orden público

• Requisito de la novedad• Actividad inventiva y susceptible de aplicación

industrial

Requisitos

Contenido

• Patentes de invención• Modelos de utilidad

Dos categorías:

Mayor protección a las patentes

El Registro de la Propiedad Industrial

Modelos de utilidad

El modelo de utilidad es una invención menor respecto de la patente, pudiendo representar una mejora o perfección de

algún objeto, progresándose en su eficaz rendimiento. Se establece la aplicación

subsidiaria de las normas sobre patentes a los modelos de utilidad, pero dejando a

salvo las especialidades propias de dichos modelos.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Sentencia del 6 de Marzo

de 2002

Sentencia del 13 de octubre

de 2004

Sentencia del 2 de Abril de

2008

Sentencia del 30 de

Septiembre de 2004

Sentencia del 6 de Marzo de 2002

TEKA INDUSTRIAL,

S.A.

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Cronología de los hechos

1985

1994

2002

1985

TEKA INDUSTRIAL S.A. compareció el 1/09/1985, oponiéndose al Modelo

de utilidad nº285.144 (Propiedad de MECANO), alegando que éste se

encontraba anticipado en un modelo de utilidad nº260.291, y por la Patente Española nº475.920

1994

Se admite la causa de

inadmisibilidad del recurso, por

falta de legitimación activa del

recurrente (TEKA)

15/07/1994 Formulación

recurso de casación por

parte de TEKA Industrial, S.A.

15/12/1994

Admisión a trámite del

recurso

20/02/1995

Motivos de casación

1º y 2º

•Tribunal Superior:•Falta de legitimación activa del recurrente.•NO titular registral de ningún modelo de utilidad inscrita en el Registro.

•No hay un interés directo y económico en su actividad profesional

• Infracción del Art.28.1 a) de la LJCA

No admisible, porque anteriormente TEKA, S.A. ni siquiera alega interés propio,

solamente insistiendo en la falta de novedad.

• Art. 151 de la Ley de Patentes.3º

Falta de consistencia jurídica.La ley alegada no se encontraba vigente

al formular la demanda

Artículo 28.1 a) de la LJCA

Están legitimados para interponer recurso jurisdiccional, pretendiendo la anulación de los actos de la

Administración, los que tuvieren interés legítimo en ellos, interés legítimo que se concreta en los posibles efectos

favorables o desfavorables que puedan tener dichos actos en los derechos o legítimas expectativas de los mismos,

ostentados por el recurrente; y que no se da en el caso de autos

Artículo 151 de la Ley de Patentes

1. Para la interposición del recurso contencioso-administrativo están legitimados, además del solicitante, cualquiera otros interesados, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, siempre que no fundamente su recurso en la falta de novedad, de actividad inventiva o en la insuficiencia de la descripción.

2. No obstante, podrán interponer el recurso contencioso-administrativo por la falta de novedad, de actividad inventiva, o por la insuficiencia de la descripción, aquellos interesados que hubieren formulado la oportuna oposición en el expediente basada, precisamente, en los defectos mencionados.Dicha Ley no se encontraba vigente el 6 de

marzo de 1985

Justificación TEKA

Legitimación denegada en vía administrativa.

Sin posibilidad de defenderse en el

proceso contencioso-

administrativo.

Respuesta Tribunal

Se respetó su posición de oponente.

Cuando tuvo la posibilidad, TEKA

no legitimó su posición.

Su argumento carece de

fundamento.

4º

Motivos de casación

Cauce casacional: art. 95.1.4 Ley Jurisdiccional

Infracción del Art. 28.1 a) de la LJCA y del art. 24 CE

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en

ningún caso, pueda producirse indefensión.

Artículo 28.1 a) de la LJCA: Están legitimados para interponer recurso jurisdiccional, pretendiendo la

anulación de los actos de la Administración, los que tuvieren interés legítimo en ellos, interés legítimo que se concreta en los posibles

efectos favorables o desfavorables que puedan tener dichos actos en los derechos o legítimas expectativas de los mismos, ostentados por el

recurrente; y que no se da en el caso de autos

Artículo 24 de la CE y art. 28.1 a) LJCA

Artículo 24 de la CE:

FALLO

DESESTIMACIÓN DEL

RECURSO

Sentencia del 13 de octubre de 2004

ESMENA, S.A.ADMINISTRACI

ÓN DEL ESTADO

Cronología de los hechos

1995

1996

2001

2004

11/09/1995

La Oficina Española de Patentes y Marcas admite la inscripción de “Estantería

Pesada”.

ESMENA S.A. interpone recurso ordinario ante la Oficina Española de Patentes y

Marcas contra dicha resolución alegando falta de novedad, al entender que ya se

encuentran anticipadas por las estanterías de tipo ESLEVER y CANTILEVER.

La Oficina Española de Patentes y Marcas desestima el recurso

ordinario.

ESMENA S.A. interpone recurso contencioso administrativo contra

dicha resolución.

04/12/1996

El Tribunal Superior desestima el recurso contencioso administrativo por entender que la resolución es ajustada

a derecho.

Además, entiende que ESMENA, S.A. no acredita la alegada falta de novedad y que son ineficaces las conclusiones

que afirman que están anticipadas por estanterías de tipo ESLEVER y CANTILEVER.

ESMENA S.A. interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

29/03/2001

13/10/2004

• No valora la eficacia de las pruebas aportadas sobre la divulgación de las estanterías de tipo “Eslever y Cantilever”.

• El modelo de utilidad no puede ser registrable porque su funcionamiento no produce un beneficio nuevo.

Motivos casacionales

• No se ha acreditado con pruebas suficientes la falta de novedad del modelo solicitado.

• No se considera motivo de casación el posible error de los órganos de instancia en dicha apreciación.

Respuesta del Tribunal

Cauce casacional: art. 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de Julio

Infracción del Art. 145 de la Ley 11/1986, de 10 de Marzo

FALLO

DESESTIMACIÓN DEL

RECURSO

Artículo 145 de la Ley 11/1986

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelo de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la

fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por

una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas

de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya

fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior.

Sentencia 2 de abril del 2008

INDUSTRIAS AUXILIARES,

S.A.

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2 de octubre del 2001

Don Tomás registra el modelo de utilidad nºU200001519 “Dispositivo perfeccionado para colgar muebles”

en la Oficina Registral.

Indaux interpone un recurso de alzada por falta de novedad

Art. 143, 145 y 146 Ley 11/1986 del 20 de Marzo

1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Título, las invenciones

que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración,

estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas,

aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior.

3.  No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales.

Artículo 143 de la Ley 11/1986

Artículo 145 de la Ley 11/1986

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelo de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción

escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente

presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que

hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior.

Artículo 146 de la Ley 11/1986

1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad

inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 145, apartado 2, no

serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

El Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas admite la demanda, por lo que

deniega el registro del Modelo de Utilidad el 29 de abril del 2003

Don Tomás interpone recurso administrativo contra dicha

resolución el 14 de marzo del 2005. El Tribunal Superior lo desestima por

falta de novedad.

29 de abril del 2003

1 de junio del 2005

Don Tomás interpone un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Cauce casacional: art. 88.1 d) de la Ley 29/1998

Infracción de los artículos: 143, 145, 146 de la Ley 11/1986

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación descartando que la sala de instancia haya incurrido en

error patente o en arbitrariedad al confirmar la denegación de acceso al

registro de utilidad aspirante en nºU200001519 “Dispositivo

perfeccionado para colgar muebles”.

2 de abril del 2008

DESESTIMACIÓN DEL

RECURSO

“TALLERES CASALS, S.A.”

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Sentencia 30 de septiembre de 2004

Juzgado de Primera

Instancia

Audiencia

Provincial

Tribunal Suprem

o

Cronología de los hechos

Juzgado de Primera Instancia

“TALLERES CASALS, S.A.” y “VIRUTEX, S.A.” el 12 de junio del 1987 firman un

contrato por el que se autoriza a cambio del pago de un canon la fabricación de

fresadoras solo para la exportación. El 22 de julio de 1992, “TALLERES CASALS,

S.A.” comunica que deja de fabricar estas fresadoras, dejando así de pagar el canon.

“TALLERES CASALS, S.A.” sigue fabricando estas fresadoras sin autorización.

Se interpone una demanda entre “VIRUTEX, S.A.” y “TAUVI, S.A.” contra “TALLERES CASALS, S.A.” por la que

exigen:• Abstenerse de fabricar, ofrecer o introducir en el

mercado estas fresadoras. • Aceptar la atribución en propiedad a “VIRUTEX,

S.A.” de todas estas fresadoras.• A indemnizar a “VIRUTEX, S.A.” con los daños y

perjuicios causados a determinar en la ejecución de la sentencia.

• Condenar a los actores al pago de las costas procesales.

Juzgado de Primera Instancia

“TALLERES CASALS, S.A.” como respuesta, interpone una demanda reconvencional

exigiendo:• Decretar la nulidad del modelo de utilidad de esta

fresadora, propiedad de la codemandada “TAUVI, S.A.”, por falta de novedad.

• Exige la nulidad del contrato de licencia suscrito por “VIRUTEX, S.A.” Y “ TALLERES CASALS, S.A.”.

• Abonar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

• Condenar a los actores al pago de las costas procesales.

• Desestimar todos y cada uno de las exigencias suscritas por “VIRUTEX, S.A.” y “TAUVI, S.A.”.

Juzgado de Primera Instancia

Demanda judicial que ejerce el demandado, en el mismo proceso judicial, al momento de contestar la demanda de la que ha sido objeto. Por tanto, el

demandado se transforma en demandante y el demandante en demandado cambiándose así los

papeles. Por ello, en el mismo procedimiento ahora el que demanda es “TALLERES CASALS,

S.A.” y los demandados “VIRUTEX, S.A.” y “TAUVI, S.A.”

Demanda reconvencional

Se estiman todas las

exigencias de “VIRUTEX, S.A.” y “TAUVI S.A.”

Se desestima la demanda

reconvencional

Juzgado de Primera Instancia

Audiencia Provincial

El 30 de abril de 1998, “TALLERES CASALS,S.A.” interpone un recurso de apelación, en el que exige

revocar:

• “Incongruencia omisiva”• “Incongruencia extra-petita”• Error en la valoración de la prueba pericial• Omisión del necesario pronunciamiento del contrato de

licencia inter-partes.

Audiencia Provincial

El fallo del anterior recurso.

• Decretar la nulidad del modelo de utilidad de esta fresadora, propiedad de la codemandada “TAUVI, S.A.” por falta de novedad.

• Exige la nulidad del contrato de licencia suscrito por “VIRUTEX, S.A.” y “TALLERES CASALS, S.A.”.

• Abonar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

• Condenar a los actores al pago de las costas procesales.

• Desestimar todos y cada una de las exigencias suscritas por “VIRUTEX, S.A.” y “TAUVI, S.A.”.

Revoca la sentencia anterior exclusivamente en lo siguiente.

• Se entregarán a “VIRUTEX, S.A.” y “TAUVI, S.A.” las fresadoras fabricadas con posterioridad a la finalización del contrato.

• La indemnización de los daños y perjuicios causados corresponderán a los que se hayan causado a partir del 25 de julio de 1994.

• Mientras la indemnización por lo daños entre los años 1993 y 1994 se fijarán según el importe de los cánones pactados en el contrato.

• Se confirmará la sentencia al resto de pronunciamientos.

• No imponer las costas del recurso.

Tribunal Supremo

• “Incongruencia omisiva”, al decir que no se han resuelto todas las propuestas planteadas respecto al fondo del asunto. “Incongruencia extra-petita", por hacerlo fuera o al margen de lo pedido.

• Se da un infracción debido a que la sentencia se basa en el informe publicado en la oficina y no en la prueba pericial.

• Por falta legitimación de “TAUVI, S.A.” por el mismo cauce procesal del motivo anterior.

“TALLERES CASALS, S.A.” interpone el recurso de casación basándose en 3 cauces

casacionales:

Artículo 1692.3 de LEC

Artículo 1692.4 de LEC

Artículo 1692.4 de LEC

El Tribunal Supremo desestima dicho recurso basándose en lo siguiente:

• No es cierto que haya “incongruencia omisiva” y en cuanto a la “incongruencia extra-petita”, se justifica por el incumplimiento del contrato.

• No se comete error alguno sino que se entiende más ajustado a la realidad jurídica el informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

• No falta legitimidad porque “TAUVI, S.A.” pertenece a un grupo empresarial liderado por “VIRUTEX, S.A.”.

Tribunal Supremo

DESESTIMACIÓN DEL

RECURSO

El recurso de casación habrá de fundarse en alguno o algunos de los siguientes motivos:

3. Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la

sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya

producido indefensión para la parte.

Artículo 1692.3 de la LEC

El recurso de casación habrá de fundarse en alguno o algunos de los siguientes motivos:

4. Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver

las cuestiones objeto de debate.

Artículo 1692.4 de la LEC

¡GRACIAS!