Propiedad Intelectual

Oficina de Propiedad Intelectual Vicepresidencia de Investigación y

TecnologíaUniversidad de Puerto Rico

2009

Mariluz Frontera

¿Qué es Propiedad Intelectual?2

Son creaciones de la mente – trabajos creativos o ideas desarrolladas de forma tal que pueda ser compartida o permitan que otros las recreen, emulen o las fabriquen.

Derechos de propiedad le ofrecen al dueño el derecho de excluir a otros de hacer, usar, ofrecer para la venta o vender la invención en los Estados Unidos o de importar la invención a los Estados Unidos.

Puede tener valor comercial y puede utilizarse para obtener fondos para la investigación (research grants).

Propiedad Intelectual3

¿Cómo proteger laPropiedad

Intelectual?

Formas de protección4

Existen varias formas de proteger la propiedad intelectual: Marcas de Registro o Marcas de Servicios

Trademarks TM SM ® Secretos de Comercio

Trade secrets Derechos de Autor

Copyrights © ® Derechos Morales Patentes

U.S. Patent No.

R

R

Formas de protección5

Las marcas, los derechos de autor, los derechos morales y las patentes son todos derechos de propiedad intelectual intangible y son derechos muy diferentes.

En general: Las marcas protegen la identidad del proveedor de unos productos o servicios Los derechos de autor protegen las expresiones literarias y artísticas. Los derechos morales protegen ciertos derechos personales de los autores y los artistas. Las patentes protegen los inventos.

Formas de protección6

Marcas de RegistroMarcas de Servicio

(Trademarks/Servicemarks)

TM SM ®

Marcas de Registro / Servicio7

La marca es un signo que sirve como rasgo distintivo de un producto o servicio en el mercado. Es decir, la marca provee la capacidad de identificar o asociar un producto o un servicio a una forma o medio diferente a otras.

Algunos ejemplos de signos que podrían ser utilizados como marcas son: dibujos, emblemas, palabras, nombres, letras, números, frases, sonidos, colores y formas, entre otros. Estos pueden utilizarse individualmente o combinarse para constituir una marca.

Marcas de Registro / Servicio8

En Puerto Rico las marcas se clasifican en cuatro grupos: Marcas de Fábrica

Marcas de Servicio Marcas de Certificación

Marcas Colectivas

Marcas de Registro / Servicio9

Los símbolos TM (commercial trademark) y SM (service mark) se usan para indicar que alguien tiene el derecho sobre el nombre. Los derechos sobre las marcas de registro o servicio pueden utilizarse para evitar o prevenir que otros usen una marca similar o tan parecida que se pueda prestar a confusión, pero no previene que otros puedan hacer, fabricar o vender los mismos productos o servicios bajo una marca completamente diferente.

Marcas de Registro / Servicio10

¿Dónde registrar una Marca de Registro o

de Servicio?“Trademark” o “Servicemark”

Marcas de Registro / Servicio11

Tienen las siguientes opciones:

En la Oficina de Patentes y Marcas de Registro de Estados Unidos que incluye a todos los Estados Unidos, sus territorios y posesiones.

En el Departamento de Estado de Puerto Rico para ser utilizado solamente en Puerto Rico.

O, puede registrarse, y es recomendable, en ambas oficinas.

Marcas de Registro / Servicio12

En la Oficina de Patentes y Marcas de Registro de los Estados Unidos (USPTO):

Se utiliza el símbolo ® luego de registrarlo y recibir el número de registro. Para dejar saber al público que esa marca está registrada tiene que incluir la letra R en el círculo ® después del nombre.

Ejemplo: Kleenex ®

Marcas de Registro / Servicio13

En la USPTO:

Se puede registrar la marca hasta tres años antes de comenzar a utilizarla.

El término de uso es de 10 años y es renovable si el dueño demuestra que lo está utilizando.

En el Departamento de Estado:

Se puede registrar la marca hasta cinco años antes de comenzar a utilizarla.

El término de uso es de 10 años y se renueva un año antes de su vencimiento. Usted tiene que renovar el registro de uso.

Formas de protección14

Secretos Comerciales

“Trade Secrets”

Secretos Comerciales15

Es la información del “saber cómo” (saber cómo se hace algo incluyendo información técnica y de negocios) que ofrece a la compañía ventaja sobre sus competidores.

Uno de los secretos mejor guardados es la fórmula de Coca-Cola ®

Confidencialidad y secretividad son los parámetros que definen un secreto comercial.

No expira mientras se mantenga como un secreto.

Secretos Comerciales16

Información técnica incluye el diseño de una máquina, un proceso, dibujos, cálculos, resultados de un experimento, diseño de una fábrica, programas de computadora, y otros.

Información de negocios incluye planes financieros y estratégicos, nombres de clientes, propuestas, información de costos, y otros.

Secretos Comerciales17

¿Cómo proteger un secreto comercial? Limite la información a algunos empleados Establezca Acuerdos de Confidencialidad con los

empleados (nuevos y con los que han dejado la compañía)

Establezca Acuerdos de Confidencialidad con terceros

Asegure los documentos sensitivos (por ejemplo: libretas de laboratorio, memos, libros financieros)

Formas de protección18

Derechos de Autor“Copyrights”

© ®R

Derechos de Autor19

Las leyes relacionadas a los derechos de autor protegen la forma de expresión original del autor, no el tema de lo escrito. Requiere una creación independiente por parte del autor (que no haya sido copiada de otra obra) y que, por lo menos, tenga un grado mínimo de creatividad. Por ejemplo, la descripción de una máquina puede ser protegida pero esto no va a prevenir que otros escriban su propia descripción o de que hagan o usen la máquina.

El principal derecho asociado con el derecho de autor es el derecho a hacer copias de la obra o trabajo original. Por eso es que en inglés se le llama a este derecho el de “copyright”.

El “Copyright Act” establece que los derechos de autor recaen inicialmente en el autor, el que creó la obra, pues tal obra se considera que es una extensión de su personalidad.

Derechos de Autor

El Copyright Act protege “original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed from which they can be perceived, reproduced or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.” 17 U.S.C.A. § 102(a).

Derechos de Autor21

Los derechos de autor promueven la creatividad al proteger las obras literarias, artísticas, dramáticas, científicas, musicales, coreografías, películas, programas de computadoras, ciertas obras arquitectónicas, y otros trabajos originales, tanto publicados como no-publicados.

El dueño de una obra tiene el derecho exclusivo a reproducir o a permitir la reproducción de la obra, a distribuir las reproducciones, a hacer pública la obra, y a hacer obras o trabajos derivados de la obra original (“derivative works”), como lo son las serigrafías de una pintura original, la traducción de un libro, o la película basada en una novela.

Ley sobre Derechos de Artistas Visuales/Visual Artists

Right Act22

Como los tratados internacionales y muchas leyes en países de legislación civilista tenían leyes que protegían los derechos morales de los autores, en EU, los estados empezaron a adoptar leyes protegiendo ciertos derechos morales.

Ley sobre Derechos de Artistas Visuales/Visual

Artists Right Act23

El 1 de diciembre de 1990, el Congreso aprobó una enmienda a la Ley de Derechos de Autor (“Copyright Act”) llamada Ley sobre los Derechos de Artistas Visuales, conocida como VARA.

Esta ley reconoce los derechos de integridad, atribución y retractación sólo para los artistas gráficos, pintores, escultores y fotógrafos bajo ciertas circunstancias limitadas. También protege el honor y la reputación de los artistas en casos de distorsión o mutilación de sus obras.

Ley sobre Derechos de Artistas Visuales/Visual

Artists Right Act24

La ley federal dispone que en caso de violación de un derecho de autor o moral, el artista tiene derecho a recobrar los daños causados o daños estatutarios. La ley en Puerto Rico provee que el artista tiene derecho a recobrar sus daños.

Además, bajo la ley federal se pueden emitir interdictos prohibiendo la destrucción, mutilación o modificación de la obra de un artista y puede ordenar la confiscación de obras copiadas. La Ley de Puerto Rico también provee para interdictos y para confiscaciones.

Por lo tanto, si usted es un artista visual y entiende que alguien le copió su obra o le violó un derecho moral sobre su obra, su abogado tiene que hacer un análisis para determinar cuál de las dos leyes le aplica a su caso, si la federal o la de Puerto Rico, para así determinar en cuál tribunal presentar su reclamación.

Derechos de Autor25

Los siguientes no son elegibles para la protección federal de derechos de autor:

Trabajos que no puedan ser expuestos en una forma tangible de expresión (por ejemplo: trabajos coreográficos que no se hayan escrito o grabado, o discursos o actuaciones improvisados que no se hayan escrito o grabados).

Títulos, nombres, frases cortas y “slogans” (motes); símbolos familiares o diseños; una variación de ornamentación tipográfica, rótulos, o colores; una lista de ingredientes; ideas, procedimientos, explicación o ilustración.

Trabajos que consistan exclusivamente de información común y que no contengan ningún trabajo original (por ejemplo: calendarios, gráficas de pesos y medidas, cintas de medir y reglas, listas o tablas obtenidas de documentos públicos o fuentes comunes)

Derechos de Autor26

¿Cómo se protegen los derechos de autor

ó “Copyrights”?

Derechos de Autor27

La protección de los trabajos comienza desde el momento en que el trabajo se crea y se plasma en una forma tangible de expresión y pertenece inmediatamente a la persona que crea el trabajo. Esta forma fija no tiene que ser visto directamente, lo importante es que se pueda comunicar con la ayuda de una máquina o artefacto.

Sólo el autor, o aquellos expresamente designados por el autor, pueden reclamar los derechos.

Derechos de Autor28

La notificación visual perceptible tiene que contener los siguientes tres elementos:

el símbolo © (la letra C en un círculo), o la palabra "Copyright" o su abreviatura "Copr.”

El año de la primera publicación del trabajo; y

El nombre del dueño del derecho de autor

Ejemplo: © 2009 Rivera

Derechos de Autor29

El símbolo © se utiliza solamente en las copias perceptibles. En otros trabajos – por ejemplo musicales, trabajos dramáticos, trabajos literarios – pueden ser expresados con un sonido en una grabación.

Para trabajos sin publicar, el autor o el dueño de los derechos puede querer poner una notificación en cualquier copia no publicada o en grabaciones que salgan de su control.

Ejemplo: Trabajo no-publicado © 2009 RiveraUnpublished work © 2009 Rivera

Derechos de Autor30

¿Por qué se registran los derechos de

autor ó “Copyright”?

Derechos de Autor31

No se tiene que registrar o publicar un trabajo para asegurar los derechos de autor. Sin embargo, existen algunas ventajas al registrar un trabajo en la Oficina de Derechos de Autor en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos: Establece un récord público sobre lo que se reclama En caso de tener que hacer una reclamación judicial, es

necesario que el trabajo hecho en Estados Unidos esté registrado de no estarlo, no se puede presentar la demanda. Puede solicitar el registro y presentar la demanda pero no podrá reclamar daños estatutarios ni honorarios de abogados. Esto aplica bajo las leyes de derecho de autor de los Estados Unidos y las de Puerto Rico

Le permite al dueño de los derechos tener un registro con el Servicio de Inmigración para protegerse de la importación de copias ilegales.

Derechos de Autor32

No tiene que registrar su obra pero, cuando se trata de violación a los derechos de autor, el registro en el “Copyright Office” es bien importante porque, si alguien viola los derechos de autor, usted no puede radicar una demanda si no tiene su obra registrada.

En ese momento, usted puede solicitar el registro y presentar la demanda pero no podrá reclamar daños estatutarios ni honorarios de abogados.

Derechos de Autor33

La inscripción en ambas jurisdicciones es indispensable si se quiere obtener una protección completa para la obra. La ley federal protege los derechos económicos o patrimoniales y la ley de PR protege además los derechos morales.

La inscripción en ambos registros es bien recomendable también porque el certificado de registro es evidencia de la validez del derecho de autor sobre la obra y de los hechos que allí aparecen.

Derechos de Autor34

Término de la protección Por la vida del autor más 70 años

después de su muerte. En casos de trabajo-por-encargo,

anónimos, o seudónimos (y el nombre no se conoce) serán 95 años desde su publicación o 120 años desde su creación, lo que sea menor.

DERECHOS MORALES35

DERECHOS MORALES

Derechos Morales36

Los derechos morales son aquellos que permiten al autor de una obra defender la integridad de ésta, su reputación y prestigio, la atribución de su autoría, el derecho a determinar el momento de la primera divulgación de la obra, y a retirar ésta cuando haya sido alterada sin autorización del creador de forma que ya no representa su pensamiento, aunque sin perjudicar el derecho legítimo adquirido por terceros.Esta ley protege los derechos durante la vida del autor y 50 años después de su muerte.

Derechos Morales37

Puerto Rico protege ciertos derechos personales e inalienables que le pertenecen a los autores y artistas. Estos derechos se conocen como Derechos Morales e incluyen cuatro prerrogativas exclusivas del autor de una obra:

Atribución Divulgación Integridad Retractación

Derechos Morales 38

Todos estos derechos están protegidos en Puerto Rico por la Ley 96 del 15 de julio de 1988, conocida como la Ley de Derechos Morales de Puerto Rico.

Esta ley también creó el Registro de la Propiedad Intelectual.

Al igual que en Estados Unidos, en Puerto Rico es obligatorio el registro de su propiedad intelectual y el uso de la letra “R” dentro de un triángulo para poder reivindicar los derechos morales en los tribunales estatales. R

Derechos Morales39

La inscripción en ambas jurisdicciones es no sólo deseable, sino indispensable, si se quiere obtener una protección completa para la obra. La Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Derechos Morales de Puerto Rico protegen derechos distintos, aunque compatibles entre sí.

Derechos Morales40

Toda reclamación por violación a los derechos de autor que afecte un derecho económico tiene que presentarse en los Tribunales Federales ya que la Ley Federal de Derechos de Autor protege esos derechos con carácter exclusivo.

Toda reclamación que afecte un derecho moral

se presenta en los tribunales estatales.

No obstante, si tiene reclamaciones por violación a derechos de autor y por violación a derechos morales, entonces podría presentar ambas reclamaciones en el Tribunal Federal.

Derechos de Autor41

¿Dónde se registran los derechos de

autor ó “Copyright”?

Derechos de Autor42

Para el registro tienen las siguientes opciones:

En la Oficina de Registro de Derechos de Autor en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos que incluye a todos los estados, sus territorios y posesiones. (Copyright Office of the Library of Congress)

Website: www.copyright.gov

En el Departamento de Estado de Puerto Rico para que se le protejan sus derechos morales.

Website: http://www.estado.gobierno.pr

O, puede registrarse, y recomendamos, en ambas oficinas.

Derechos de Autor43

Proceso para el registro en la Biblioteca del Congreso:

La solicitud (dependiendo de qué es lo que se quiere proteger).

Un pago no reembolsable de $45.00 para cada solicitud ($35.00 si es en línea)

Copias para enviar del trabajo a ser registrado:

Para trabajos realizados en o después del 1 de enero de 1978, dos copias completas.

Para trabajos hechos antes de esa fecha, dos copias del trabajo original.

Si el trabajo fue publicado fuera de los Estados Unidos, una copia del trabajo tal y como se publicó.

Derechos de Autor44

Estos tres elementos deben enviarse a:Library of CongressCopyright Office101 Independence Avenue, S.E.Washington, D.C. 20559-6000

Si se va a enviar más de un trabajo, deben incluirse en el mismo sobre o paquete.

Si la Oficina necesita información adicional, se comunicará con el autor directamente.

Emitirán un certificado de registro. El registro será efectivo en la fecha en que la

oficina de Registro recibe los documentos.

Derechos de Autor45

Proceso para registrar la propiedad intelectual en el Departamento de Estado de Puerto Rico:

El autor debe presentar el documento personalmente. Con este acto, el trabajo está protegido inmediatamente en lo que se lleva a cabo el proceso de registro y el mismo es culminado.

La solicitud (dependiendo de lo que se quiere proteger). La misma debe ser notarizada.

Se requiere un pago no reembolsable de $35.00 para cada solicitud.

Una vez registrado se identificará con la letra R dentro de un triángulo R

Derechos de Autor46

En casos de obras creadas por empleados, el autor va a ser el patrono a base de la doctrina de “work for hire” – obras creadas por encargo.

Esta doctrina aplica si el trabajo se preparó por el empleado dentro del marco de su empleo o si el trabajo fue contratado o comisionado; se encuentra dentro del listado establecido por la ley federal; y se indicó en un documento (contrato escrito) que el trabajo se consideraría “work made for hire”.

Violaciones a los Derechos de Autor

47

Cualquier persona que copie una obra protegida, viola los derechos de autor del dueño de la obra y, por ende, viola la Ley de Derechos de Autor.

No obstante, existen situaciones en las cuales se puede usar o copiar una obra protegida y ello no va a constituir una violación al derecho de autor. Por ejemplo, este derecho exclusivo del

autor está limitado por la doctrina de “uso justo” (“fair use”).

Reproducción/Educadores

48

Excepción que aplica sólo a instituciones educativas sin fines de lucro y tiene que ocurrir en un sitio dedicado a la enseñanza.

Guías Copias simples para educadores (hechas por

o para profesores para propósitos de investigación o uso en el salón de clase). Un capítulo de un libro Un artículo de un periódico o revista Un cuento corto, ensayo o poema Una tabla, gráfica, diagrama, caricatura o foto de un

libro, periódico o revista.

Reproducción/Educadores

49

Copias múltiples que no han de exceder de ninguna manera, más de una por estudiante Cumple con la prueba de brevedad

Poema Completo si es menos de 250 palabras y si se

imprime en menos de dos páginas o de ser un poema más largo, copiar no más de 250 palabras.

Prosa Completo si es un artículo, cuento o ensayo de

menos de 2,500 palabras o una parte del trabajo de no más de 1,000 palabras o el equivalente a 10% del trabajo, lo que sea menor.

Cumple con la prueba de efecto acumulativo Las copias tienen que tener el símbolo de ©

Prohibido50

El material copiado es para un sólo curso en la escuela en la cual se hacen las copias y no pueden darse más de 9 instancias de copias múltiples para una misma sesión de clases.

La copia no puede ser para crear, sustituir o reemplazar antologías, compilaciones o trabajos colectivos

No se permite copiar obras cuya intención es que sean fungibles, cuadernos, libros de ejercicios, etc.

No más de dos ejemplares pueden ser copiados de un mismo autor, ni más de tres obras de la misma obra colectiva

La copia no puede sustituir la compra del trabajo. No puede ser ordenado por una autoridad superior. No puede ser repetido para el mismo artículo por el mismo

profesor. No puede cobrársele al estudiante en exceso del costo de las

copias.

Ejecuciones51

Exceptúa ejecuciones o “performances” de trabajos protegidos por copyright a través de instructores o pupilos en vivo (de cara a cara) en el salón de clases.

Permite que un profesor de apreciación a la música haga que la banda de la escuela toque la canción de Lerner & Lowe My Fair Lady como parte de la clase, no así con propósito de entretenimiento.

Remedios52

La ley federal establece como delito la violación de un derecho de autor intencionalmente y establece penalidades entre $750 y $150,000 por violación y cárcel entre 1 año y 10 años dependiendo de la ofensa.

Cuando se copie una obra, el autor tiene derecho a solicitar del infractor que cese la violación y puede presentar una demanda solicitando los remedios que confiere la ley. Estos remedios son: interdicto contra futuras violaciones; incautación o confiscación de las copias de las obras; compensación de los daños sufridos por el autor y/o las

ganancias recibidas por el infractor; o daños estatutarios desde $750 hasta $30,000 ($200 si

es inocente y hasta $150,000 si es intencional); y las costas y honorarios de abogados.

DERECHOS DE AUTOR EN LA UPR

53

CERTIFICACIÓN NÚMERO 93-140 (92-93)

Política Institucional sobre Derechos de Autor

Universidad de Puerto Rico

Política Institucional de la Universidad de Puerto Rico

54

1993 – La Política Institucional sobre Derechos de Autor fue establecida y aprobada por el entonces Consejo de Educación Superior (hoy Junta de Síndicos) mediante la Certificación Número 93-140 (92-93).

Establece que el personal académico y los estudiantes serán los dueños del trabajo creado en sus actividades académicas, excepto cuando se acuerde lo contrario.

La propiedad del trabajo no le exime de su responsabilidad de hacer un reconocimiento a la Universidad.

Será responsabilidad exclusiva de los profesores y los estudiantes el registro y la protección de su trabajo.

Formas de protección55

PatentesU.S. Patent No.

Patentes56

Es la otorgación de un derecho de propiedad al inventor que le da el poder de excluir a otros de hacer, fabricar, usar, ofrecer para la venta o vender el invento en Estados Unidos o importar el invento a los Estados Unidos.

– Requisitos - novel, útil y no obvio

– Término - 20 años desde que se sometió la solicitud de patente. Solamente son válidas en los Estados Unidos, sus territorios o sus posesiones.

Patentes57

¿Qué se puede patentizar?

Cualquier persona que invente o descubra cualquier proceso, máquina, manufactura, o composición de materia que sea nuevo, útil y no obvio, o cualquier mejora que surja luego, puede obtener una patente sujeta a las condiciones y requisitos de la ley.

El término útil se refiere a la condición de que el objeto tenga un propósito de utilidad y también sea operacional, que funcione.

En otras palabras, se puede patentar todo lo que sea hecho por el hombre y el proceso de hacerlo.

Patentes58

Un invento no se puede patentizar si: el invento era conocido o utilizado por otros en Estados Unidos, o patentizado o descrito en cualquier publicación impresa en éste o en cualquier país del extranjero, antes de que se sometiera la solicitud de patente.

el invento estaba patentizado o descrito en alguna publicación impresa en este país o en el extranjero o estaba en uso o a la venta en este país por más de un año antes de someter la solicitud de patente en los Estados Unidos.

Esta divulgación se considera “prior art” o arte previo.

Patentes59

Tipos de patentes Utilidad – el término es de 20 años - cualquier proceso, máquina, artículo de manufactura, o composiciones de materia que sea nuevo y útil, o cualquier nuevo uso o mejora a lo ya existente. Diseño – el término es de 14 años – diseño ornamental para un artículo de manufactura que sea nuevo y original.Nota: La diferencia entre una patente de utilidad y una de diseño es que la patente de utilidad tiene uso y trabaja mientras que una patente de diseño solo protege la apariencia física, la forma en que se ve el artículo.

Plantas – el término es de 20 años – invento o descubrimiento de una nueva y distintiva variedad de planta que se reproduzca asexualmente.

Patentes60

Las gestiones con la Oficina de Patentes y Marcas de Registro de los Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office - USPTO), y que pertenece al Departamento de Comercio Federal, puede ser a través de dos canales:

Solicitud Provisional Solicitud no-provisional o de utilidad

Patentes61

Solicitud provisional:Diseñada para proveer un mecanismo de bajo costo para establecer la fecha de prioridad. Permite someter una solicitud de patente ante la USPTO sin ser una solicitud formal, sin tener que someter las reclamaciones o especificaciones (“claims”), el juramento o declaración, o cualquier otra información o documento. El registro de una solicitud provisional también permite el uso del término “patente pendiente” (Patent Pending) para ser usado en el invento descrito en la solicitud provisional.

Una solicitud provisional tiene una duración de 12 meses a partir de la fecha de radicación. Este periodo no puede extenderse. Un(a) solicitante debe someter la correspondiente solicitud no-provisional (de utilidad) dentro de esos doce meses para poder obtener el beneficio de la fecha de la solicitud provisional.

Patentes62

Solicitud de Patente No-provisional o de Utilidad:

Esta es la forma de solicitud formal para una patente. Con la misma se someten todos los documentos y la información que son requeridos: la descripción, las reclamaciones o especificaciones formales, el juramento o declaración, y cualquier otra información (como por ejemplo documentos de “arte previo”) que establezcan las razones de por qué ese invento debe ser patentado.

Patentes63

Las reclamaciones o especificaciones conocidas como los “claims” que se incluyen en la solicitud de patente: Son extremadamente importantes pues definen la invención.Tienen que tener la data de las libretas de laboratorio que las apoye.Explican la invención legalmente.Contienen la validez de la invención y determinan si se otorga la patente.Si se infringe la patente, las cortes de justicia las utilizarán como base en sus decisiones. El lenguaje tiene que ser bien específico.

Patentes64

¿Quién está autorizado a presentar documentos ante la Oficina de Patentes y Marcas de Registro de los Estados Unidos (USPTO)?Abogados de Patentes o Agentes de Patentes en Puerto Rico debidamente registrados en la USPTO:

Abogados:Cruz, Edwin Ferrari, Carla Reyes-Rivera, Hector M.Torres, Eugenio J.Villareal-Alejandro, Leonardo

Agente:Rios Cuevas, Roberto J.

Patentes65

Patentes InternacionalesExisten dos Tratados que ayudan a que se puedan gestionar patentes internacionales. Estos son: “Paris Convention for the Protection of Industrial Property” y el “Patent Cooperative Treaty”. Este último es el más utilizado y, cuando se somete una solicitud se refiere a una PCT.

Ambos tratados facilitan el poder someter la solicitud de patentes para una misma invención en países miembros proveyendo, entre otros, procedimiento centralizado y una solicitud estándar. Se debe someter una solicitud individual para cada país que no sea parte de estos Tratados.

Cuándo proteger su invento

66

Tan pronto se complete la invención y el inventor pueda ofrecer una descripción que pueda ser repetida por cualquier otra persona con conocimiento en la materia y obtener los mismos resultados.

Dentro de un año a partir de haber hecho públicos los resultados.

¿Quién es el inventor?67

Si dos o más personas trabajan juntos en un invento, ¿a quién se le otorgará la patente?

Si alguna persona aportó una idea que esté incluida en las reclamaciones ó especificaciones (“claims”), aunque sea una sola, esa persona se considera también como inventor y ambos aparecerán en la patente. Si una sola persona aportó las ideas y la otra solamente siguió instrucciones, quién aportó las ideas es el único inventor. En el caso de estudiantes pasa lo mismo. Si alguno contribuyó con una idea que es esencial para el producto final, ese estudiante también es inventor. Si, por el contrario, solamente siguió las instrucciones que se le dieron, no se considera inventor.

Patentes en la UPR68

Política Institucional sobre las patentes en

la Universidad de Puerto Rico

Política Institucional de la Universidad de Puerto

Rico69

La Universidad de Puerto Rico protege la propiedad intelectual de sus investigadores:

1991 – El Consejo de Educación Superior aprobó la Política Institucional sobre Patentes e Invenciones mediante la Certificación Número 18 (91-92).2003 – Se revisa la política y la Junta de Síndicos aprueba la Política Institucional sobre Patentes, Invenciones y su Comercialización mediante la Certificación Número 132 (02-03)

Política Institucional de la Universidad de Puerto

Rico70

La Sección V de la política establece quién es el dueño de las patentes en la Universidad de Puerto Rico:

Invenciones desarrolladas en el curso del empleo o estudiosLa Universidad es la dueña de esas invenciones que se desarrollen:

1. En el ambiente de trabajo, en las actividades normales inherentes en la enseñanza e investigación académica, en el transcurso de los estudios o el trabajo; o

2. Mientras se utilizan fondos, facilidades o cualquier otro recurso de la Universidad

Cualquier empleado interesado en desarrollar un invento que puede estar amparado por cualquiera de las disposiciones anteriores, debe presentar una declaración de intención antes de comenzar a desarrollar el proyecto y someterla a las autoridades apropiadas en su Recinto.

Política Institucional de la Universidad de Puerto

Rico71

Invenciones desarrolladas en el curso de un trabajo independiente:

1. En su tiempo libre

2. Fuera de su área de trabajo, y

3. Sin utilizar fondos, facilidades y cualquier otro recurso de la Universidad

será propiedad exclusiva de empleado y no estará sujeta a esta política a menos que el dueño quiera voluntariamente asignar la propiedad a la Universidad de Puerto Rico mediante un acuerdo escrito entre las partes.

Política Institucional de la Universidad de Puerto Rico

72

C. Inventos que resulten de trabajo auspiciado por Terceros (incluyendo fondos gubernamentales o privados, auspicios de invenciones específicas, acuerdos de consultorías, y otros) se considerarán propiedad de la Universidad, a menos que los términos del contrato, donación o cualquier otro acuerdo con el auspiciador modifique estas estipulaciones.

Cualquier persona que interese comenzar en un proyecto auspiciado por un tercero debe someter un borrador de contrato a las autoridades de su recinto para que éstos determinen si el acuerdo sugerido es consistente con la misión de la Universidad, el campus y de esta Política.

Leyes federales que aplican

73

La Universidad de Puerto Rico, o cualquier entidad que reciba fondos federales para investigación, tiene que cumplir con las siguientes leyes relacionadas con las leyes de patentes:

Bayh-Dole Act CREATE Act of 2004

Así como con todas las regulaciones de las agencias federales que auspician la investigación.

BAYH-DOLE Act74

El Bayh-Dole Act, y sus enmiendas subsiguientes, han creado iniciativas para que el gobierno, las universidades y las industrias trabajen en conjunto en la comercialización de nuevas tecnologías para el beneficio público.

Ofrece la oportunidad de desarrollar nuevas industrias o empresas.

BAYH-DOLE Act75

Establece una política uniforme para la disposición y licencia de los derechos de invenciones patentables que de desarrollen durante una investigación con fondos federales. 

Esta ley le da a la organización recipiente/contratista prioridad en los derechos de titularidad sobre los resultados de la investigación con fondos federales.

La agencia federal tiene que ser notificada sobre el invento dentro de los 60 días y recibirá una licencia no exclusiva, no transferible, irrevocable y pagada para que utilice la invención

BAY-DOLE Act76

La información sobre el apoyo económico de la agencia federal tiene que incluirse en cualquier solicitud de patente y la comercialización es altamente recomendable.

En el mercadeo de sus productos, las universidades deben dar preferencia a las pequeñas empresas y, hasta donde sea posible, los productos deben ser manufacturados en los Estados Unidos.

La Universidad debe compartir con el (los) inventor (es) cualquier ganancia que derive de la licencia por el invento.

CREATE ACT DE 2004 (Ley 108-453)

77

Cooperative Research and Technology Enhancement (CREATE) Act of 2004

Enmienda las leyes de patentes para promover la investigación en conjunto entre las universidades, el sector público y las empresas privadas.

Provee para el intercambio de información confidencial bajo un acuerdo de investigación conjunta que esté vigente en o antes de la fecha en que se hizo el invento que se reclama y no será la base para una determinación de ser obvio bajo las leyes de patente.

CREATE ACT DE 2004 (Ley 108-453)

78

Un acuerdo de investigación conjunta es: un contrato escrito, donación (“grant”), o acuerdo

cooperativo entre dos o más personas o entidades para la realización de la investigación en el cual se requiere confidencialidad

debe incluir los nombres de las partes en el Acuerdo, la fecha de efectividad y la referencia específica del campo de la investigación a la cual se refiere la investigación.

es bien importante que todos en el equipo de trabajo entiendan el Acuerdo y el campo de la investigación.

es donde se establecen “las reglas del juego” y se especifica bien el campo de la investigación.

El Acuerdo debe estar firmado antes de comenzar la investigación.

CREATE ACT DE 2004 (Ley 108-453)

79

Material desarrollado por otra persona no se considerará “arte previo” si:la invención que se reclama se hizo por y a favor de las partes que hayan firmado el acuerdo de investigación que esté vigente en o antes de la fecha en que se reclama se hizo la invención; la invención que se reclama fue como resultado de las actividades realizadas dentro del alcance del acuerdo de investigación; yla solicitud para la patente de dicha invención indica, o se enmienda para que indique, los nombres de las partes en el acuerdo de investigación.

Patentes en la UPR80

Proceso para someter una patente en la

Universidad

de Puerto Rico

Patentes en la UPR81

El inventor: puede describir su invento de principio a fin y que

cualquier persona con conocimiento en esa área puede repetir el proceso y obtener los mismos resultados.

debe hacer una búsqueda en la Biblioteca Depositaria de Patentes para saber si hay alguna patente que se relacione, directa o indirectamente, con su invento y cuál o cuáles serían las diferencias con la suya.

debe hacer una búsqueda sobre cualquier publicación, propia o de cualquier otro investigador, que se relacione con esa invención/investigación.

Este proceso le va a ayudar a demostrar en qué su invento es diferente a los demás.

Patentes en la UPR82

El inventor preparará el documento “UPR Invention Disclosure” donde hará una descripción de su invento y otra información requerida.

Incluirá las referencias tanto de las patentes que encontró como las publicaciones.

Ofrecerá una breve descripción de los posibles usos de su invento y quién podría estar interesado en el mismo.

Patentes en la UPR83

¿Qué documentos se deben someter a la Oficina de Propiedad Intelectual en la Vicepresidencia de Investigación y Tecnología?

Patentes en la UPR84

UPR Invention Disclosure Si hay otra entidad con la que se está trabajando, se debe

someter copia del Acuerdo firmado entre las partes Copia del acuerdo o propuesta de los fondos Copia del “Disclosure of Invention” a la agencia que dio los

fondos

Cuando estemos listos para presentar la solicitud ante la USPTO:

Documento de asignación del invento a la UPR Acuerdo de cómo se dividirán las regalías “Royalty Sharing

Agreement” (si hay más de un inventor de la UPR) Documentos relacionados con conflicto de interés

Proceso de Protección de la Propiedad Intelectual y su Comercialización

Invento o producto intelectua

l

Declaración de la

Invención

Evaluaciónde la

declaración y potencial para

la comercializació

n por OPICT

Releva alInventor del compromiso

institucional y le concede los derechos de

comercialización

La UPR asume jurisdicción

sobre la invención

Someter solicitud

de patente a

USPTO

USPTODeclara invento no patentable

Se Emite Patente

Licencias de uso

UPR comercializ

a la patente

Proceso de ideación e innovación

Evaluación del caso

con abogado de

patentes

Regalías y/o

Licencias de uso

Comercialización de la propiedad intelectual

UPR comienza proceso de mercadeo y comercialización de

la invención o propiedad intelectual

Portfolio de la UPR

Portfolio de la UPR hasta

Octubre 2009

Portfolio de la UPR87

La Universidad de Puerto Rico tiene 36 patentes emitidas por la Oficina de Patentes y Registro de Marcas de los Estados Unidos (USPTO).

• Recinto de Mayagüez 20 ¹• Recinto de Río Piedras 10 2

• Recinto de Ciencias Médicas 2• FILIUS 3 ¹• UPR en Humacao 5 2

Algunas de estas patentes son compartidas con otras instituciones académicas.

Hay estudiantes como inventores de algunas de esas patentes.

¹ Tres de las patentes son compartidas entre RUM y el Instituto Multidisciplinario y Multicampus FILIUS 2Una de las patentes es compartida entre RRP & Humacao

Patentes en la UPR88

Oficina de Propiedad Intelectual de la

Universidad de Puerto Rico

Oficina de Propiedad Intelectual

89

Está adscrita a la Vicepresidencia de Investigación y Tecnología de la Universidad de Puerto Rico

Disemina la información sobre propiedad intelectual a la facultad, estudiantes y otro personal de la UPR

Identifica y evalúa las posibles patentes Ayuda a proteger la propiedad intelectual desarrollada

por la facultad, estudiantes, y personal de la UPR Procesa las solicitudes de patentes Coordina los servicios legales con los abogados de

patentes Ofrece servicios de consultoría a la comunidad, el

sector privado y a otras entidades.

Bibliotecas Depositarias de Patentes

90

Universidad de Puerto Rico en Mayagüez(787) 832-4040 ext. 2307 - Prof. Ronaldo Martínez, Director

ronaldo.martinez@upr.edu

Universidad de Puerto Rico en Bayamón(787) 786-2885 ext. 2495 - Prof. Raúl Pagán, Director

raul.pagan@upr.edu

Direcciones Electrónicas91

United States Patents and Trademark Office (USPTO)

http://www.uspto.govUnited States Congress Library

http://www.copyright.govDepartamento de Estado de Puerto Rico

http://www.estado.gobierno.pr

Oficina de Propiedad Intelectual

92

Mariluz Frontera FernándezDirectora

mariluz.frontera@upr.eduTels.: (787) 763-1342

(787) 250-0000 ext. 3100Fax: (787) 751-7378