Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

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La Oficina Española de Patentes y Marcas y la Fundación CEDDET, presentan la 8ª edición de la Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en PROPIEDAD INDUSTRIAL. La Revista, de caracter semestral, recoge el panorama de la propiedad intelectual en latinoamerica con entrevistas a expertos, artículos de actualidad, eventos y convocatorias de interés. Incluye las actividades que se realizan en la Red como foros temáticos y cursos cortos.

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SumarioEDITORIAL 3

ENTREVISTAJOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI) Meacutexico 4

PANORAMICASARGENTINA

Herramientas para PYMES Marca colectivaGabriela Yoshihara 11

ARTIacuteCULOEl negocio de las ar tesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivasDaniel Ochoa 14

FIRMA INVITADADRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas 19

NUESTRAS OFICINASCUBA El ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta f iguraMsc Marlen C Peacuterez Suaacuterez 24

ACTIVIDADES DE LA REI 35

EVENTOS Y CONVOCATORIAS 41

Comiteacute de RedaccioacutenCLAUDIO MARCELO ALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REI Jefe deServicio RRII OMPI-OMC Depar tamento deCoordinacioacuten Juriacutedica y RRII Of icina Espantildeolade Patentes y Marcas OEPM

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericano de la REIAsistente de Juez en el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas dela REI Letrado de la Of icina Espantildeola dePatentes y Marcas

Fundacioacuten CEDDETELISA LOacutePEZCoordinadora Aacuterea en Propiedad Industrial

MARIacuteA SANZGerente del Programa Red de Exper tos

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Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad IndustrialNuacutemero 8 1er Semestre de 2011

La presente publicacioacuten pertenece a la REI en Propiedad Industrial estaacute bajo una licencia Creative CommonsReconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 30 Espantildea Por ello se permite libremente copiar distribuiry comunicar puacuteblicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoriacutea y no se use para fines comer-

ciales Para ver una copia de esta licencia visite httpcreativecommonsorg licensesby-nc-nd30es Para cualquier notificacioacuten oconsulta escriba a redesceddetorgISSN 1989-6646La REI en Propiedad Industrial y las entidades patrocinadoras no se hacen responsables de la opinioacuten vertida por los autores en los distin-tos artiacuteculos

editorial

EEl Equipo Coordinador tiene el placer de hacerles llegar la octava edicioacuten de nuestraRevista Digital de la Red de Expertos Iberoamericanos (REI) en Propiedad Industrialsiempre con el objetivo primordial de difundir y compartir conocimientos y experienciasentre los colegas que nos ocupamos de los Derechos de la Propiedad Industrial en el

aacutembito Iberoamericano En esta nueva entrega contamos con una interesante entrevista efectuada al Dr Joseacute Rodri-

go Roque Diacuteaz recientemente nombrado Director General del Instituto Mexicano de la PropiedadIndustrial (IMPI) La Oficina Mexicana constituye sin duda alguna por su estructura cantidad defuncionarios actividades de cooperacioacuten internacional y oficinas descentralizadas de atencioacuten alusuario una de las maacutes importantes administraciones dedicadas a la Propiedad Industrial en Lati-noameacuterica y su nuevo Director General nos informa sobre el papel que cumple su administracioacutenrespecto del acceso y aprovechamiento eficiente del sistema de propiedad industrial

En la Seccioacuten Firmas Invitadas contamos con un artiacuteculo de la Dra Alejandra Castro del Bufe-te Arias amp Muntildeoz de Costa Rica que nos presenta un interesante enfoque sobre ldquoEl depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicasrdquo y las soluciones alternativas frente al agotamiento de los mode-los tradicionales de proteccioacuten legal de este tipo de obras

En nuestra seccioacuten Panoraacutemicas la Dra Gabriela Yoshihara nos presenta su artiacuteculo tituladoldquoHerramienta para Pymes - Marca Colectiva Originalidad Argentinardquo donde conoceraacuten las parti-cularidades que el tratamiento de la marca colectiva ha tenido en este paiacutes donde se la ha vincu-lado al marco de la economiacutea social

Siguiendo con la temaacutetica de las marcas colectivas Daniel Ochoa desde Meacutexico con su artiacute-culo ldquoEl Negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivasrdquo nos comenta sobrecomo el uso de la marca colectiva puede constituir una herramienta eficaz para la comercializa-cioacuten de artesaniacuteas y evitar su falsificacioacuten marcaria

Completando la Revista en la seccioacuten Actividades de la REI encontraraacuten los resuacutemenes de losForos que se han celebrado en el primer semestre del 2011 en la REI de Propiedad Industrialcomo asiacute un detalle de las futuras actividades

Agradecemos a todos los colaboradores que hacen posible esta revista y como siempre losanimamos para sigan participando hacieacutendonos llegar sus artiacuteculos experiencias u opiniones

DR CLAUDIO MARCELO ALBARELLOSRedactor Jefe

REI en Prop iedad Indust r ia l4

Es Licenciado en Derecho por la Universi-dad Autoacutenoma Metropolitana (UAM) conuna Maestriacutea en Derecho Fiscal y de Finan-zas Puacuteblicas y una Maestriacutea en Estudios Lati-noamericanos (con enfoque en CienciasPoliacuteticas) por la Universidad de Pariacutes EsDoctor en Derecho por la UniversidadNacional Autoacutenoma de Meacutexico (UNAM) Hatrabajado en las aacutereas juriacutedicas de la Secre-tariacutea de Programacioacuten y Presupuesto laSecretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico yel Instituto Mexicano del Seguro Social Tam-bieacuten desempentildeoacute el cargo de Director Juriacutedi-co de la Direccioacuten General del Derecho deAutor Fungioacute como Director General deLegislacioacuten en la Consejeriacutea Juriacutedica del Eje-cutivo Federal En el Sector Economiacutea estu-

vo a cargo de la Coordinacioacuten General Juriacute-dica de la Comisioacuten Federal de MejoraRegulatoria de la Direccioacuten General de Nor-mas y de la Subprocuraduriacutea de Verificacioacutende PROFECO En la Secretariacutea de Hacienday Creacutedito Puacuteblico fue Subprocurador FiscalFederal de Investigaciones

Es profesor de Derecho Constitucional enel programa de Posgrado en Derecho dela UNAM y de Derecho Administrativo enel Centro de Investigacioacuten y Docencia Eco-noacutemica (CIDE)

Recientemente fue nombrado por el Pre-sidente Felipe Calderoacuten como DirectorGeneral del Instituto Mexicano de la Pro-piedad Industrial (IMPI)

Joseacute RodrigoRoque DiacuteazInstituto Nacional de la PropiedadIndustrial (IMPI) Meacutexico

Entrevista realizada por Claudio Marcelo Albarellos

E N T R E V I S T A

iquestPodriacutea comentarnos cuaacuteles han sido los principalesantecedentes y objetivos institucionales que se hantenido en cuenta para la creacioacuten del Instituto Mexi-cano de la Propiedad Industrial

Actualmente la propiedad intelectual y muy espe-cialmente la propiedad industrial se ha convertido enun ingrediente imprescindible en la vida econoacutemica decualquier paiacutes sobre todo en aquellas economiacuteas quebuscan desarrollarse nuestro paiacutes no ha sido la excep-cioacuten a eacuteste fenoacutemeno

En Meacutexico la proteccioacuten de los derechos de pro-piedad industrial no es una actividad reciente de hechosu evolucioacuten se ha venido desarrollando paulatinamen-te y sus antecedentes datan desde las Cortes Espantildeo-las en 1820 en las que se protegieron los derechosde los inventores pero es hasta 1942 que se publicala Primera Ley que sobre patentes y marcas Maacutesrecientemente en 1987 se reforma y adiciona la Leyde Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Leyde Fomento y Proteccioacuten de la Propiedad Industrialque establecioacute en su artiacuteculo 7deg la creacioacuten de una Ins-titucioacuten especializada que brindara apoyo teacutecnico a laSecretariacutea de Economiacutea en la administracioacuten del siste-ma de propiedad industrial

Auacuten y cuando en nuestro paiacutes ya se contaba conun sistema de registro de marcas y proteccioacuten deinvenciones era evidente que existiacutea la necesidad dela creacioacuten de un organismo especializado soacutelido ycon la infraestructura adecuada que se encargara deadministrar todo el sistema de propiedad industrial

El antecedente inmediato del IMPI hasta 1993 fuela Direccioacuten General de Desarrollo Tecnoloacutegico(DGDT) de la entonces Secretariacutea de Comercio yFomento Industrial (SECOFI) Asiacute pues el 10 dediciembre de 1993 se crea el Instituto Mexicano de laPropiedad Industrial por decreto presidencial y en elantildeo de 1994 se crea fiacutesicamente la institucioacuten se modi-fica la ley de la propiedad industrial y se le dan atribu-ciones como autoridad administrativa en la materiapara

bull Otorgar proteccioacuten a traveacutes de las figuras deinvenciones y signos distintivos

bull Prevenir y combatir los actos que atenten contrala Propiedad Industrial y constituyan competencia des-leal asiacute como aplicar las sanciones correspondientes

bull Promover la cooperacioacuten internacional medianteel intercambio de experiencias

bull Promover y fomentar la actividad inventiva latransferencia de tecnologiacutea la divulgacioacuten de los acer-vos documentales de informacioacuten tecnoloacutegica

iquestCoacutemo se ha implementado el acercamiento delos servicios que presta el Instituto a los usuarios delsistema en su lugar de residencia a traveacutes de Ofici-nas Regionales y cuaacutel es la evaluacioacuten que puedehacer hoy respecto de la actividad de las mismas

Con el objetivo de acercar a la poblacioacuten la ofertade servicios del Instituto se inicioacute un programa de des-centralizacioacuten enfocado a la creacioacuten de OficinasRegionales en las que los usuarios pudieran hacer sustraacutemites y recibir asesoriacutea en ciudades maacutes cercanas asus lugares de origen La evaluacioacuten de las OficinasRegionales es positiva toda vez que se han acercadolos servicios del IMPI a los usuarios de todo el paiacutespromoviendo de esta manera el uso del sistema depropiedad industrial por parte de toda la poblacioacuten

iquestQueacute evaluacioacuten hace Usted respecto de la cantidadde patentes solicitadas y de patentes registradas yconcedidas iquestHay una tendencia al crecimiento obien una contraccioacuten de su cantidad

El IMPI ha registrado cambios espectaculares en elvolumen de asuntos atendidos A pesar de que desdeel antildeo 2004 se habiacutea observado una tendencia de cre-cimiento sostenido en el nuacutemero de solicitudes depatente ingresadas en el 2008 se observoacute un ligerodecremento del 01 sin embargo es en 2009 cuan-do se recibieron 14281 solicitudes es decir un1387 menos con respecto al 2008 (16581) Seconsidera que esta disminucioacuten se debe a las condi-ciones econoacutemicas imperantes en los paiacuteses desarro-llados tradicionalmente patentadores como los Esta-dos Unidos de Ameacuterica que es el paiacutes que ingresamaacutes solicitudes a Meacutexico En el antildeo 2010 se registroacute

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

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un aumento al recibir 14576 solicitudes es decir serecibioacute un 2 maacutes

Los tres primeros antildeos con el mayor nuacutemero desolicitudes recibidas son en primer lugar el 2007 conun total de 16599 solicitudes el segundo lugar loocupa el antildeo 2008 cuando ingresaron 16581 solicitu-des y el tercer lugar el antildeo 2006 con 15500 solicitu-des totales

En cuanto a las solicitudes de patente de mexica-nos al cierre del ejercicio 2010 ingresaron 951 solici-tudes cifra maacutexima nunca antes alcanzada

La actividad inventiva nacional crece en forma sos-tenida en el presente sexenio pasando de la variacioacutennegativa promedio anual del -320 en el periacuteodo1993-1999 al 1405 para el periacuteodo 2007-2010 conun 324 promedio anual en el periacuteodo 1993-2010

Respecto a las patentes otorgadas el 2008 mues-tra el mayor nuacutemero de concesiones con 10440 lesigue el antildeo 2007 con 9957 y en tercer lugar el antildeo2006 con 9632 concesiones Asimismo durante losprimeros 10 antildeos del Instituto es decir de 1994 a2003 se otorgaron un total de 45770 patentes En elsegundo periodo de 2004 a 2010 se otorgaron63993 patentes Es decir en los uacuteltimos 7 antildeos sehan otorgado un 40 maacutes de patentes Esto se debeentre otras cosas a que el personal contratado delInstituto aumentoacute pasando de 624 plazas en 2003 a705 en el antildeo 2004 y hasta llegar a 884 en el antildeo2010

iquestCuaacuteles han sido en general los resultados de solici-tudes efectuadas mediante el PCT en comparacioacutencon las patentes solicitadas por la viacutea tradicional

Meacutexico se adhirioacute al Tratado de Cooperacioacuten enMateria de Patentes (PCT) en el antildeo de 1994 entran-do en vigor el 1ordm de enero de 1995 abriendo unaexpectativa interesante para las solicitudes de mexica-nos que deseaban la proteccioacuten en varios paiacuteses asiacutecomo para solicitantes extranjeros que veiacutean como unmercado de oportunidad para proteger y comercializarsus invenciones a nuestro paiacutes

Las solicitudes de patente ingresadas por PCT hanmostrado un crecimiento gradual y sostenido llegandoen el 2008 a representar el 85 del total recibido enel IMPI la participacioacuten maacutexima histoacuterica para este tipode solicitudes

La innovacioacuten tecnoloacutegica es una herramienta funda-mental para obtener altas tasas de crecimiento pro-ductivo iquestCoacutemo gestiona el IMPI sus poliacuteticas relati-

vas a innovacioacuten tecnoloacutegica y queacute acciones concre-tas se han desarrollado en esa aacuterea

La innovacioacuten es la principal herramienta para elcrecimiento productivo de un paiacutes y justamente la pro-ductividad se puede medir entre otros instrumentos atraveacutes del nuacutemero de patentes que se generan

De acuerdo a esto surge la necesidad de adoptarmedidas adecuadas para invertir en innovacioacuten y sermaacutes productivos de aquiacute que las poliacuteticas de tecnoloacute-gica y de innovacioacuten se basen en una correcta legisla-cioacuten respecto de la PI orientada a estimular la genera-cioacuten de tecnologiacutea Estas poliacuteticas deben consensuar-se con las empresas centros de investigacioacuten y sobretodo con el Sistema de Innovacioacuten mexicano en suconjunto

A partir de lo anterior se instaloacute en Meacutexico el 3 deagosto de 2009 dentro del 2ordm Congreso Nacional deVinculacioacuten el Consejo Asesor de Vinculacioacuten comoun organismo promotor de la articulacioacuten de los dife-rentes sectores sociales y comprometidos en crear unSistema Nacional de Vinculacioacuten En este mismo tenory derivado de la Reforma a la Ley de Ciencia Tecnolo-giacutea de diciembre de 2009 se instala el Comiteacute Inter-sectorial para la Innovacioacuten el cual tiene a su cargo eldisentildeo y operacioacuten de la poliacutetica puacuteblica en materia deinnovacioacuten del paiacutes y que funge como instancia espe-cializada del Consejo General de Investigacioacuten Cientiacutefi-ca Desarrollo Tecnoloacutegico e Innovacioacuten que encabezael Presidente de la Repuacuteblica Cabe destacar que elIMPI es integrante y participante activo de estosesfuerzos especialmente en el aacutembito del fortaleci-miento institucional para fomentar y promover la inno-vacioacuten en Meacutexico asiacute como la integracioacuten de sus acto-res principales

Aquiacute cabe destacar el desarrollo e implementacioacutendel Programa Nacional de Innovacioacuten (noviembre2010) que da un sustento importante a las accionesanteriores en cumplimiento con la Ley de Ciencia yTecnologiacutea y dentro del cual el IMPI tiene una partici-pacioacuten importante En el marco de este programa sedestaca la colaboracioacuten del IMPI en la creacioacuten de Uni-

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dades de Vinculacioacuten y Transferencia de Conocimiento(UVTC) que tienen como propoacutesito contribuir al creci-miento y desarrollo de la economiacutea del conocimientoen Meacutexico y por ende a la innovacioacuten empresarial pormedio de la generacioacuten y ejecucioacuten de proyectos enmateria de desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten y pro-mover su vinculacioacuten con los diferentes sectoresCabe resaltar que dentro la medicioacuten de las liacuteneas deaccioacuten descritas en este Programa se tienen entreotros indicadores a las patentes marcas disentildeos ymodelos de utilidad registrados Las patentes son unbuen indicador para medir la capacidad innovadora deun paiacutes porque estaacuten consideradas como un incentivoa las actividades relacionadas con la innovacioacuten y sucorrespondiente explotacioacuten econoacutemica

iquestEn queacute consiste la reciente implementacioacuten que elIMPI ha llevado a cabo junto a la Oficina de Marcasy Patentes de los EEUU (USPTO) del Proyecto Pilotosobre el Procedimiento Acelerado de Patentes(PPH) iquestCuaacuteles son las expectativas que tiene elIMPI respecto de este proyecto piloto

El PPH aprovecha el resultado del examen de fondorealizado por las oficinas de PI para permitir que lossolicitantes puedan agilizar el procedimiento de obten-cioacuten de patentes en las oficinas signatarias Por suparte las Oficinas de PI pueden acelerar el proceso deexamen de patentes mediante el uso en la medida delo posible de los resultados del examen de fondo obte-nidos por las oficinas signatarias

Este Programa no soacutelo facilita la solicitud de la pro-teccioacuten de la patente sino que reduce costos y tiempode traacutemite Es decir se incrementa la probabilidad deobtencioacuten de la patente hasta en un 90 sobre lasmismas reivindicaciones ya aprobadas

El programa PPH no exime a los solicitantes detodas sus obligaciones en virtud de la Ley de la Pro-piedad Industrial y la legislacioacuten aplicable El solicitantedeberaacute actuar de buena fe incluido el suministro deinformacioacuten al IMPI sobre cualquier documento quesea considerado relevante para determinar la patenta-bilidad

El IMPI estima incrementar gradualmente la conce-sioacuten de patentes en Meacutexico toda vez que este proce-dimiento acelerado podriacutea tambieacuten incrementar la can-tidad de solicitudes recibidas para su proteccioacuten ennuestro paiacutes tanto de mexicanos como de extranje-ros Asimismo se han identificado beneficios de granintereacutes para las oficinas que lo aplican entre los quese citan

bull El periacuteodo de traacutemite para la primera etapa deexamen relativo a las solicitudes de PPH se ha reduci-do de 27 meses a menos de 3 meses en algunas ofi-cinas participantes

bull Algunas oficinas participantes han logrado obte-ner una tasa de otorgamiento de patentes del 95para aplicaciones del PPH

bull Algunas oficinas participantes han implementadoel procedimiento en forma gratuita (Oficina de GranBretantildea Japoacuten Estados Unidos de Ameacuterica entreotras) lo que apoya la economiacutea del solicitante

Finalmente se contempla que este Programa Pilo-to sea una experiencia exitosa y brinde al usuario delsistema de PI las herramientas necesarias para acce-der a nuevos mercados posicionando al IMPI comouna institucioacuten moderna y armonizada con las tenden-cias internacionales evitando la duplicidad del trabajo ypor consiguiente mejorando la calidad de las patentes

Como toda Oficina moderna el IMPI cuenta condiversas bases documentales y de datos aplicacio-nes de software y servicios disponibles para losusuarios del sistema a traveacutes del sitio web del Insti-tuto iquestPuede mencionarnos algunos de estos servi-cios digitales y coacutemo han impactado en los procesosde registro

En esta era digital los portales electroacutenicos hancobrado una gran importancia para el funcionamientointeraccioacuten promocioacuten y realizacioacuten de transaccionesentre las instituciones y sus usuarios En el caso delIMPI dentro de nuestro sitio web se encuentran acce-sos a diversos portales electroacutenicos que brindan infor-macioacuten a los usuarios asiacute como a traveacutes de los cualespueden realizar pagos y solicitar servicios todo estoen un ambiente electroacutenico o virtual Entre algunos deestos portales puedo mencionarle

Portal SIGA ndash Gaceta de la Propiedad Industrial gra-tuita y 100 electroacutenica El Portal SIGA opera desdemarzo de 2009 y permite a los usuarios la descarga yconsulta gratuita de Gacetas de Marcas PatentesContencioso asiacute como ejemplares especiales con infor-macioacuten desde 1873 a la fecha y liga al usuario coninformacioacuten de otros sitios con los que el IMPI com-

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parte informacioacuten como Patentscope Espacenet-Lati-pat etc

Portal ViDoc ndash Visor de Documentos del IMPIVIDOC versioacuten 20 A partir del 10 de enero de 2011se concluyoacute la versioacuten 20 del VIDOC que permite laconsulta y descarga puacuteblica de informacioacuten de expe-dientes completos de Marcas Patentes Asuntos Con-tenciosos Asuntos Juriacutedicos y Biblioratos del Centrode Informacioacuten Tecnoloacutegica

Portal Marcanet Le permite al puacuteblico usuario laconsulta de la base de datos de Marcas

Servicio Automatizado de Informacioacuten de Marcaspara el sistema de Aduanas de la SHCP Se puso enoperacioacuten un servicio a traveacutes de Internet con informa-cioacuten de marcas disponible para el sistema de Aduanasde la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico(SHCP) A traveacutes de este servicio el IMPI informa aAduanas en liacutenea sobre titulares de productos marca-rios con registro apoyando el combate a la pirateriacutea yal contrabando de mercanciacuteas en los puntos de entra-da al paiacutes

Portal PYMETEC Portal orientado a presentar infor-macioacuten de patentes que se encuentran en el dominiopuacuteblico y que por ende pueden ser utilizadas sincorrer el riesgo de infringir derechos de propiedad inte-lectual

Sabemos de la incesante y proliacutefica actividad delIMPI en materia de cooperacioacuten internacional y depromocioacuten iquestpuede comentarnos las principales acti-vidades que se han encarado en este aspecto

Para Meacutexico la Cooperacioacuten Internacional es unaherramienta importante de su poliacutetica exterior que lesignifica la posibilidad de recibir y proporcionar colabo-racioacuten teacutecnica cientiacutefica educativa y cultural en diver-sas aacutereas y campos con un gran nuacutemero de paiacuteses yorganismos internacionales La Cooperacioacuten Interna-cional es un instrumento uacutetil para complementar losesfuerzos nacionales en pro del desarrollo

Por lo anterior desde la creacioacuten del InstitutoMexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la coope-racioacuten internacional ha sido considerada como un ins-trumento baacutesico en la buacutesqueda de opciones que con-tribuyan al

bull Desarrollo del capital humanobull Intercambio de informacioacutenbull Desarrollo de infraestructura nacional y regionalbull Fortalecimiento de la gestioacuten administrativabull Fortalecimiento de la proteccioacuten de los derechos

de propiedad industrial

Cabe mencionar que el IMPI constituye un casoparticular ya que goza de la experiencia de practicar lacooperacioacuten internacional desde una triple dimensioacutencomo institucioacuten receptora oferente y socia Ello nospermite recibir cooperacioacuten de oficinas de propiedadintelectual y de organismos internacionales y ofrecercooperacioacuten a oficinas homoacutelogas

El Instituto ha encontrado en la cooperacioacuten inter-nacional con otras oficinas de propiedad industrial enel mundo asiacute como con organismos internacionalesuna fuente insustituible de intercambio de conocimien-tos que le permiten una continua actualizacioacuten en lastendencias internacionales de los sistemas de adminis-tracioacuten de los derechos de propiedad industrial

A nivel regional hemos elaborado mecanismos decooperacioacuten internacional para la creacioacuten de estrate-gias y poliacuteticas que conllevan a una mayor utilizacioacutendel sistema de propiedad industrial en la industria y enel comercio a manera de ejemplo podemos mencio-nar el ldquoSistema de apoyo para la gestioacuten de solicitu-des de patentes para los paiacuteses centroamericanos y laRepuacuteblica Dominicanardquo (CADOPAT) del cual se bene-fician Costa Rica El Salvador Guatemala HondurasNicaragua Panamaacute Repuacuteblica Dominicana BeliceCuba y Colombia Debo destacar que a este grupo deoficinas beneficiarias recientemente se unioacute la Organi-zacioacuten Regional Africana de la Propiedad Intelectual(ARIPO) cuyos miembros son Botswana GambiaGhana Kenia Lesoto Malawi Mozambique NamibiaSierra Leona Somalia Sudan Suazilandia UgandaTanzania Zambia Zimbabue y Liberia

En cuanto a la cooperacioacuten bilateral el IMPI colabo-ra conjuntamente las oficinas de los siguientes paiacutesesCuba Brasil Ecuador Costa Rica Peruacute RepuacuteblicaDominicana Costa Rica El Salvador Espantildea FranciaUnioacuten Europea asiacute como con la Oficina Europea dePatentes la Organizacioacuten Africana de la PI y la Organi-zacioacuten Regional Africana de la PI siendo que a nivelmultilateral tenemos una estrecha cooperacioacuten con laOrganizacioacuten Mundial de la Propiedad Intelectual y anivel regional con la Organizacioacuten de Estados America-nos

Esta cooperacioacuten consiste en el intercambio deexperiencias entre Oficinas la cual se da a traveacutes deseminarios talleres cursos de capacitacioacuten misionesde expertos y pasantiacuteas entre otros los cuales contri-buyen a fortalecer el sistema de PI en nuestro paiacutes asiacutecomo a servir de ejemplo para oficinas de menortamantildeo como es el caso de los oficinas centroameri-canas y africanas las cuales se benefician de la expe-

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riencia y procedimientos instaurados en Meacutexico sobrelos cuales reciben capacitacioacuten y apoyo por parte delIMPI para el fortalecimiento de sus Oficinas

Finalmente podemos concluir que la participacioacutendel IMPI en negociaciones y diversos foros internacio-nales tales como la Organizacioacuten Mundial de la Propie-dad Intelectual (OMPI) la Organizacioacuten Mundial deComercio (OMC) la Organizacioacuten Mundial de la Salud(OMS) la Convencioacuten de la Diversidad Bioloacutegica(CDB) el Foro de Cooperacioacuten Asia-Paciacutefico (APEC) yla Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el DesarrolloEconoacutemico (OCDE) entre otros ha contribuido a

bull Proponer y establecer normas nacionales deacuerdo a los estaacutendares internacionales

bull Promover la evolucioacuten del tema de propiedadindustrial a traveacutes del intercambio de experienciasentre los paiacuteses

bull Favorecer la realizacioacuten de estudios en la materiabull Promover el anaacutelisis y debate sobre propuestas

relativas a la armonizacioacuten de la legislacioacuten internacio-nal que entre otras cuestiones facilita la interpretacioacutenjudicial

bull Promover la aceptacioacuten de instrumentos interna-cionales que incluyen el tema de propiedad intelectualy cuestiones relacionadas

En materia de promocioacuten el IMPI desde su crea-cioacuten ha participado en actividades de promocioacuten ydifusioacuten del tema de la propiedad industrial a traveacutes dela imparticioacuten de cursos seminarios talleres conferen-cias y la participacioacuten en ferias y exposiciones comer-ciales y tecnoloacutegicas

Asiacute funcionarios del IMPI han participado en maacutesde 8500 actividades de promocioacuten en la RepuacuteblicaMexicana Estos eventos nos han permitido acercar-nos a nuestros usuarios para proveerles informacioacutenrelacionada con las bondades y ventajas que represen-ta la utilizacioacuten del sistema de propiedad industrial ennuestro paiacutes para sus actividades comerciales empre-sariales y de desarrollo tecnoloacutegico

Asimismo el IMPI ha emprendido campantildeas decomunicacioacuten social orientadas a dar a conocer a lapoblacioacuten los servicios que presta el Instituto a traveacutesde medios masivos de comunicacioacuten

El Instituto ha emprendido diversas actividades deRelaciones Puacuteblicas para difundir el tema de la propie-dad industrial entre los reporteros y medios de comu-nicacioacuten organizando conferencias de prensa y gene-rando sus respectivos materiales informativos (boleti-nes de prensa) a la vez que ha incursionado en losdenominados ldquoMedios Socialesrdquo (Social Media) con

el fin de complementar la comunicacioacuten y la informa-cioacuten con que actualmente se cuenta en nuestro sitioweb

La OMPI ha elegido al IMPI como oficina de referen-cia para desarrollar varias de sus actividades acadeacute-micas entre ellas el dictado del curso general de PI yel WIPO-Meacutexico Summer School on IP (WMSS)iquestCuaacuteles han sido los resultados de dichas activida-des de formacioacuten

Respecto del Curso baacutesico de Propiedad Intelec-tual titulado DL101 administrado por el IMPI en colabo-racioacuten con la Organizacioacuten Mundial de la PropiedadIntelectual (OMPI) puedo comentarle que ya han cur-sado y concluido el mismo maacutes de 20000 alumnos

Con relacioacuten al Curso de Verano Meacutexico fue el pri-mer paiacutes en Ameacuterica en ser sede de este curso Elresultado ha sido la capacitacioacuten de maacutes de 50 estu-diantes y joacutevenes profesionales de los 5 continentesdel mundo derivado de las tres sesiones del Curso deVerano que se han realizado desde 2008 Los diser-tantes han sido tanto nacionales como extranjeros porlo que las sesiones 1 y 2 del Curso de Verano fueronimpartidas en ingleacutes abriendo oportunidades para estu-diantes de todo el mundo mientras que la sesioacuten 3 fueimpartida en espantildeol siguiendo la tendencia mundial deregionalizar los cursos

iquestQueacute actividades encara el Instituto respecto deltema de la prevencioacuten y combate contra la pirateriacutea yen especial en lo relacionado con la falsificacioacuten mar-caria

Para el combate a la pirateriacutea y falsificacioacuten existenvarias autoridades que tienen facultades para la realiza-cioacuten de diversas acciones entre ellas se encuentraencabezando el grupo la Procuraduriacutea General de laRepuacuteblica (PGR) en relacioacuten con los delitos la Comi-sioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanita-rios (COFEPRIS) en cuestiones de salud la PoliciacuteaFederal para la flagrancia de delitos y apoyo a las auto-ridades la Administracioacuten General de Aduanas (AGA)retencioacuten de mercanciacutea ilegal en fronteras y el Institu-to Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para elcaso de infracciones administrativas en materia de pro-piedad intelectual

CONCIENTIZACIOacuteN PUacuteBLICA El diacutea 17 de sep-tiembre de 2007 se lanzoacute el Primer Concurso de Dibu-jo Infantil a nivel nacional denominado ldquoPor el respetoa las ideashellip Los nintildeos contra la pirateriacuteardquo dirigido anintildeos de nivel primaria organizado por el IMPI con la

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colaboracioacuten de diversos representantes del SectorPrivado a traveacutes del cual se reflejoacute la percepcioacuten quetiene la nintildeez mexicana respecto al fenoacutemeno de lapirateriacutea recibiendo en sus tres primeras ediciones untotal 5575 dibujos habiendo participado la mayoriacutea delos Estados de la Repuacuteblica Mexicana El diacutea 20 deseptiembre de 2010 se inicioacute la Cuarta Edicioacuten delConcurso de Dibujo Infantil misma que finalizo el 31de enero de 2011 habieacutendose recibido un total de2391 dibujos

CAPACITACIOacuteN Desde el antildeo de 2007 a la fechase ha capacitado a verificadores aduanales en coordi-nacioacuten con el sector privado en diversas aduanas conun total de 1064 funcionarios capacitados

ACCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Duranteestos dos uacuteltimos antildeos se han firmado convenios condiversas asociaciones tales como la Asociacioacuten Mexi-cana de Productores de Fonogramas y Videogramas(AMPROFON) la Sociedad de Autores y Composito-

res de Meacutexico (SACM) Centro Mexicano de Protec-cioacuten y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO)la Sociedad Mexicana de Productores de FonogramasVideogramas y Multimedia (SOMEXFON) y la Busi-ness Software Alliance (BSA) con quien se colaboradesde el antildeo 2002 con el objeto de realizar visitas deverificacioacuten en establecimientos con el fin de disuadirlas conductas infractoras de los derechos de Propie-dad Intelectual

PROYECTO DE BASE MARCARIA IMPI-ADUANASEl objeto de este proyecto es que los titulares de losderechos cuenten con una herramienta maacutes para ladeteccioacuten de los productos que puedan estar infrin-giendo sus derechos y que pretendan introducirse alpaiacutes actualmente existe un proyecto de reforma a laLey Aduanera sobre el tema y en paralelo se estaacute tra-bajando en la parte teacutecnica a traveacutes de las aacutereas desistemas de ambas instituciones Se tienen identifica-dos los productos sensibles asiacute como las aduanas porlas cuales ingresa este tipo de mercanciacuteas

Finalmente le puedo comentar que el IMPI ha par-ticipado en diversos Foros Internacionales en repre-sentacioacuten de Meacutexico todos eacutestos relacionados con lamateria de Propiedad Intelectual tales como

bull Las negociaciones formales del Acuerdo Comer-cial Anti-falsificacioacuten (ACTA) desde principios del mesde octubre de 2008 Se llevoacute a cabo la deacutecima rondadurante los diacuteas 16 al 20 de agosto en WashingtonDC Se llevoacute a cabo la uacuteltima ronda de negociacionesformales y sustantivas en Tokio Japoacuten El objeto prin-cipal del ACTA es elevar los estaacutendares de proteccioacuteny observancia de los derechos de Propiedad Intelec-tual que existen actualmente en el Acuerdo Sobre losAspectos de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio (ADPIC)

bull En cuanto a la Organizacioacuten para la Cooperacioacuteny el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) se participoacute en laelaboracioacuten de la segunda fase del estudio denomina-do ldquoEl Impacto Econoacutemico de la Falsificacioacuten y la Pira-teriacuteardquo y tambieacuten se ha participado en las primeras reu-niones que se han realizado para determinar el alcanceque tendraacute la tercera fase de este estudio Asiacute comose ha participado y comentado las Recomendacionesrespecto a este tema Tambieacuten se han implementadolas Recomendaciones realizados por esta organizacioacutena nuestro paiacutes

bull Se designoacute al Lic Jorge Amigo Castantildeeda comopresidente del grupo de expertos en propiedad intelec-tual dentro del foro de APEC por el periacuteodo 2010-2012

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

e n t r e v i s t a

PanoraacutemicasArgentina

Herramientas para PYMESMarca colectiva

GABRIELA YOSHIHARAAbogada-Agente de Propiedad

Industrial Socia de DaimarkAbogados Miembro pleno del

Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial del

Colegio Puacuteblico de Abogadosde la Capital Federal

(CPACF)

RESUMEN ANALIacuteTICOEs una herramienta de suma utilidad para los pequentildeos productoresy cooperativas que haciendo sinergia pueden desarrollar y mejorarsus productos y servicios compitiendo con las empresas de mayorescala Interesante enfoque argentino enraizado en la ayuda social alos maacutes vulnerables

PALABRAS CLAVEHerramientaPYMESForma AsociativaOriginalidad argentina

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INTRODUCCIOacuteNCompetir en el mercado actual

con productos originales y serviciosde calidad innovadores y competiti-vos es una ardua tarea Existe paralas PYMES pequentildeos productoresy cooperativas una herramienta quepuede ayudar a superar este desa-fiacuteo

Desde el Convenio de Pariacutespara la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial (1883 revisado 1911) secontempla la posibilidad que cadapaiacutes miembro pueda regular ydeterminar la proteccioacuten de laMarca Colectiva

CONCEPTO GENERALEn teacuterminos generales la marca

colectiva es un ldquosigno distintivoque individualiza productos y servi-cios de una asociacioacutenrdquo Comoindica Jorge Otamendi1 es unamarca que es propiedad demuchos de una organizacioacuten Esuna marca diferenciada por la formaen que seraacute usada y por la caracte-riacutestica de su titular

Se caracteriza por la utilizacioacutenobligatoria por parte de todos losmiembros de la asociacioacuten de unreglamento de uso Los productosy servicios tendraacuten cualidadescomunes sujetas a mecanismos desupervisioacuten y verificacioacuten de uso dela marca Tendraacuten que consensuarestrategias comunes para posicio-nar el producto o servicio en elmercado La mayoriacutea de los paiacutesesrequieren que la solicitud de lamarca colectiva sea acompantildeadacon una copia del reglamento deuso que indicaraacute el uso de esamarca

A traveacutes de la marca colectivase busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la pro-duccioacuten y comercializacioacuten sinotambieacuten evitar la pirateriacutea marcariagenerando el respeto que merecela proteccioacuten de la propiedad inte-lectual

UN POCO DE HISTORIAEs difiacutecil precisar el momento

del nacimiento de las marcas colec-tivas pero la doctrina lo remonta alas marcas corporativas renacentis-tas cuya funcioacuten era casi con exclu-sividad la de garantizar que el pro-ducto habiacutea sido confeccionadoseguacuten las reglas de la corporacioacutenes decir que habiacutean sido sometidosa determinado control y que prove-niacutean de determinada villa o regioacutenLas marcas corporativas medieva-les teniacutean caraacutecter obligatorio yeran un medio para individualizar almaestro y su taller Se colocabansobre los productos elaborados eneacutel como garantiacutea de que se ajusta-ban a las reglas del arte Veniacutean aser marcas colectivas obligatoriascon una funcioacuten de garantiacutea de lacalidad por la corporacioacuten de la queproveniacutea el producto Rita LargoGil2 opina que eran una especie demarca de responsabilidad que per-mitiacutea relacionar producto y fabrican-te

En paiacuteses mediterraacuteneos deEuropa la marca colectiva estaacuteorientada a la poblacioacuten asistidaorganizaciones de bien puacuteblico confines sociales y pequentildeos y media-nos productores En el Mercosurestaacute prevista expresamente la pro-teccioacuten de las marcas colectivaspor parte de los paiacuteses miembrosen el ldquoProtocolo de Armonizacioacutende Normas sobre la Propiedad Inte-lectual del Mercosur en materia de

Marcas Indicaciones de Proceden-cia y Denominaciones de OrigenrdquoEl Protocolo de Armonizacioacuten diceque ldquolos estados Partes protege-raacuten las marcas de servicios y lasmarcas colectivas y podraacuten igual-mente prever proteccioacuten para lasmarcas de certificacioacutenrdquo

ORIGINALIDAD ARGENTINAArgentina hace apenas tres

antildeos cuenta con legislacioacuten especiacute-fica La ley de marca colectiva Nro26355 fue sancionada el 28 defebrero de 2008 y publicada el 27de marzo de ese mismo antildeo La pri-mera marca colectiva concedidafue en junio de 2010 a la Coopera-tiva Minera MTL La Brava para bri-quetas de carboacuten vegetal y servi-cios mineros Sin embargo nuestrosistema tiene una particularidadpues a diferencia del resto delmundo su tratamiento se realiza enel marco de la economiacutea socialSolo aquellas agrupaciones o for-mas asociativas registradas en elRegistro de Efectores del Ministe-rio de Desarrollo Social de laNacioacuten pueden solicitar una marcacolectiva Se la considera unaherramienta complementaria de laeconomiacutea social destinada a esti-mular el desarrollo integral de laspersonas emprendedoras de esca-sos recursos o en situacioacuten de vul-nerabilidad social El Decreto1892004 de Creacioacuten del Regis-tro Nacional de Efectores define elconcepto de Efector personas fiacutesi-cas en condiciones de vulnerabili-dad social desempleo beneficia-rios de programas sociales o juriacutedi-cos cuyos integrantes reuacutenan lascondiciones descriptas para laspersonas fiacutesicas

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ArgentinaHerramientas para PYMES - Marca colectiva

1 Otamendi Jorge 2010 ldquoDerecho de Marcasrdquo Editorial Abeledo Perrot Argentina2 Largo Gil Rita 2006 ldquoLas Marcas Colectivas y las Marcas de Garantiacuteardquo Editorial Thomson-Civitas Espantildea

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

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INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

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pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

f i r m a i n v i t a d a

Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 2: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

editorial

EEl Equipo Coordinador tiene el placer de hacerles llegar la octava edicioacuten de nuestraRevista Digital de la Red de Expertos Iberoamericanos (REI) en Propiedad Industrialsiempre con el objetivo primordial de difundir y compartir conocimientos y experienciasentre los colegas que nos ocupamos de los Derechos de la Propiedad Industrial en el

aacutembito Iberoamericano En esta nueva entrega contamos con una interesante entrevista efectuada al Dr Joseacute Rodri-

go Roque Diacuteaz recientemente nombrado Director General del Instituto Mexicano de la PropiedadIndustrial (IMPI) La Oficina Mexicana constituye sin duda alguna por su estructura cantidad defuncionarios actividades de cooperacioacuten internacional y oficinas descentralizadas de atencioacuten alusuario una de las maacutes importantes administraciones dedicadas a la Propiedad Industrial en Lati-noameacuterica y su nuevo Director General nos informa sobre el papel que cumple su administracioacutenrespecto del acceso y aprovechamiento eficiente del sistema de propiedad industrial

En la Seccioacuten Firmas Invitadas contamos con un artiacuteculo de la Dra Alejandra Castro del Bufe-te Arias amp Muntildeoz de Costa Rica que nos presenta un interesante enfoque sobre ldquoEl depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicasrdquo y las soluciones alternativas frente al agotamiento de los mode-los tradicionales de proteccioacuten legal de este tipo de obras

En nuestra seccioacuten Panoraacutemicas la Dra Gabriela Yoshihara nos presenta su artiacuteculo tituladoldquoHerramienta para Pymes - Marca Colectiva Originalidad Argentinardquo donde conoceraacuten las parti-cularidades que el tratamiento de la marca colectiva ha tenido en este paiacutes donde se la ha vincu-lado al marco de la economiacutea social

Siguiendo con la temaacutetica de las marcas colectivas Daniel Ochoa desde Meacutexico con su artiacute-culo ldquoEl Negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivasrdquo nos comenta sobrecomo el uso de la marca colectiva puede constituir una herramienta eficaz para la comercializa-cioacuten de artesaniacuteas y evitar su falsificacioacuten marcaria

Completando la Revista en la seccioacuten Actividades de la REI encontraraacuten los resuacutemenes de losForos que se han celebrado en el primer semestre del 2011 en la REI de Propiedad Industrialcomo asiacute un detalle de las futuras actividades

Agradecemos a todos los colaboradores que hacen posible esta revista y como siempre losanimamos para sigan participando hacieacutendonos llegar sus artiacuteculos experiencias u opiniones

DR CLAUDIO MARCELO ALBARELLOSRedactor Jefe

REI en Prop iedad Indust r ia l4

Es Licenciado en Derecho por la Universi-dad Autoacutenoma Metropolitana (UAM) conuna Maestriacutea en Derecho Fiscal y de Finan-zas Puacuteblicas y una Maestriacutea en Estudios Lati-noamericanos (con enfoque en CienciasPoliacuteticas) por la Universidad de Pariacutes EsDoctor en Derecho por la UniversidadNacional Autoacutenoma de Meacutexico (UNAM) Hatrabajado en las aacutereas juriacutedicas de la Secre-tariacutea de Programacioacuten y Presupuesto laSecretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico yel Instituto Mexicano del Seguro Social Tam-bieacuten desempentildeoacute el cargo de Director Juriacutedi-co de la Direccioacuten General del Derecho deAutor Fungioacute como Director General deLegislacioacuten en la Consejeriacutea Juriacutedica del Eje-cutivo Federal En el Sector Economiacutea estu-

vo a cargo de la Coordinacioacuten General Juriacute-dica de la Comisioacuten Federal de MejoraRegulatoria de la Direccioacuten General de Nor-mas y de la Subprocuraduriacutea de Verificacioacutende PROFECO En la Secretariacutea de Hacienday Creacutedito Puacuteblico fue Subprocurador FiscalFederal de Investigaciones

Es profesor de Derecho Constitucional enel programa de Posgrado en Derecho dela UNAM y de Derecho Administrativo enel Centro de Investigacioacuten y Docencia Eco-noacutemica (CIDE)

Recientemente fue nombrado por el Pre-sidente Felipe Calderoacuten como DirectorGeneral del Instituto Mexicano de la Pro-piedad Industrial (IMPI)

Joseacute RodrigoRoque DiacuteazInstituto Nacional de la PropiedadIndustrial (IMPI) Meacutexico

Entrevista realizada por Claudio Marcelo Albarellos

E N T R E V I S T A

iquestPodriacutea comentarnos cuaacuteles han sido los principalesantecedentes y objetivos institucionales que se hantenido en cuenta para la creacioacuten del Instituto Mexi-cano de la Propiedad Industrial

Actualmente la propiedad intelectual y muy espe-cialmente la propiedad industrial se ha convertido enun ingrediente imprescindible en la vida econoacutemica decualquier paiacutes sobre todo en aquellas economiacuteas quebuscan desarrollarse nuestro paiacutes no ha sido la excep-cioacuten a eacuteste fenoacutemeno

En Meacutexico la proteccioacuten de los derechos de pro-piedad industrial no es una actividad reciente de hechosu evolucioacuten se ha venido desarrollando paulatinamen-te y sus antecedentes datan desde las Cortes Espantildeo-las en 1820 en las que se protegieron los derechosde los inventores pero es hasta 1942 que se publicala Primera Ley que sobre patentes y marcas Maacutesrecientemente en 1987 se reforma y adiciona la Leyde Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Leyde Fomento y Proteccioacuten de la Propiedad Industrialque establecioacute en su artiacuteculo 7deg la creacioacuten de una Ins-titucioacuten especializada que brindara apoyo teacutecnico a laSecretariacutea de Economiacutea en la administracioacuten del siste-ma de propiedad industrial

Auacuten y cuando en nuestro paiacutes ya se contaba conun sistema de registro de marcas y proteccioacuten deinvenciones era evidente que existiacutea la necesidad dela creacioacuten de un organismo especializado soacutelido ycon la infraestructura adecuada que se encargara deadministrar todo el sistema de propiedad industrial

El antecedente inmediato del IMPI hasta 1993 fuela Direccioacuten General de Desarrollo Tecnoloacutegico(DGDT) de la entonces Secretariacutea de Comercio yFomento Industrial (SECOFI) Asiacute pues el 10 dediciembre de 1993 se crea el Instituto Mexicano de laPropiedad Industrial por decreto presidencial y en elantildeo de 1994 se crea fiacutesicamente la institucioacuten se modi-fica la ley de la propiedad industrial y se le dan atribu-ciones como autoridad administrativa en la materiapara

bull Otorgar proteccioacuten a traveacutes de las figuras deinvenciones y signos distintivos

bull Prevenir y combatir los actos que atenten contrala Propiedad Industrial y constituyan competencia des-leal asiacute como aplicar las sanciones correspondientes

bull Promover la cooperacioacuten internacional medianteel intercambio de experiencias

bull Promover y fomentar la actividad inventiva latransferencia de tecnologiacutea la divulgacioacuten de los acer-vos documentales de informacioacuten tecnoloacutegica

iquestCoacutemo se ha implementado el acercamiento delos servicios que presta el Instituto a los usuarios delsistema en su lugar de residencia a traveacutes de Ofici-nas Regionales y cuaacutel es la evaluacioacuten que puedehacer hoy respecto de la actividad de las mismas

Con el objetivo de acercar a la poblacioacuten la ofertade servicios del Instituto se inicioacute un programa de des-centralizacioacuten enfocado a la creacioacuten de OficinasRegionales en las que los usuarios pudieran hacer sustraacutemites y recibir asesoriacutea en ciudades maacutes cercanas asus lugares de origen La evaluacioacuten de las OficinasRegionales es positiva toda vez que se han acercadolos servicios del IMPI a los usuarios de todo el paiacutespromoviendo de esta manera el uso del sistema depropiedad industrial por parte de toda la poblacioacuten

iquestQueacute evaluacioacuten hace Usted respecto de la cantidadde patentes solicitadas y de patentes registradas yconcedidas iquestHay una tendencia al crecimiento obien una contraccioacuten de su cantidad

El IMPI ha registrado cambios espectaculares en elvolumen de asuntos atendidos A pesar de que desdeel antildeo 2004 se habiacutea observado una tendencia de cre-cimiento sostenido en el nuacutemero de solicitudes depatente ingresadas en el 2008 se observoacute un ligerodecremento del 01 sin embargo es en 2009 cuan-do se recibieron 14281 solicitudes es decir un1387 menos con respecto al 2008 (16581) Seconsidera que esta disminucioacuten se debe a las condi-ciones econoacutemicas imperantes en los paiacuteses desarro-llados tradicionalmente patentadores como los Esta-dos Unidos de Ameacuterica que es el paiacutes que ingresamaacutes solicitudes a Meacutexico En el antildeo 2010 se registroacute

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

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un aumento al recibir 14576 solicitudes es decir serecibioacute un 2 maacutes

Los tres primeros antildeos con el mayor nuacutemero desolicitudes recibidas son en primer lugar el 2007 conun total de 16599 solicitudes el segundo lugar loocupa el antildeo 2008 cuando ingresaron 16581 solicitu-des y el tercer lugar el antildeo 2006 con 15500 solicitu-des totales

En cuanto a las solicitudes de patente de mexica-nos al cierre del ejercicio 2010 ingresaron 951 solici-tudes cifra maacutexima nunca antes alcanzada

La actividad inventiva nacional crece en forma sos-tenida en el presente sexenio pasando de la variacioacutennegativa promedio anual del -320 en el periacuteodo1993-1999 al 1405 para el periacuteodo 2007-2010 conun 324 promedio anual en el periacuteodo 1993-2010

Respecto a las patentes otorgadas el 2008 mues-tra el mayor nuacutemero de concesiones con 10440 lesigue el antildeo 2007 con 9957 y en tercer lugar el antildeo2006 con 9632 concesiones Asimismo durante losprimeros 10 antildeos del Instituto es decir de 1994 a2003 se otorgaron un total de 45770 patentes En elsegundo periodo de 2004 a 2010 se otorgaron63993 patentes Es decir en los uacuteltimos 7 antildeos sehan otorgado un 40 maacutes de patentes Esto se debeentre otras cosas a que el personal contratado delInstituto aumentoacute pasando de 624 plazas en 2003 a705 en el antildeo 2004 y hasta llegar a 884 en el antildeo2010

iquestCuaacuteles han sido en general los resultados de solici-tudes efectuadas mediante el PCT en comparacioacutencon las patentes solicitadas por la viacutea tradicional

Meacutexico se adhirioacute al Tratado de Cooperacioacuten enMateria de Patentes (PCT) en el antildeo de 1994 entran-do en vigor el 1ordm de enero de 1995 abriendo unaexpectativa interesante para las solicitudes de mexica-nos que deseaban la proteccioacuten en varios paiacuteses asiacutecomo para solicitantes extranjeros que veiacutean como unmercado de oportunidad para proteger y comercializarsus invenciones a nuestro paiacutes

Las solicitudes de patente ingresadas por PCT hanmostrado un crecimiento gradual y sostenido llegandoen el 2008 a representar el 85 del total recibido enel IMPI la participacioacuten maacutexima histoacuterica para este tipode solicitudes

La innovacioacuten tecnoloacutegica es una herramienta funda-mental para obtener altas tasas de crecimiento pro-ductivo iquestCoacutemo gestiona el IMPI sus poliacuteticas relati-

vas a innovacioacuten tecnoloacutegica y queacute acciones concre-tas se han desarrollado en esa aacuterea

La innovacioacuten es la principal herramienta para elcrecimiento productivo de un paiacutes y justamente la pro-ductividad se puede medir entre otros instrumentos atraveacutes del nuacutemero de patentes que se generan

De acuerdo a esto surge la necesidad de adoptarmedidas adecuadas para invertir en innovacioacuten y sermaacutes productivos de aquiacute que las poliacuteticas de tecnoloacute-gica y de innovacioacuten se basen en una correcta legisla-cioacuten respecto de la PI orientada a estimular la genera-cioacuten de tecnologiacutea Estas poliacuteticas deben consensuar-se con las empresas centros de investigacioacuten y sobretodo con el Sistema de Innovacioacuten mexicano en suconjunto

A partir de lo anterior se instaloacute en Meacutexico el 3 deagosto de 2009 dentro del 2ordm Congreso Nacional deVinculacioacuten el Consejo Asesor de Vinculacioacuten comoun organismo promotor de la articulacioacuten de los dife-rentes sectores sociales y comprometidos en crear unSistema Nacional de Vinculacioacuten En este mismo tenory derivado de la Reforma a la Ley de Ciencia Tecnolo-giacutea de diciembre de 2009 se instala el Comiteacute Inter-sectorial para la Innovacioacuten el cual tiene a su cargo eldisentildeo y operacioacuten de la poliacutetica puacuteblica en materia deinnovacioacuten del paiacutes y que funge como instancia espe-cializada del Consejo General de Investigacioacuten Cientiacutefi-ca Desarrollo Tecnoloacutegico e Innovacioacuten que encabezael Presidente de la Repuacuteblica Cabe destacar que elIMPI es integrante y participante activo de estosesfuerzos especialmente en el aacutembito del fortaleci-miento institucional para fomentar y promover la inno-vacioacuten en Meacutexico asiacute como la integracioacuten de sus acto-res principales

Aquiacute cabe destacar el desarrollo e implementacioacutendel Programa Nacional de Innovacioacuten (noviembre2010) que da un sustento importante a las accionesanteriores en cumplimiento con la Ley de Ciencia yTecnologiacutea y dentro del cual el IMPI tiene una partici-pacioacuten importante En el marco de este programa sedestaca la colaboracioacuten del IMPI en la creacioacuten de Uni-

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

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dades de Vinculacioacuten y Transferencia de Conocimiento(UVTC) que tienen como propoacutesito contribuir al creci-miento y desarrollo de la economiacutea del conocimientoen Meacutexico y por ende a la innovacioacuten empresarial pormedio de la generacioacuten y ejecucioacuten de proyectos enmateria de desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten y pro-mover su vinculacioacuten con los diferentes sectoresCabe resaltar que dentro la medicioacuten de las liacuteneas deaccioacuten descritas en este Programa se tienen entreotros indicadores a las patentes marcas disentildeos ymodelos de utilidad registrados Las patentes son unbuen indicador para medir la capacidad innovadora deun paiacutes porque estaacuten consideradas como un incentivoa las actividades relacionadas con la innovacioacuten y sucorrespondiente explotacioacuten econoacutemica

iquestEn queacute consiste la reciente implementacioacuten que elIMPI ha llevado a cabo junto a la Oficina de Marcasy Patentes de los EEUU (USPTO) del Proyecto Pilotosobre el Procedimiento Acelerado de Patentes(PPH) iquestCuaacuteles son las expectativas que tiene elIMPI respecto de este proyecto piloto

El PPH aprovecha el resultado del examen de fondorealizado por las oficinas de PI para permitir que lossolicitantes puedan agilizar el procedimiento de obten-cioacuten de patentes en las oficinas signatarias Por suparte las Oficinas de PI pueden acelerar el proceso deexamen de patentes mediante el uso en la medida delo posible de los resultados del examen de fondo obte-nidos por las oficinas signatarias

Este Programa no soacutelo facilita la solicitud de la pro-teccioacuten de la patente sino que reduce costos y tiempode traacutemite Es decir se incrementa la probabilidad deobtencioacuten de la patente hasta en un 90 sobre lasmismas reivindicaciones ya aprobadas

El programa PPH no exime a los solicitantes detodas sus obligaciones en virtud de la Ley de la Pro-piedad Industrial y la legislacioacuten aplicable El solicitantedeberaacute actuar de buena fe incluido el suministro deinformacioacuten al IMPI sobre cualquier documento quesea considerado relevante para determinar la patenta-bilidad

El IMPI estima incrementar gradualmente la conce-sioacuten de patentes en Meacutexico toda vez que este proce-dimiento acelerado podriacutea tambieacuten incrementar la can-tidad de solicitudes recibidas para su proteccioacuten ennuestro paiacutes tanto de mexicanos como de extranje-ros Asimismo se han identificado beneficios de granintereacutes para las oficinas que lo aplican entre los quese citan

bull El periacuteodo de traacutemite para la primera etapa deexamen relativo a las solicitudes de PPH se ha reduci-do de 27 meses a menos de 3 meses en algunas ofi-cinas participantes

bull Algunas oficinas participantes han logrado obte-ner una tasa de otorgamiento de patentes del 95para aplicaciones del PPH

bull Algunas oficinas participantes han implementadoel procedimiento en forma gratuita (Oficina de GranBretantildea Japoacuten Estados Unidos de Ameacuterica entreotras) lo que apoya la economiacutea del solicitante

Finalmente se contempla que este Programa Pilo-to sea una experiencia exitosa y brinde al usuario delsistema de PI las herramientas necesarias para acce-der a nuevos mercados posicionando al IMPI comouna institucioacuten moderna y armonizada con las tenden-cias internacionales evitando la duplicidad del trabajo ypor consiguiente mejorando la calidad de las patentes

Como toda Oficina moderna el IMPI cuenta condiversas bases documentales y de datos aplicacio-nes de software y servicios disponibles para losusuarios del sistema a traveacutes del sitio web del Insti-tuto iquestPuede mencionarnos algunos de estos servi-cios digitales y coacutemo han impactado en los procesosde registro

En esta era digital los portales electroacutenicos hancobrado una gran importancia para el funcionamientointeraccioacuten promocioacuten y realizacioacuten de transaccionesentre las instituciones y sus usuarios En el caso delIMPI dentro de nuestro sitio web se encuentran acce-sos a diversos portales electroacutenicos que brindan infor-macioacuten a los usuarios asiacute como a traveacutes de los cualespueden realizar pagos y solicitar servicios todo estoen un ambiente electroacutenico o virtual Entre algunos deestos portales puedo mencionarle

Portal SIGA ndash Gaceta de la Propiedad Industrial gra-tuita y 100 electroacutenica El Portal SIGA opera desdemarzo de 2009 y permite a los usuarios la descarga yconsulta gratuita de Gacetas de Marcas PatentesContencioso asiacute como ejemplares especiales con infor-macioacuten desde 1873 a la fecha y liga al usuario coninformacioacuten de otros sitios con los que el IMPI com-

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

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parte informacioacuten como Patentscope Espacenet-Lati-pat etc

Portal ViDoc ndash Visor de Documentos del IMPIVIDOC versioacuten 20 A partir del 10 de enero de 2011se concluyoacute la versioacuten 20 del VIDOC que permite laconsulta y descarga puacuteblica de informacioacuten de expe-dientes completos de Marcas Patentes Asuntos Con-tenciosos Asuntos Juriacutedicos y Biblioratos del Centrode Informacioacuten Tecnoloacutegica

Portal Marcanet Le permite al puacuteblico usuario laconsulta de la base de datos de Marcas

Servicio Automatizado de Informacioacuten de Marcaspara el sistema de Aduanas de la SHCP Se puso enoperacioacuten un servicio a traveacutes de Internet con informa-cioacuten de marcas disponible para el sistema de Aduanasde la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico(SHCP) A traveacutes de este servicio el IMPI informa aAduanas en liacutenea sobre titulares de productos marca-rios con registro apoyando el combate a la pirateriacutea yal contrabando de mercanciacuteas en los puntos de entra-da al paiacutes

Portal PYMETEC Portal orientado a presentar infor-macioacuten de patentes que se encuentran en el dominiopuacuteblico y que por ende pueden ser utilizadas sincorrer el riesgo de infringir derechos de propiedad inte-lectual

Sabemos de la incesante y proliacutefica actividad delIMPI en materia de cooperacioacuten internacional y depromocioacuten iquestpuede comentarnos las principales acti-vidades que se han encarado en este aspecto

Para Meacutexico la Cooperacioacuten Internacional es unaherramienta importante de su poliacutetica exterior que lesignifica la posibilidad de recibir y proporcionar colabo-racioacuten teacutecnica cientiacutefica educativa y cultural en diver-sas aacutereas y campos con un gran nuacutemero de paiacuteses yorganismos internacionales La Cooperacioacuten Interna-cional es un instrumento uacutetil para complementar losesfuerzos nacionales en pro del desarrollo

Por lo anterior desde la creacioacuten del InstitutoMexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la coope-racioacuten internacional ha sido considerada como un ins-trumento baacutesico en la buacutesqueda de opciones que con-tribuyan al

bull Desarrollo del capital humanobull Intercambio de informacioacutenbull Desarrollo de infraestructura nacional y regionalbull Fortalecimiento de la gestioacuten administrativabull Fortalecimiento de la proteccioacuten de los derechos

de propiedad industrial

Cabe mencionar que el IMPI constituye un casoparticular ya que goza de la experiencia de practicar lacooperacioacuten internacional desde una triple dimensioacutencomo institucioacuten receptora oferente y socia Ello nospermite recibir cooperacioacuten de oficinas de propiedadintelectual y de organismos internacionales y ofrecercooperacioacuten a oficinas homoacutelogas

El Instituto ha encontrado en la cooperacioacuten inter-nacional con otras oficinas de propiedad industrial enel mundo asiacute como con organismos internacionalesuna fuente insustituible de intercambio de conocimien-tos que le permiten una continua actualizacioacuten en lastendencias internacionales de los sistemas de adminis-tracioacuten de los derechos de propiedad industrial

A nivel regional hemos elaborado mecanismos decooperacioacuten internacional para la creacioacuten de estrate-gias y poliacuteticas que conllevan a una mayor utilizacioacutendel sistema de propiedad industrial en la industria y enel comercio a manera de ejemplo podemos mencio-nar el ldquoSistema de apoyo para la gestioacuten de solicitu-des de patentes para los paiacuteses centroamericanos y laRepuacuteblica Dominicanardquo (CADOPAT) del cual se bene-fician Costa Rica El Salvador Guatemala HondurasNicaragua Panamaacute Repuacuteblica Dominicana BeliceCuba y Colombia Debo destacar que a este grupo deoficinas beneficiarias recientemente se unioacute la Organi-zacioacuten Regional Africana de la Propiedad Intelectual(ARIPO) cuyos miembros son Botswana GambiaGhana Kenia Lesoto Malawi Mozambique NamibiaSierra Leona Somalia Sudan Suazilandia UgandaTanzania Zambia Zimbabue y Liberia

En cuanto a la cooperacioacuten bilateral el IMPI colabo-ra conjuntamente las oficinas de los siguientes paiacutesesCuba Brasil Ecuador Costa Rica Peruacute RepuacuteblicaDominicana Costa Rica El Salvador Espantildea FranciaUnioacuten Europea asiacute como con la Oficina Europea dePatentes la Organizacioacuten Africana de la PI y la Organi-zacioacuten Regional Africana de la PI siendo que a nivelmultilateral tenemos una estrecha cooperacioacuten con laOrganizacioacuten Mundial de la Propiedad Intelectual y anivel regional con la Organizacioacuten de Estados America-nos

Esta cooperacioacuten consiste en el intercambio deexperiencias entre Oficinas la cual se da a traveacutes deseminarios talleres cursos de capacitacioacuten misionesde expertos y pasantiacuteas entre otros los cuales contri-buyen a fortalecer el sistema de PI en nuestro paiacutes asiacutecomo a servir de ejemplo para oficinas de menortamantildeo como es el caso de los oficinas centroameri-canas y africanas las cuales se benefician de la expe-

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

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riencia y procedimientos instaurados en Meacutexico sobrelos cuales reciben capacitacioacuten y apoyo por parte delIMPI para el fortalecimiento de sus Oficinas

Finalmente podemos concluir que la participacioacutendel IMPI en negociaciones y diversos foros internacio-nales tales como la Organizacioacuten Mundial de la Propie-dad Intelectual (OMPI) la Organizacioacuten Mundial deComercio (OMC) la Organizacioacuten Mundial de la Salud(OMS) la Convencioacuten de la Diversidad Bioloacutegica(CDB) el Foro de Cooperacioacuten Asia-Paciacutefico (APEC) yla Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el DesarrolloEconoacutemico (OCDE) entre otros ha contribuido a

bull Proponer y establecer normas nacionales deacuerdo a los estaacutendares internacionales

bull Promover la evolucioacuten del tema de propiedadindustrial a traveacutes del intercambio de experienciasentre los paiacuteses

bull Favorecer la realizacioacuten de estudios en la materiabull Promover el anaacutelisis y debate sobre propuestas

relativas a la armonizacioacuten de la legislacioacuten internacio-nal que entre otras cuestiones facilita la interpretacioacutenjudicial

bull Promover la aceptacioacuten de instrumentos interna-cionales que incluyen el tema de propiedad intelectualy cuestiones relacionadas

En materia de promocioacuten el IMPI desde su crea-cioacuten ha participado en actividades de promocioacuten ydifusioacuten del tema de la propiedad industrial a traveacutes dela imparticioacuten de cursos seminarios talleres conferen-cias y la participacioacuten en ferias y exposiciones comer-ciales y tecnoloacutegicas

Asiacute funcionarios del IMPI han participado en maacutesde 8500 actividades de promocioacuten en la RepuacuteblicaMexicana Estos eventos nos han permitido acercar-nos a nuestros usuarios para proveerles informacioacutenrelacionada con las bondades y ventajas que represen-ta la utilizacioacuten del sistema de propiedad industrial ennuestro paiacutes para sus actividades comerciales empre-sariales y de desarrollo tecnoloacutegico

Asimismo el IMPI ha emprendido campantildeas decomunicacioacuten social orientadas a dar a conocer a lapoblacioacuten los servicios que presta el Instituto a traveacutesde medios masivos de comunicacioacuten

El Instituto ha emprendido diversas actividades deRelaciones Puacuteblicas para difundir el tema de la propie-dad industrial entre los reporteros y medios de comu-nicacioacuten organizando conferencias de prensa y gene-rando sus respectivos materiales informativos (boleti-nes de prensa) a la vez que ha incursionado en losdenominados ldquoMedios Socialesrdquo (Social Media) con

el fin de complementar la comunicacioacuten y la informa-cioacuten con que actualmente se cuenta en nuestro sitioweb

La OMPI ha elegido al IMPI como oficina de referen-cia para desarrollar varias de sus actividades acadeacute-micas entre ellas el dictado del curso general de PI yel WIPO-Meacutexico Summer School on IP (WMSS)iquestCuaacuteles han sido los resultados de dichas activida-des de formacioacuten

Respecto del Curso baacutesico de Propiedad Intelec-tual titulado DL101 administrado por el IMPI en colabo-racioacuten con la Organizacioacuten Mundial de la PropiedadIntelectual (OMPI) puedo comentarle que ya han cur-sado y concluido el mismo maacutes de 20000 alumnos

Con relacioacuten al Curso de Verano Meacutexico fue el pri-mer paiacutes en Ameacuterica en ser sede de este curso Elresultado ha sido la capacitacioacuten de maacutes de 50 estu-diantes y joacutevenes profesionales de los 5 continentesdel mundo derivado de las tres sesiones del Curso deVerano que se han realizado desde 2008 Los diser-tantes han sido tanto nacionales como extranjeros porlo que las sesiones 1 y 2 del Curso de Verano fueronimpartidas en ingleacutes abriendo oportunidades para estu-diantes de todo el mundo mientras que la sesioacuten 3 fueimpartida en espantildeol siguiendo la tendencia mundial deregionalizar los cursos

iquestQueacute actividades encara el Instituto respecto deltema de la prevencioacuten y combate contra la pirateriacutea yen especial en lo relacionado con la falsificacioacuten mar-caria

Para el combate a la pirateriacutea y falsificacioacuten existenvarias autoridades que tienen facultades para la realiza-cioacuten de diversas acciones entre ellas se encuentraencabezando el grupo la Procuraduriacutea General de laRepuacuteblica (PGR) en relacioacuten con los delitos la Comi-sioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanita-rios (COFEPRIS) en cuestiones de salud la PoliciacuteaFederal para la flagrancia de delitos y apoyo a las auto-ridades la Administracioacuten General de Aduanas (AGA)retencioacuten de mercanciacutea ilegal en fronteras y el Institu-to Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para elcaso de infracciones administrativas en materia de pro-piedad intelectual

CONCIENTIZACIOacuteN PUacuteBLICA El diacutea 17 de sep-tiembre de 2007 se lanzoacute el Primer Concurso de Dibu-jo Infantil a nivel nacional denominado ldquoPor el respetoa las ideashellip Los nintildeos contra la pirateriacuteardquo dirigido anintildeos de nivel primaria organizado por el IMPI con la

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

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colaboracioacuten de diversos representantes del SectorPrivado a traveacutes del cual se reflejoacute la percepcioacuten quetiene la nintildeez mexicana respecto al fenoacutemeno de lapirateriacutea recibiendo en sus tres primeras ediciones untotal 5575 dibujos habiendo participado la mayoriacutea delos Estados de la Repuacuteblica Mexicana El diacutea 20 deseptiembre de 2010 se inicioacute la Cuarta Edicioacuten delConcurso de Dibujo Infantil misma que finalizo el 31de enero de 2011 habieacutendose recibido un total de2391 dibujos

CAPACITACIOacuteN Desde el antildeo de 2007 a la fechase ha capacitado a verificadores aduanales en coordi-nacioacuten con el sector privado en diversas aduanas conun total de 1064 funcionarios capacitados

ACCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Duranteestos dos uacuteltimos antildeos se han firmado convenios condiversas asociaciones tales como la Asociacioacuten Mexi-cana de Productores de Fonogramas y Videogramas(AMPROFON) la Sociedad de Autores y Composito-

res de Meacutexico (SACM) Centro Mexicano de Protec-cioacuten y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO)la Sociedad Mexicana de Productores de FonogramasVideogramas y Multimedia (SOMEXFON) y la Busi-ness Software Alliance (BSA) con quien se colaboradesde el antildeo 2002 con el objeto de realizar visitas deverificacioacuten en establecimientos con el fin de disuadirlas conductas infractoras de los derechos de Propie-dad Intelectual

PROYECTO DE BASE MARCARIA IMPI-ADUANASEl objeto de este proyecto es que los titulares de losderechos cuenten con una herramienta maacutes para ladeteccioacuten de los productos que puedan estar infrin-giendo sus derechos y que pretendan introducirse alpaiacutes actualmente existe un proyecto de reforma a laLey Aduanera sobre el tema y en paralelo se estaacute tra-bajando en la parte teacutecnica a traveacutes de las aacutereas desistemas de ambas instituciones Se tienen identifica-dos los productos sensibles asiacute como las aduanas porlas cuales ingresa este tipo de mercanciacuteas

Finalmente le puedo comentar que el IMPI ha par-ticipado en diversos Foros Internacionales en repre-sentacioacuten de Meacutexico todos eacutestos relacionados con lamateria de Propiedad Intelectual tales como

bull Las negociaciones formales del Acuerdo Comer-cial Anti-falsificacioacuten (ACTA) desde principios del mesde octubre de 2008 Se llevoacute a cabo la deacutecima rondadurante los diacuteas 16 al 20 de agosto en WashingtonDC Se llevoacute a cabo la uacuteltima ronda de negociacionesformales y sustantivas en Tokio Japoacuten El objeto prin-cipal del ACTA es elevar los estaacutendares de proteccioacuteny observancia de los derechos de Propiedad Intelec-tual que existen actualmente en el Acuerdo Sobre losAspectos de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio (ADPIC)

bull En cuanto a la Organizacioacuten para la Cooperacioacuteny el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) se participoacute en laelaboracioacuten de la segunda fase del estudio denomina-do ldquoEl Impacto Econoacutemico de la Falsificacioacuten y la Pira-teriacuteardquo y tambieacuten se ha participado en las primeras reu-niones que se han realizado para determinar el alcanceque tendraacute la tercera fase de este estudio Asiacute comose ha participado y comentado las Recomendacionesrespecto a este tema Tambieacuten se han implementadolas Recomendaciones realizados por esta organizacioacutena nuestro paiacutes

bull Se designoacute al Lic Jorge Amigo Castantildeeda comopresidente del grupo de expertos en propiedad intelec-tual dentro del foro de APEC por el periacuteodo 2010-2012

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

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PanoraacutemicasArgentina

Herramientas para PYMESMarca colectiva

GABRIELA YOSHIHARAAbogada-Agente de Propiedad

Industrial Socia de DaimarkAbogados Miembro pleno del

Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial del

Colegio Puacuteblico de Abogadosde la Capital Federal

(CPACF)

RESUMEN ANALIacuteTICOEs una herramienta de suma utilidad para los pequentildeos productoresy cooperativas que haciendo sinergia pueden desarrollar y mejorarsus productos y servicios compitiendo con las empresas de mayorescala Interesante enfoque argentino enraizado en la ayuda social alos maacutes vulnerables

PALABRAS CLAVEHerramientaPYMESForma AsociativaOriginalidad argentina

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INTRODUCCIOacuteNCompetir en el mercado actual

con productos originales y serviciosde calidad innovadores y competiti-vos es una ardua tarea Existe paralas PYMES pequentildeos productoresy cooperativas una herramienta quepuede ayudar a superar este desa-fiacuteo

Desde el Convenio de Pariacutespara la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial (1883 revisado 1911) secontempla la posibilidad que cadapaiacutes miembro pueda regular ydeterminar la proteccioacuten de laMarca Colectiva

CONCEPTO GENERALEn teacuterminos generales la marca

colectiva es un ldquosigno distintivoque individualiza productos y servi-cios de una asociacioacutenrdquo Comoindica Jorge Otamendi1 es unamarca que es propiedad demuchos de una organizacioacuten Esuna marca diferenciada por la formaen que seraacute usada y por la caracte-riacutestica de su titular

Se caracteriza por la utilizacioacutenobligatoria por parte de todos losmiembros de la asociacioacuten de unreglamento de uso Los productosy servicios tendraacuten cualidadescomunes sujetas a mecanismos desupervisioacuten y verificacioacuten de uso dela marca Tendraacuten que consensuarestrategias comunes para posicio-nar el producto o servicio en elmercado La mayoriacutea de los paiacutesesrequieren que la solicitud de lamarca colectiva sea acompantildeadacon una copia del reglamento deuso que indicaraacute el uso de esamarca

A traveacutes de la marca colectivase busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la pro-duccioacuten y comercializacioacuten sinotambieacuten evitar la pirateriacutea marcariagenerando el respeto que merecela proteccioacuten de la propiedad inte-lectual

UN POCO DE HISTORIAEs difiacutecil precisar el momento

del nacimiento de las marcas colec-tivas pero la doctrina lo remonta alas marcas corporativas renacentis-tas cuya funcioacuten era casi con exclu-sividad la de garantizar que el pro-ducto habiacutea sido confeccionadoseguacuten las reglas de la corporacioacutenes decir que habiacutean sido sometidosa determinado control y que prove-niacutean de determinada villa o regioacutenLas marcas corporativas medieva-les teniacutean caraacutecter obligatorio yeran un medio para individualizar almaestro y su taller Se colocabansobre los productos elaborados eneacutel como garantiacutea de que se ajusta-ban a las reglas del arte Veniacutean aser marcas colectivas obligatoriascon una funcioacuten de garantiacutea de lacalidad por la corporacioacuten de la queproveniacutea el producto Rita LargoGil2 opina que eran una especie demarca de responsabilidad que per-mitiacutea relacionar producto y fabrican-te

En paiacuteses mediterraacuteneos deEuropa la marca colectiva estaacuteorientada a la poblacioacuten asistidaorganizaciones de bien puacuteblico confines sociales y pequentildeos y media-nos productores En el Mercosurestaacute prevista expresamente la pro-teccioacuten de las marcas colectivaspor parte de los paiacuteses miembrosen el ldquoProtocolo de Armonizacioacutende Normas sobre la Propiedad Inte-lectual del Mercosur en materia de

Marcas Indicaciones de Proceden-cia y Denominaciones de OrigenrdquoEl Protocolo de Armonizacioacuten diceque ldquolos estados Partes protege-raacuten las marcas de servicios y lasmarcas colectivas y podraacuten igual-mente prever proteccioacuten para lasmarcas de certificacioacutenrdquo

ORIGINALIDAD ARGENTINAArgentina hace apenas tres

antildeos cuenta con legislacioacuten especiacute-fica La ley de marca colectiva Nro26355 fue sancionada el 28 defebrero de 2008 y publicada el 27de marzo de ese mismo antildeo La pri-mera marca colectiva concedidafue en junio de 2010 a la Coopera-tiva Minera MTL La Brava para bri-quetas de carboacuten vegetal y servi-cios mineros Sin embargo nuestrosistema tiene una particularidadpues a diferencia del resto delmundo su tratamiento se realiza enel marco de la economiacutea socialSolo aquellas agrupaciones o for-mas asociativas registradas en elRegistro de Efectores del Ministe-rio de Desarrollo Social de laNacioacuten pueden solicitar una marcacolectiva Se la considera unaherramienta complementaria de laeconomiacutea social destinada a esti-mular el desarrollo integral de laspersonas emprendedoras de esca-sos recursos o en situacioacuten de vul-nerabilidad social El Decreto1892004 de Creacioacuten del Regis-tro Nacional de Efectores define elconcepto de Efector personas fiacutesi-cas en condiciones de vulnerabili-dad social desempleo beneficia-rios de programas sociales o juriacutedi-cos cuyos integrantes reuacutenan lascondiciones descriptas para laspersonas fiacutesicas

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ArgentinaHerramientas para PYMES - Marca colectiva

1 Otamendi Jorge 2010 ldquoDerecho de Marcasrdquo Editorial Abeledo Perrot Argentina2 Largo Gil Rita 2006 ldquoLas Marcas Colectivas y las Marcas de Garantiacuteardquo Editorial Thomson-Civitas Espantildea

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

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INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

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pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

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Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

Nuestras OficinasCubaREI en Prop iedad Indust r ia l24

El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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Nuestras OficinasCuba

1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de la Corte deJusticia de la Comunidad AndinaProceso No 23-IP-98 MarcaCombinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de macheteacompantildeada de la expresioacuten ldquoGavi-laacuten Naranjardquo [en liacutenea] Disponibleen httpintranetcomunidadandi-naorgdoc

mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81y 82 de la Decisioacuten 344 de la Comi-sioacuten del Acuerdo de CartagenaProceso 81-IP-2000 MarcaldquoForma de Botellardquo [en liacutenea] Dis-ponible en httpintranetcomuni-dadandinaorgdoc

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mdash OTERO LASTRES JOSEacuteMANUEL ldquoConcepto y Tipos deMarca en la Decisioacuten 344rdquo Memo-rias del Seminario Internacional Laintegracioacuten y Derecho y los Tribu-nales Comunitarios Quito Cuen-ca Guayaquil Trujillo 1996

mdash Panamaacute Ministerio deComercio e Industrias DireccioacutenGeneral de Registro de la Propie-dad Industrial Panamaacute (2008) Ley35 (de 10 de mayo de 1996) Dis-posiciones sobre la PropiedadIndustrial Folleto disponible en laOficina Cubana de la PropiedadIndustrial

mdash Powerpoints de SEMIOLO-GIA I gratis [En liacutenea] Disponibleen httpwwwpowerpointsgra-tisnetSEMIOLOGIA-I1

mdash ldquoLineamientos de trabajopara el examen de la marca tridi-

mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

mdash PEacuteREZ SUAacuteREZ MARLENDE LA CARIDAD ldquoLa marca tridi-mensional Lo interesante de suuniverso Tratamiento legal enCubardquo Rendija Revista Cubana dela Propiedad Industrial Nordm 11Cuba Junio de 2010

mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

mdash Puerto Rico Ley Nordm 169 delantildeo 2009 Ley de Marcas delGobierno de Puerto Rico [en liacutenea]D i s p o n i b l eenhttpwwwlexjuriscomlex-lexLeyes2009lexl2009169htm

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialdel Comercio (Publicacioacuten de laOMPI No 223 (S) Ginebra 2005)Disposiciones del Convenio deBerna para la proteccioacuten de lasObras Literarias y Artiacutesticas (1971)mencionadas en el Acuerdo sobrelos ADPIC

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 3: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

REI en Prop iedad Indust r ia l4

Es Licenciado en Derecho por la Universi-dad Autoacutenoma Metropolitana (UAM) conuna Maestriacutea en Derecho Fiscal y de Finan-zas Puacuteblicas y una Maestriacutea en Estudios Lati-noamericanos (con enfoque en CienciasPoliacuteticas) por la Universidad de Pariacutes EsDoctor en Derecho por la UniversidadNacional Autoacutenoma de Meacutexico (UNAM) Hatrabajado en las aacutereas juriacutedicas de la Secre-tariacutea de Programacioacuten y Presupuesto laSecretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico yel Instituto Mexicano del Seguro Social Tam-bieacuten desempentildeoacute el cargo de Director Juriacutedi-co de la Direccioacuten General del Derecho deAutor Fungioacute como Director General deLegislacioacuten en la Consejeriacutea Juriacutedica del Eje-cutivo Federal En el Sector Economiacutea estu-

vo a cargo de la Coordinacioacuten General Juriacute-dica de la Comisioacuten Federal de MejoraRegulatoria de la Direccioacuten General de Nor-mas y de la Subprocuraduriacutea de Verificacioacutende PROFECO En la Secretariacutea de Hacienday Creacutedito Puacuteblico fue Subprocurador FiscalFederal de Investigaciones

Es profesor de Derecho Constitucional enel programa de Posgrado en Derecho dela UNAM y de Derecho Administrativo enel Centro de Investigacioacuten y Docencia Eco-noacutemica (CIDE)

Recientemente fue nombrado por el Pre-sidente Felipe Calderoacuten como DirectorGeneral del Instituto Mexicano de la Pro-piedad Industrial (IMPI)

Joseacute RodrigoRoque DiacuteazInstituto Nacional de la PropiedadIndustrial (IMPI) Meacutexico

Entrevista realizada por Claudio Marcelo Albarellos

E N T R E V I S T A

iquestPodriacutea comentarnos cuaacuteles han sido los principalesantecedentes y objetivos institucionales que se hantenido en cuenta para la creacioacuten del Instituto Mexi-cano de la Propiedad Industrial

Actualmente la propiedad intelectual y muy espe-cialmente la propiedad industrial se ha convertido enun ingrediente imprescindible en la vida econoacutemica decualquier paiacutes sobre todo en aquellas economiacuteas quebuscan desarrollarse nuestro paiacutes no ha sido la excep-cioacuten a eacuteste fenoacutemeno

En Meacutexico la proteccioacuten de los derechos de pro-piedad industrial no es una actividad reciente de hechosu evolucioacuten se ha venido desarrollando paulatinamen-te y sus antecedentes datan desde las Cortes Espantildeo-las en 1820 en las que se protegieron los derechosde los inventores pero es hasta 1942 que se publicala Primera Ley que sobre patentes y marcas Maacutesrecientemente en 1987 se reforma y adiciona la Leyde Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Leyde Fomento y Proteccioacuten de la Propiedad Industrialque establecioacute en su artiacuteculo 7deg la creacioacuten de una Ins-titucioacuten especializada que brindara apoyo teacutecnico a laSecretariacutea de Economiacutea en la administracioacuten del siste-ma de propiedad industrial

Auacuten y cuando en nuestro paiacutes ya se contaba conun sistema de registro de marcas y proteccioacuten deinvenciones era evidente que existiacutea la necesidad dela creacioacuten de un organismo especializado soacutelido ycon la infraestructura adecuada que se encargara deadministrar todo el sistema de propiedad industrial

El antecedente inmediato del IMPI hasta 1993 fuela Direccioacuten General de Desarrollo Tecnoloacutegico(DGDT) de la entonces Secretariacutea de Comercio yFomento Industrial (SECOFI) Asiacute pues el 10 dediciembre de 1993 se crea el Instituto Mexicano de laPropiedad Industrial por decreto presidencial y en elantildeo de 1994 se crea fiacutesicamente la institucioacuten se modi-fica la ley de la propiedad industrial y se le dan atribu-ciones como autoridad administrativa en la materiapara

bull Otorgar proteccioacuten a traveacutes de las figuras deinvenciones y signos distintivos

bull Prevenir y combatir los actos que atenten contrala Propiedad Industrial y constituyan competencia des-leal asiacute como aplicar las sanciones correspondientes

bull Promover la cooperacioacuten internacional medianteel intercambio de experiencias

bull Promover y fomentar la actividad inventiva latransferencia de tecnologiacutea la divulgacioacuten de los acer-vos documentales de informacioacuten tecnoloacutegica

iquestCoacutemo se ha implementado el acercamiento delos servicios que presta el Instituto a los usuarios delsistema en su lugar de residencia a traveacutes de Ofici-nas Regionales y cuaacutel es la evaluacioacuten que puedehacer hoy respecto de la actividad de las mismas

Con el objetivo de acercar a la poblacioacuten la ofertade servicios del Instituto se inicioacute un programa de des-centralizacioacuten enfocado a la creacioacuten de OficinasRegionales en las que los usuarios pudieran hacer sustraacutemites y recibir asesoriacutea en ciudades maacutes cercanas asus lugares de origen La evaluacioacuten de las OficinasRegionales es positiva toda vez que se han acercadolos servicios del IMPI a los usuarios de todo el paiacutespromoviendo de esta manera el uso del sistema depropiedad industrial por parte de toda la poblacioacuten

iquestQueacute evaluacioacuten hace Usted respecto de la cantidadde patentes solicitadas y de patentes registradas yconcedidas iquestHay una tendencia al crecimiento obien una contraccioacuten de su cantidad

El IMPI ha registrado cambios espectaculares en elvolumen de asuntos atendidos A pesar de que desdeel antildeo 2004 se habiacutea observado una tendencia de cre-cimiento sostenido en el nuacutemero de solicitudes depatente ingresadas en el 2008 se observoacute un ligerodecremento del 01 sin embargo es en 2009 cuan-do se recibieron 14281 solicitudes es decir un1387 menos con respecto al 2008 (16581) Seconsidera que esta disminucioacuten se debe a las condi-ciones econoacutemicas imperantes en los paiacuteses desarro-llados tradicionalmente patentadores como los Esta-dos Unidos de Ameacuterica que es el paiacutes que ingresamaacutes solicitudes a Meacutexico En el antildeo 2010 se registroacute

REI en Prop iedad Indust r ia l 5

JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

e n t r e v i s t a

un aumento al recibir 14576 solicitudes es decir serecibioacute un 2 maacutes

Los tres primeros antildeos con el mayor nuacutemero desolicitudes recibidas son en primer lugar el 2007 conun total de 16599 solicitudes el segundo lugar loocupa el antildeo 2008 cuando ingresaron 16581 solicitu-des y el tercer lugar el antildeo 2006 con 15500 solicitu-des totales

En cuanto a las solicitudes de patente de mexica-nos al cierre del ejercicio 2010 ingresaron 951 solici-tudes cifra maacutexima nunca antes alcanzada

La actividad inventiva nacional crece en forma sos-tenida en el presente sexenio pasando de la variacioacutennegativa promedio anual del -320 en el periacuteodo1993-1999 al 1405 para el periacuteodo 2007-2010 conun 324 promedio anual en el periacuteodo 1993-2010

Respecto a las patentes otorgadas el 2008 mues-tra el mayor nuacutemero de concesiones con 10440 lesigue el antildeo 2007 con 9957 y en tercer lugar el antildeo2006 con 9632 concesiones Asimismo durante losprimeros 10 antildeos del Instituto es decir de 1994 a2003 se otorgaron un total de 45770 patentes En elsegundo periodo de 2004 a 2010 se otorgaron63993 patentes Es decir en los uacuteltimos 7 antildeos sehan otorgado un 40 maacutes de patentes Esto se debeentre otras cosas a que el personal contratado delInstituto aumentoacute pasando de 624 plazas en 2003 a705 en el antildeo 2004 y hasta llegar a 884 en el antildeo2010

iquestCuaacuteles han sido en general los resultados de solici-tudes efectuadas mediante el PCT en comparacioacutencon las patentes solicitadas por la viacutea tradicional

Meacutexico se adhirioacute al Tratado de Cooperacioacuten enMateria de Patentes (PCT) en el antildeo de 1994 entran-do en vigor el 1ordm de enero de 1995 abriendo unaexpectativa interesante para las solicitudes de mexica-nos que deseaban la proteccioacuten en varios paiacuteses asiacutecomo para solicitantes extranjeros que veiacutean como unmercado de oportunidad para proteger y comercializarsus invenciones a nuestro paiacutes

Las solicitudes de patente ingresadas por PCT hanmostrado un crecimiento gradual y sostenido llegandoen el 2008 a representar el 85 del total recibido enel IMPI la participacioacuten maacutexima histoacuterica para este tipode solicitudes

La innovacioacuten tecnoloacutegica es una herramienta funda-mental para obtener altas tasas de crecimiento pro-ductivo iquestCoacutemo gestiona el IMPI sus poliacuteticas relati-

vas a innovacioacuten tecnoloacutegica y queacute acciones concre-tas se han desarrollado en esa aacuterea

La innovacioacuten es la principal herramienta para elcrecimiento productivo de un paiacutes y justamente la pro-ductividad se puede medir entre otros instrumentos atraveacutes del nuacutemero de patentes que se generan

De acuerdo a esto surge la necesidad de adoptarmedidas adecuadas para invertir en innovacioacuten y sermaacutes productivos de aquiacute que las poliacuteticas de tecnoloacute-gica y de innovacioacuten se basen en una correcta legisla-cioacuten respecto de la PI orientada a estimular la genera-cioacuten de tecnologiacutea Estas poliacuteticas deben consensuar-se con las empresas centros de investigacioacuten y sobretodo con el Sistema de Innovacioacuten mexicano en suconjunto

A partir de lo anterior se instaloacute en Meacutexico el 3 deagosto de 2009 dentro del 2ordm Congreso Nacional deVinculacioacuten el Consejo Asesor de Vinculacioacuten comoun organismo promotor de la articulacioacuten de los dife-rentes sectores sociales y comprometidos en crear unSistema Nacional de Vinculacioacuten En este mismo tenory derivado de la Reforma a la Ley de Ciencia Tecnolo-giacutea de diciembre de 2009 se instala el Comiteacute Inter-sectorial para la Innovacioacuten el cual tiene a su cargo eldisentildeo y operacioacuten de la poliacutetica puacuteblica en materia deinnovacioacuten del paiacutes y que funge como instancia espe-cializada del Consejo General de Investigacioacuten Cientiacutefi-ca Desarrollo Tecnoloacutegico e Innovacioacuten que encabezael Presidente de la Repuacuteblica Cabe destacar que elIMPI es integrante y participante activo de estosesfuerzos especialmente en el aacutembito del fortaleci-miento institucional para fomentar y promover la inno-vacioacuten en Meacutexico asiacute como la integracioacuten de sus acto-res principales

Aquiacute cabe destacar el desarrollo e implementacioacutendel Programa Nacional de Innovacioacuten (noviembre2010) que da un sustento importante a las accionesanteriores en cumplimiento con la Ley de Ciencia yTecnologiacutea y dentro del cual el IMPI tiene una partici-pacioacuten importante En el marco de este programa sedestaca la colaboracioacuten del IMPI en la creacioacuten de Uni-

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

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dades de Vinculacioacuten y Transferencia de Conocimiento(UVTC) que tienen como propoacutesito contribuir al creci-miento y desarrollo de la economiacutea del conocimientoen Meacutexico y por ende a la innovacioacuten empresarial pormedio de la generacioacuten y ejecucioacuten de proyectos enmateria de desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten y pro-mover su vinculacioacuten con los diferentes sectoresCabe resaltar que dentro la medicioacuten de las liacuteneas deaccioacuten descritas en este Programa se tienen entreotros indicadores a las patentes marcas disentildeos ymodelos de utilidad registrados Las patentes son unbuen indicador para medir la capacidad innovadora deun paiacutes porque estaacuten consideradas como un incentivoa las actividades relacionadas con la innovacioacuten y sucorrespondiente explotacioacuten econoacutemica

iquestEn queacute consiste la reciente implementacioacuten que elIMPI ha llevado a cabo junto a la Oficina de Marcasy Patentes de los EEUU (USPTO) del Proyecto Pilotosobre el Procedimiento Acelerado de Patentes(PPH) iquestCuaacuteles son las expectativas que tiene elIMPI respecto de este proyecto piloto

El PPH aprovecha el resultado del examen de fondorealizado por las oficinas de PI para permitir que lossolicitantes puedan agilizar el procedimiento de obten-cioacuten de patentes en las oficinas signatarias Por suparte las Oficinas de PI pueden acelerar el proceso deexamen de patentes mediante el uso en la medida delo posible de los resultados del examen de fondo obte-nidos por las oficinas signatarias

Este Programa no soacutelo facilita la solicitud de la pro-teccioacuten de la patente sino que reduce costos y tiempode traacutemite Es decir se incrementa la probabilidad deobtencioacuten de la patente hasta en un 90 sobre lasmismas reivindicaciones ya aprobadas

El programa PPH no exime a los solicitantes detodas sus obligaciones en virtud de la Ley de la Pro-piedad Industrial y la legislacioacuten aplicable El solicitantedeberaacute actuar de buena fe incluido el suministro deinformacioacuten al IMPI sobre cualquier documento quesea considerado relevante para determinar la patenta-bilidad

El IMPI estima incrementar gradualmente la conce-sioacuten de patentes en Meacutexico toda vez que este proce-dimiento acelerado podriacutea tambieacuten incrementar la can-tidad de solicitudes recibidas para su proteccioacuten ennuestro paiacutes tanto de mexicanos como de extranje-ros Asimismo se han identificado beneficios de granintereacutes para las oficinas que lo aplican entre los quese citan

bull El periacuteodo de traacutemite para la primera etapa deexamen relativo a las solicitudes de PPH se ha reduci-do de 27 meses a menos de 3 meses en algunas ofi-cinas participantes

bull Algunas oficinas participantes han logrado obte-ner una tasa de otorgamiento de patentes del 95para aplicaciones del PPH

bull Algunas oficinas participantes han implementadoel procedimiento en forma gratuita (Oficina de GranBretantildea Japoacuten Estados Unidos de Ameacuterica entreotras) lo que apoya la economiacutea del solicitante

Finalmente se contempla que este Programa Pilo-to sea una experiencia exitosa y brinde al usuario delsistema de PI las herramientas necesarias para acce-der a nuevos mercados posicionando al IMPI comouna institucioacuten moderna y armonizada con las tenden-cias internacionales evitando la duplicidad del trabajo ypor consiguiente mejorando la calidad de las patentes

Como toda Oficina moderna el IMPI cuenta condiversas bases documentales y de datos aplicacio-nes de software y servicios disponibles para losusuarios del sistema a traveacutes del sitio web del Insti-tuto iquestPuede mencionarnos algunos de estos servi-cios digitales y coacutemo han impactado en los procesosde registro

En esta era digital los portales electroacutenicos hancobrado una gran importancia para el funcionamientointeraccioacuten promocioacuten y realizacioacuten de transaccionesentre las instituciones y sus usuarios En el caso delIMPI dentro de nuestro sitio web se encuentran acce-sos a diversos portales electroacutenicos que brindan infor-macioacuten a los usuarios asiacute como a traveacutes de los cualespueden realizar pagos y solicitar servicios todo estoen un ambiente electroacutenico o virtual Entre algunos deestos portales puedo mencionarle

Portal SIGA ndash Gaceta de la Propiedad Industrial gra-tuita y 100 electroacutenica El Portal SIGA opera desdemarzo de 2009 y permite a los usuarios la descarga yconsulta gratuita de Gacetas de Marcas PatentesContencioso asiacute como ejemplares especiales con infor-macioacuten desde 1873 a la fecha y liga al usuario coninformacioacuten de otros sitios con los que el IMPI com-

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parte informacioacuten como Patentscope Espacenet-Lati-pat etc

Portal ViDoc ndash Visor de Documentos del IMPIVIDOC versioacuten 20 A partir del 10 de enero de 2011se concluyoacute la versioacuten 20 del VIDOC que permite laconsulta y descarga puacuteblica de informacioacuten de expe-dientes completos de Marcas Patentes Asuntos Con-tenciosos Asuntos Juriacutedicos y Biblioratos del Centrode Informacioacuten Tecnoloacutegica

Portal Marcanet Le permite al puacuteblico usuario laconsulta de la base de datos de Marcas

Servicio Automatizado de Informacioacuten de Marcaspara el sistema de Aduanas de la SHCP Se puso enoperacioacuten un servicio a traveacutes de Internet con informa-cioacuten de marcas disponible para el sistema de Aduanasde la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico(SHCP) A traveacutes de este servicio el IMPI informa aAduanas en liacutenea sobre titulares de productos marca-rios con registro apoyando el combate a la pirateriacutea yal contrabando de mercanciacuteas en los puntos de entra-da al paiacutes

Portal PYMETEC Portal orientado a presentar infor-macioacuten de patentes que se encuentran en el dominiopuacuteblico y que por ende pueden ser utilizadas sincorrer el riesgo de infringir derechos de propiedad inte-lectual

Sabemos de la incesante y proliacutefica actividad delIMPI en materia de cooperacioacuten internacional y depromocioacuten iquestpuede comentarnos las principales acti-vidades que se han encarado en este aspecto

Para Meacutexico la Cooperacioacuten Internacional es unaherramienta importante de su poliacutetica exterior que lesignifica la posibilidad de recibir y proporcionar colabo-racioacuten teacutecnica cientiacutefica educativa y cultural en diver-sas aacutereas y campos con un gran nuacutemero de paiacuteses yorganismos internacionales La Cooperacioacuten Interna-cional es un instrumento uacutetil para complementar losesfuerzos nacionales en pro del desarrollo

Por lo anterior desde la creacioacuten del InstitutoMexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la coope-racioacuten internacional ha sido considerada como un ins-trumento baacutesico en la buacutesqueda de opciones que con-tribuyan al

bull Desarrollo del capital humanobull Intercambio de informacioacutenbull Desarrollo de infraestructura nacional y regionalbull Fortalecimiento de la gestioacuten administrativabull Fortalecimiento de la proteccioacuten de los derechos

de propiedad industrial

Cabe mencionar que el IMPI constituye un casoparticular ya que goza de la experiencia de practicar lacooperacioacuten internacional desde una triple dimensioacutencomo institucioacuten receptora oferente y socia Ello nospermite recibir cooperacioacuten de oficinas de propiedadintelectual y de organismos internacionales y ofrecercooperacioacuten a oficinas homoacutelogas

El Instituto ha encontrado en la cooperacioacuten inter-nacional con otras oficinas de propiedad industrial enel mundo asiacute como con organismos internacionalesuna fuente insustituible de intercambio de conocimien-tos que le permiten una continua actualizacioacuten en lastendencias internacionales de los sistemas de adminis-tracioacuten de los derechos de propiedad industrial

A nivel regional hemos elaborado mecanismos decooperacioacuten internacional para la creacioacuten de estrate-gias y poliacuteticas que conllevan a una mayor utilizacioacutendel sistema de propiedad industrial en la industria y enel comercio a manera de ejemplo podemos mencio-nar el ldquoSistema de apoyo para la gestioacuten de solicitu-des de patentes para los paiacuteses centroamericanos y laRepuacuteblica Dominicanardquo (CADOPAT) del cual se bene-fician Costa Rica El Salvador Guatemala HondurasNicaragua Panamaacute Repuacuteblica Dominicana BeliceCuba y Colombia Debo destacar que a este grupo deoficinas beneficiarias recientemente se unioacute la Organi-zacioacuten Regional Africana de la Propiedad Intelectual(ARIPO) cuyos miembros son Botswana GambiaGhana Kenia Lesoto Malawi Mozambique NamibiaSierra Leona Somalia Sudan Suazilandia UgandaTanzania Zambia Zimbabue y Liberia

En cuanto a la cooperacioacuten bilateral el IMPI colabo-ra conjuntamente las oficinas de los siguientes paiacutesesCuba Brasil Ecuador Costa Rica Peruacute RepuacuteblicaDominicana Costa Rica El Salvador Espantildea FranciaUnioacuten Europea asiacute como con la Oficina Europea dePatentes la Organizacioacuten Africana de la PI y la Organi-zacioacuten Regional Africana de la PI siendo que a nivelmultilateral tenemos una estrecha cooperacioacuten con laOrganizacioacuten Mundial de la Propiedad Intelectual y anivel regional con la Organizacioacuten de Estados America-nos

Esta cooperacioacuten consiste en el intercambio deexperiencias entre Oficinas la cual se da a traveacutes deseminarios talleres cursos de capacitacioacuten misionesde expertos y pasantiacuteas entre otros los cuales contri-buyen a fortalecer el sistema de PI en nuestro paiacutes asiacutecomo a servir de ejemplo para oficinas de menortamantildeo como es el caso de los oficinas centroameri-canas y africanas las cuales se benefician de la expe-

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riencia y procedimientos instaurados en Meacutexico sobrelos cuales reciben capacitacioacuten y apoyo por parte delIMPI para el fortalecimiento de sus Oficinas

Finalmente podemos concluir que la participacioacutendel IMPI en negociaciones y diversos foros internacio-nales tales como la Organizacioacuten Mundial de la Propie-dad Intelectual (OMPI) la Organizacioacuten Mundial deComercio (OMC) la Organizacioacuten Mundial de la Salud(OMS) la Convencioacuten de la Diversidad Bioloacutegica(CDB) el Foro de Cooperacioacuten Asia-Paciacutefico (APEC) yla Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el DesarrolloEconoacutemico (OCDE) entre otros ha contribuido a

bull Proponer y establecer normas nacionales deacuerdo a los estaacutendares internacionales

bull Promover la evolucioacuten del tema de propiedadindustrial a traveacutes del intercambio de experienciasentre los paiacuteses

bull Favorecer la realizacioacuten de estudios en la materiabull Promover el anaacutelisis y debate sobre propuestas

relativas a la armonizacioacuten de la legislacioacuten internacio-nal que entre otras cuestiones facilita la interpretacioacutenjudicial

bull Promover la aceptacioacuten de instrumentos interna-cionales que incluyen el tema de propiedad intelectualy cuestiones relacionadas

En materia de promocioacuten el IMPI desde su crea-cioacuten ha participado en actividades de promocioacuten ydifusioacuten del tema de la propiedad industrial a traveacutes dela imparticioacuten de cursos seminarios talleres conferen-cias y la participacioacuten en ferias y exposiciones comer-ciales y tecnoloacutegicas

Asiacute funcionarios del IMPI han participado en maacutesde 8500 actividades de promocioacuten en la RepuacuteblicaMexicana Estos eventos nos han permitido acercar-nos a nuestros usuarios para proveerles informacioacutenrelacionada con las bondades y ventajas que represen-ta la utilizacioacuten del sistema de propiedad industrial ennuestro paiacutes para sus actividades comerciales empre-sariales y de desarrollo tecnoloacutegico

Asimismo el IMPI ha emprendido campantildeas decomunicacioacuten social orientadas a dar a conocer a lapoblacioacuten los servicios que presta el Instituto a traveacutesde medios masivos de comunicacioacuten

El Instituto ha emprendido diversas actividades deRelaciones Puacuteblicas para difundir el tema de la propie-dad industrial entre los reporteros y medios de comu-nicacioacuten organizando conferencias de prensa y gene-rando sus respectivos materiales informativos (boleti-nes de prensa) a la vez que ha incursionado en losdenominados ldquoMedios Socialesrdquo (Social Media) con

el fin de complementar la comunicacioacuten y la informa-cioacuten con que actualmente se cuenta en nuestro sitioweb

La OMPI ha elegido al IMPI como oficina de referen-cia para desarrollar varias de sus actividades acadeacute-micas entre ellas el dictado del curso general de PI yel WIPO-Meacutexico Summer School on IP (WMSS)iquestCuaacuteles han sido los resultados de dichas activida-des de formacioacuten

Respecto del Curso baacutesico de Propiedad Intelec-tual titulado DL101 administrado por el IMPI en colabo-racioacuten con la Organizacioacuten Mundial de la PropiedadIntelectual (OMPI) puedo comentarle que ya han cur-sado y concluido el mismo maacutes de 20000 alumnos

Con relacioacuten al Curso de Verano Meacutexico fue el pri-mer paiacutes en Ameacuterica en ser sede de este curso Elresultado ha sido la capacitacioacuten de maacutes de 50 estu-diantes y joacutevenes profesionales de los 5 continentesdel mundo derivado de las tres sesiones del Curso deVerano que se han realizado desde 2008 Los diser-tantes han sido tanto nacionales como extranjeros porlo que las sesiones 1 y 2 del Curso de Verano fueronimpartidas en ingleacutes abriendo oportunidades para estu-diantes de todo el mundo mientras que la sesioacuten 3 fueimpartida en espantildeol siguiendo la tendencia mundial deregionalizar los cursos

iquestQueacute actividades encara el Instituto respecto deltema de la prevencioacuten y combate contra la pirateriacutea yen especial en lo relacionado con la falsificacioacuten mar-caria

Para el combate a la pirateriacutea y falsificacioacuten existenvarias autoridades que tienen facultades para la realiza-cioacuten de diversas acciones entre ellas se encuentraencabezando el grupo la Procuraduriacutea General de laRepuacuteblica (PGR) en relacioacuten con los delitos la Comi-sioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanita-rios (COFEPRIS) en cuestiones de salud la PoliciacuteaFederal para la flagrancia de delitos y apoyo a las auto-ridades la Administracioacuten General de Aduanas (AGA)retencioacuten de mercanciacutea ilegal en fronteras y el Institu-to Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para elcaso de infracciones administrativas en materia de pro-piedad intelectual

CONCIENTIZACIOacuteN PUacuteBLICA El diacutea 17 de sep-tiembre de 2007 se lanzoacute el Primer Concurso de Dibu-jo Infantil a nivel nacional denominado ldquoPor el respetoa las ideashellip Los nintildeos contra la pirateriacuteardquo dirigido anintildeos de nivel primaria organizado por el IMPI con la

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colaboracioacuten de diversos representantes del SectorPrivado a traveacutes del cual se reflejoacute la percepcioacuten quetiene la nintildeez mexicana respecto al fenoacutemeno de lapirateriacutea recibiendo en sus tres primeras ediciones untotal 5575 dibujos habiendo participado la mayoriacutea delos Estados de la Repuacuteblica Mexicana El diacutea 20 deseptiembre de 2010 se inicioacute la Cuarta Edicioacuten delConcurso de Dibujo Infantil misma que finalizo el 31de enero de 2011 habieacutendose recibido un total de2391 dibujos

CAPACITACIOacuteN Desde el antildeo de 2007 a la fechase ha capacitado a verificadores aduanales en coordi-nacioacuten con el sector privado en diversas aduanas conun total de 1064 funcionarios capacitados

ACCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Duranteestos dos uacuteltimos antildeos se han firmado convenios condiversas asociaciones tales como la Asociacioacuten Mexi-cana de Productores de Fonogramas y Videogramas(AMPROFON) la Sociedad de Autores y Composito-

res de Meacutexico (SACM) Centro Mexicano de Protec-cioacuten y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO)la Sociedad Mexicana de Productores de FonogramasVideogramas y Multimedia (SOMEXFON) y la Busi-ness Software Alliance (BSA) con quien se colaboradesde el antildeo 2002 con el objeto de realizar visitas deverificacioacuten en establecimientos con el fin de disuadirlas conductas infractoras de los derechos de Propie-dad Intelectual

PROYECTO DE BASE MARCARIA IMPI-ADUANASEl objeto de este proyecto es que los titulares de losderechos cuenten con una herramienta maacutes para ladeteccioacuten de los productos que puedan estar infrin-giendo sus derechos y que pretendan introducirse alpaiacutes actualmente existe un proyecto de reforma a laLey Aduanera sobre el tema y en paralelo se estaacute tra-bajando en la parte teacutecnica a traveacutes de las aacutereas desistemas de ambas instituciones Se tienen identifica-dos los productos sensibles asiacute como las aduanas porlas cuales ingresa este tipo de mercanciacuteas

Finalmente le puedo comentar que el IMPI ha par-ticipado en diversos Foros Internacionales en repre-sentacioacuten de Meacutexico todos eacutestos relacionados con lamateria de Propiedad Intelectual tales como

bull Las negociaciones formales del Acuerdo Comer-cial Anti-falsificacioacuten (ACTA) desde principios del mesde octubre de 2008 Se llevoacute a cabo la deacutecima rondadurante los diacuteas 16 al 20 de agosto en WashingtonDC Se llevoacute a cabo la uacuteltima ronda de negociacionesformales y sustantivas en Tokio Japoacuten El objeto prin-cipal del ACTA es elevar los estaacutendares de proteccioacuteny observancia de los derechos de Propiedad Intelec-tual que existen actualmente en el Acuerdo Sobre losAspectos de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio (ADPIC)

bull En cuanto a la Organizacioacuten para la Cooperacioacuteny el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) se participoacute en laelaboracioacuten de la segunda fase del estudio denomina-do ldquoEl Impacto Econoacutemico de la Falsificacioacuten y la Pira-teriacuteardquo y tambieacuten se ha participado en las primeras reu-niones que se han realizado para determinar el alcanceque tendraacute la tercera fase de este estudio Asiacute comose ha participado y comentado las Recomendacionesrespecto a este tema Tambieacuten se han implementadolas Recomendaciones realizados por esta organizacioacutena nuestro paiacutes

bull Se designoacute al Lic Jorge Amigo Castantildeeda comopresidente del grupo de expertos en propiedad intelec-tual dentro del foro de APEC por el periacuteodo 2010-2012

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PanoraacutemicasArgentina

Herramientas para PYMESMarca colectiva

GABRIELA YOSHIHARAAbogada-Agente de Propiedad

Industrial Socia de DaimarkAbogados Miembro pleno del

Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial del

Colegio Puacuteblico de Abogadosde la Capital Federal

(CPACF)

RESUMEN ANALIacuteTICOEs una herramienta de suma utilidad para los pequentildeos productoresy cooperativas que haciendo sinergia pueden desarrollar y mejorarsus productos y servicios compitiendo con las empresas de mayorescala Interesante enfoque argentino enraizado en la ayuda social alos maacutes vulnerables

PALABRAS CLAVEHerramientaPYMESForma AsociativaOriginalidad argentina

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INTRODUCCIOacuteNCompetir en el mercado actual

con productos originales y serviciosde calidad innovadores y competiti-vos es una ardua tarea Existe paralas PYMES pequentildeos productoresy cooperativas una herramienta quepuede ayudar a superar este desa-fiacuteo

Desde el Convenio de Pariacutespara la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial (1883 revisado 1911) secontempla la posibilidad que cadapaiacutes miembro pueda regular ydeterminar la proteccioacuten de laMarca Colectiva

CONCEPTO GENERALEn teacuterminos generales la marca

colectiva es un ldquosigno distintivoque individualiza productos y servi-cios de una asociacioacutenrdquo Comoindica Jorge Otamendi1 es unamarca que es propiedad demuchos de una organizacioacuten Esuna marca diferenciada por la formaen que seraacute usada y por la caracte-riacutestica de su titular

Se caracteriza por la utilizacioacutenobligatoria por parte de todos losmiembros de la asociacioacuten de unreglamento de uso Los productosy servicios tendraacuten cualidadescomunes sujetas a mecanismos desupervisioacuten y verificacioacuten de uso dela marca Tendraacuten que consensuarestrategias comunes para posicio-nar el producto o servicio en elmercado La mayoriacutea de los paiacutesesrequieren que la solicitud de lamarca colectiva sea acompantildeadacon una copia del reglamento deuso que indicaraacute el uso de esamarca

A traveacutes de la marca colectivase busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la pro-duccioacuten y comercializacioacuten sinotambieacuten evitar la pirateriacutea marcariagenerando el respeto que merecela proteccioacuten de la propiedad inte-lectual

UN POCO DE HISTORIAEs difiacutecil precisar el momento

del nacimiento de las marcas colec-tivas pero la doctrina lo remonta alas marcas corporativas renacentis-tas cuya funcioacuten era casi con exclu-sividad la de garantizar que el pro-ducto habiacutea sido confeccionadoseguacuten las reglas de la corporacioacutenes decir que habiacutean sido sometidosa determinado control y que prove-niacutean de determinada villa o regioacutenLas marcas corporativas medieva-les teniacutean caraacutecter obligatorio yeran un medio para individualizar almaestro y su taller Se colocabansobre los productos elaborados eneacutel como garantiacutea de que se ajusta-ban a las reglas del arte Veniacutean aser marcas colectivas obligatoriascon una funcioacuten de garantiacutea de lacalidad por la corporacioacuten de la queproveniacutea el producto Rita LargoGil2 opina que eran una especie demarca de responsabilidad que per-mitiacutea relacionar producto y fabrican-te

En paiacuteses mediterraacuteneos deEuropa la marca colectiva estaacuteorientada a la poblacioacuten asistidaorganizaciones de bien puacuteblico confines sociales y pequentildeos y media-nos productores En el Mercosurestaacute prevista expresamente la pro-teccioacuten de las marcas colectivaspor parte de los paiacuteses miembrosen el ldquoProtocolo de Armonizacioacutende Normas sobre la Propiedad Inte-lectual del Mercosur en materia de

Marcas Indicaciones de Proceden-cia y Denominaciones de OrigenrdquoEl Protocolo de Armonizacioacuten diceque ldquolos estados Partes protege-raacuten las marcas de servicios y lasmarcas colectivas y podraacuten igual-mente prever proteccioacuten para lasmarcas de certificacioacutenrdquo

ORIGINALIDAD ARGENTINAArgentina hace apenas tres

antildeos cuenta con legislacioacuten especiacute-fica La ley de marca colectiva Nro26355 fue sancionada el 28 defebrero de 2008 y publicada el 27de marzo de ese mismo antildeo La pri-mera marca colectiva concedidafue en junio de 2010 a la Coopera-tiva Minera MTL La Brava para bri-quetas de carboacuten vegetal y servi-cios mineros Sin embargo nuestrosistema tiene una particularidadpues a diferencia del resto delmundo su tratamiento se realiza enel marco de la economiacutea socialSolo aquellas agrupaciones o for-mas asociativas registradas en elRegistro de Efectores del Ministe-rio de Desarrollo Social de laNacioacuten pueden solicitar una marcacolectiva Se la considera unaherramienta complementaria de laeconomiacutea social destinada a esti-mular el desarrollo integral de laspersonas emprendedoras de esca-sos recursos o en situacioacuten de vul-nerabilidad social El Decreto1892004 de Creacioacuten del Regis-tro Nacional de Efectores define elconcepto de Efector personas fiacutesi-cas en condiciones de vulnerabili-dad social desempleo beneficia-rios de programas sociales o juriacutedi-cos cuyos integrantes reuacutenan lascondiciones descriptas para laspersonas fiacutesicas

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ArgentinaHerramientas para PYMES - Marca colectiva

1 Otamendi Jorge 2010 ldquoDerecho de Marcasrdquo Editorial Abeledo Perrot Argentina2 Largo Gil Rita 2006 ldquoLas Marcas Colectivas y las Marcas de Garantiacuteardquo Editorial Thomson-Civitas Espantildea

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

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INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

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pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

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4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

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8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

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Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

Nuestras OficinasCubaREI en Prop iedad Indust r ia l24

El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

BIBLIOGRAFIacuteAmdash BARRETO GERMAacuteN Imaacute-

genes y colores tambieacuten son mar-cas Marcas no convencionales(Nuevos formatos de marcas dis-tintos al nombre o logo del produc-to) [En liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomassetsdocumentspdfInglesmar-caspdf

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REI en Prop iedad Indust r ia l 33

Nuestras OficinasCuba

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mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

mdash PEacuteREZ SUAacuteREZ MARLENDE LA CARIDAD ldquoLa marca tridi-mensional Lo interesante de suuniverso Tratamiento legal enCubardquo Rendija Revista Cubana dela Propiedad Industrial Nordm 11Cuba Junio de 2010

mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

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mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

40

La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 4: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

iquestPodriacutea comentarnos cuaacuteles han sido los principalesantecedentes y objetivos institucionales que se hantenido en cuenta para la creacioacuten del Instituto Mexi-cano de la Propiedad Industrial

Actualmente la propiedad intelectual y muy espe-cialmente la propiedad industrial se ha convertido enun ingrediente imprescindible en la vida econoacutemica decualquier paiacutes sobre todo en aquellas economiacuteas quebuscan desarrollarse nuestro paiacutes no ha sido la excep-cioacuten a eacuteste fenoacutemeno

En Meacutexico la proteccioacuten de los derechos de pro-piedad industrial no es una actividad reciente de hechosu evolucioacuten se ha venido desarrollando paulatinamen-te y sus antecedentes datan desde las Cortes Espantildeo-las en 1820 en las que se protegieron los derechosde los inventores pero es hasta 1942 que se publicala Primera Ley que sobre patentes y marcas Maacutesrecientemente en 1987 se reforma y adiciona la Leyde Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Leyde Fomento y Proteccioacuten de la Propiedad Industrialque establecioacute en su artiacuteculo 7deg la creacioacuten de una Ins-titucioacuten especializada que brindara apoyo teacutecnico a laSecretariacutea de Economiacutea en la administracioacuten del siste-ma de propiedad industrial

Auacuten y cuando en nuestro paiacutes ya se contaba conun sistema de registro de marcas y proteccioacuten deinvenciones era evidente que existiacutea la necesidad dela creacioacuten de un organismo especializado soacutelido ycon la infraestructura adecuada que se encargara deadministrar todo el sistema de propiedad industrial

El antecedente inmediato del IMPI hasta 1993 fuela Direccioacuten General de Desarrollo Tecnoloacutegico(DGDT) de la entonces Secretariacutea de Comercio yFomento Industrial (SECOFI) Asiacute pues el 10 dediciembre de 1993 se crea el Instituto Mexicano de laPropiedad Industrial por decreto presidencial y en elantildeo de 1994 se crea fiacutesicamente la institucioacuten se modi-fica la ley de la propiedad industrial y se le dan atribu-ciones como autoridad administrativa en la materiapara

bull Otorgar proteccioacuten a traveacutes de las figuras deinvenciones y signos distintivos

bull Prevenir y combatir los actos que atenten contrala Propiedad Industrial y constituyan competencia des-leal asiacute como aplicar las sanciones correspondientes

bull Promover la cooperacioacuten internacional medianteel intercambio de experiencias

bull Promover y fomentar la actividad inventiva latransferencia de tecnologiacutea la divulgacioacuten de los acer-vos documentales de informacioacuten tecnoloacutegica

iquestCoacutemo se ha implementado el acercamiento delos servicios que presta el Instituto a los usuarios delsistema en su lugar de residencia a traveacutes de Ofici-nas Regionales y cuaacutel es la evaluacioacuten que puedehacer hoy respecto de la actividad de las mismas

Con el objetivo de acercar a la poblacioacuten la ofertade servicios del Instituto se inicioacute un programa de des-centralizacioacuten enfocado a la creacioacuten de OficinasRegionales en las que los usuarios pudieran hacer sustraacutemites y recibir asesoriacutea en ciudades maacutes cercanas asus lugares de origen La evaluacioacuten de las OficinasRegionales es positiva toda vez que se han acercadolos servicios del IMPI a los usuarios de todo el paiacutespromoviendo de esta manera el uso del sistema depropiedad industrial por parte de toda la poblacioacuten

iquestQueacute evaluacioacuten hace Usted respecto de la cantidadde patentes solicitadas y de patentes registradas yconcedidas iquestHay una tendencia al crecimiento obien una contraccioacuten de su cantidad

El IMPI ha registrado cambios espectaculares en elvolumen de asuntos atendidos A pesar de que desdeel antildeo 2004 se habiacutea observado una tendencia de cre-cimiento sostenido en el nuacutemero de solicitudes depatente ingresadas en el 2008 se observoacute un ligerodecremento del 01 sin embargo es en 2009 cuan-do se recibieron 14281 solicitudes es decir un1387 menos con respecto al 2008 (16581) Seconsidera que esta disminucioacuten se debe a las condi-ciones econoacutemicas imperantes en los paiacuteses desarro-llados tradicionalmente patentadores como los Esta-dos Unidos de Ameacuterica que es el paiacutes que ingresamaacutes solicitudes a Meacutexico En el antildeo 2010 se registroacute

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un aumento al recibir 14576 solicitudes es decir serecibioacute un 2 maacutes

Los tres primeros antildeos con el mayor nuacutemero desolicitudes recibidas son en primer lugar el 2007 conun total de 16599 solicitudes el segundo lugar loocupa el antildeo 2008 cuando ingresaron 16581 solicitu-des y el tercer lugar el antildeo 2006 con 15500 solicitu-des totales

En cuanto a las solicitudes de patente de mexica-nos al cierre del ejercicio 2010 ingresaron 951 solici-tudes cifra maacutexima nunca antes alcanzada

La actividad inventiva nacional crece en forma sos-tenida en el presente sexenio pasando de la variacioacutennegativa promedio anual del -320 en el periacuteodo1993-1999 al 1405 para el periacuteodo 2007-2010 conun 324 promedio anual en el periacuteodo 1993-2010

Respecto a las patentes otorgadas el 2008 mues-tra el mayor nuacutemero de concesiones con 10440 lesigue el antildeo 2007 con 9957 y en tercer lugar el antildeo2006 con 9632 concesiones Asimismo durante losprimeros 10 antildeos del Instituto es decir de 1994 a2003 se otorgaron un total de 45770 patentes En elsegundo periodo de 2004 a 2010 se otorgaron63993 patentes Es decir en los uacuteltimos 7 antildeos sehan otorgado un 40 maacutes de patentes Esto se debeentre otras cosas a que el personal contratado delInstituto aumentoacute pasando de 624 plazas en 2003 a705 en el antildeo 2004 y hasta llegar a 884 en el antildeo2010

iquestCuaacuteles han sido en general los resultados de solici-tudes efectuadas mediante el PCT en comparacioacutencon las patentes solicitadas por la viacutea tradicional

Meacutexico se adhirioacute al Tratado de Cooperacioacuten enMateria de Patentes (PCT) en el antildeo de 1994 entran-do en vigor el 1ordm de enero de 1995 abriendo unaexpectativa interesante para las solicitudes de mexica-nos que deseaban la proteccioacuten en varios paiacuteses asiacutecomo para solicitantes extranjeros que veiacutean como unmercado de oportunidad para proteger y comercializarsus invenciones a nuestro paiacutes

Las solicitudes de patente ingresadas por PCT hanmostrado un crecimiento gradual y sostenido llegandoen el 2008 a representar el 85 del total recibido enel IMPI la participacioacuten maacutexima histoacuterica para este tipode solicitudes

La innovacioacuten tecnoloacutegica es una herramienta funda-mental para obtener altas tasas de crecimiento pro-ductivo iquestCoacutemo gestiona el IMPI sus poliacuteticas relati-

vas a innovacioacuten tecnoloacutegica y queacute acciones concre-tas se han desarrollado en esa aacuterea

La innovacioacuten es la principal herramienta para elcrecimiento productivo de un paiacutes y justamente la pro-ductividad se puede medir entre otros instrumentos atraveacutes del nuacutemero de patentes que se generan

De acuerdo a esto surge la necesidad de adoptarmedidas adecuadas para invertir en innovacioacuten y sermaacutes productivos de aquiacute que las poliacuteticas de tecnoloacute-gica y de innovacioacuten se basen en una correcta legisla-cioacuten respecto de la PI orientada a estimular la genera-cioacuten de tecnologiacutea Estas poliacuteticas deben consensuar-se con las empresas centros de investigacioacuten y sobretodo con el Sistema de Innovacioacuten mexicano en suconjunto

A partir de lo anterior se instaloacute en Meacutexico el 3 deagosto de 2009 dentro del 2ordm Congreso Nacional deVinculacioacuten el Consejo Asesor de Vinculacioacuten comoun organismo promotor de la articulacioacuten de los dife-rentes sectores sociales y comprometidos en crear unSistema Nacional de Vinculacioacuten En este mismo tenory derivado de la Reforma a la Ley de Ciencia Tecnolo-giacutea de diciembre de 2009 se instala el Comiteacute Inter-sectorial para la Innovacioacuten el cual tiene a su cargo eldisentildeo y operacioacuten de la poliacutetica puacuteblica en materia deinnovacioacuten del paiacutes y que funge como instancia espe-cializada del Consejo General de Investigacioacuten Cientiacutefi-ca Desarrollo Tecnoloacutegico e Innovacioacuten que encabezael Presidente de la Repuacuteblica Cabe destacar que elIMPI es integrante y participante activo de estosesfuerzos especialmente en el aacutembito del fortaleci-miento institucional para fomentar y promover la inno-vacioacuten en Meacutexico asiacute como la integracioacuten de sus acto-res principales

Aquiacute cabe destacar el desarrollo e implementacioacutendel Programa Nacional de Innovacioacuten (noviembre2010) que da un sustento importante a las accionesanteriores en cumplimiento con la Ley de Ciencia yTecnologiacutea y dentro del cual el IMPI tiene una partici-pacioacuten importante En el marco de este programa sedestaca la colaboracioacuten del IMPI en la creacioacuten de Uni-

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dades de Vinculacioacuten y Transferencia de Conocimiento(UVTC) que tienen como propoacutesito contribuir al creci-miento y desarrollo de la economiacutea del conocimientoen Meacutexico y por ende a la innovacioacuten empresarial pormedio de la generacioacuten y ejecucioacuten de proyectos enmateria de desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten y pro-mover su vinculacioacuten con los diferentes sectoresCabe resaltar que dentro la medicioacuten de las liacuteneas deaccioacuten descritas en este Programa se tienen entreotros indicadores a las patentes marcas disentildeos ymodelos de utilidad registrados Las patentes son unbuen indicador para medir la capacidad innovadora deun paiacutes porque estaacuten consideradas como un incentivoa las actividades relacionadas con la innovacioacuten y sucorrespondiente explotacioacuten econoacutemica

iquestEn queacute consiste la reciente implementacioacuten que elIMPI ha llevado a cabo junto a la Oficina de Marcasy Patentes de los EEUU (USPTO) del Proyecto Pilotosobre el Procedimiento Acelerado de Patentes(PPH) iquestCuaacuteles son las expectativas que tiene elIMPI respecto de este proyecto piloto

El PPH aprovecha el resultado del examen de fondorealizado por las oficinas de PI para permitir que lossolicitantes puedan agilizar el procedimiento de obten-cioacuten de patentes en las oficinas signatarias Por suparte las Oficinas de PI pueden acelerar el proceso deexamen de patentes mediante el uso en la medida delo posible de los resultados del examen de fondo obte-nidos por las oficinas signatarias

Este Programa no soacutelo facilita la solicitud de la pro-teccioacuten de la patente sino que reduce costos y tiempode traacutemite Es decir se incrementa la probabilidad deobtencioacuten de la patente hasta en un 90 sobre lasmismas reivindicaciones ya aprobadas

El programa PPH no exime a los solicitantes detodas sus obligaciones en virtud de la Ley de la Pro-piedad Industrial y la legislacioacuten aplicable El solicitantedeberaacute actuar de buena fe incluido el suministro deinformacioacuten al IMPI sobre cualquier documento quesea considerado relevante para determinar la patenta-bilidad

El IMPI estima incrementar gradualmente la conce-sioacuten de patentes en Meacutexico toda vez que este proce-dimiento acelerado podriacutea tambieacuten incrementar la can-tidad de solicitudes recibidas para su proteccioacuten ennuestro paiacutes tanto de mexicanos como de extranje-ros Asimismo se han identificado beneficios de granintereacutes para las oficinas que lo aplican entre los quese citan

bull El periacuteodo de traacutemite para la primera etapa deexamen relativo a las solicitudes de PPH se ha reduci-do de 27 meses a menos de 3 meses en algunas ofi-cinas participantes

bull Algunas oficinas participantes han logrado obte-ner una tasa de otorgamiento de patentes del 95para aplicaciones del PPH

bull Algunas oficinas participantes han implementadoel procedimiento en forma gratuita (Oficina de GranBretantildea Japoacuten Estados Unidos de Ameacuterica entreotras) lo que apoya la economiacutea del solicitante

Finalmente se contempla que este Programa Pilo-to sea una experiencia exitosa y brinde al usuario delsistema de PI las herramientas necesarias para acce-der a nuevos mercados posicionando al IMPI comouna institucioacuten moderna y armonizada con las tenden-cias internacionales evitando la duplicidad del trabajo ypor consiguiente mejorando la calidad de las patentes

Como toda Oficina moderna el IMPI cuenta condiversas bases documentales y de datos aplicacio-nes de software y servicios disponibles para losusuarios del sistema a traveacutes del sitio web del Insti-tuto iquestPuede mencionarnos algunos de estos servi-cios digitales y coacutemo han impactado en los procesosde registro

En esta era digital los portales electroacutenicos hancobrado una gran importancia para el funcionamientointeraccioacuten promocioacuten y realizacioacuten de transaccionesentre las instituciones y sus usuarios En el caso delIMPI dentro de nuestro sitio web se encuentran acce-sos a diversos portales electroacutenicos que brindan infor-macioacuten a los usuarios asiacute como a traveacutes de los cualespueden realizar pagos y solicitar servicios todo estoen un ambiente electroacutenico o virtual Entre algunos deestos portales puedo mencionarle

Portal SIGA ndash Gaceta de la Propiedad Industrial gra-tuita y 100 electroacutenica El Portal SIGA opera desdemarzo de 2009 y permite a los usuarios la descarga yconsulta gratuita de Gacetas de Marcas PatentesContencioso asiacute como ejemplares especiales con infor-macioacuten desde 1873 a la fecha y liga al usuario coninformacioacuten de otros sitios con los que el IMPI com-

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parte informacioacuten como Patentscope Espacenet-Lati-pat etc

Portal ViDoc ndash Visor de Documentos del IMPIVIDOC versioacuten 20 A partir del 10 de enero de 2011se concluyoacute la versioacuten 20 del VIDOC que permite laconsulta y descarga puacuteblica de informacioacuten de expe-dientes completos de Marcas Patentes Asuntos Con-tenciosos Asuntos Juriacutedicos y Biblioratos del Centrode Informacioacuten Tecnoloacutegica

Portal Marcanet Le permite al puacuteblico usuario laconsulta de la base de datos de Marcas

Servicio Automatizado de Informacioacuten de Marcaspara el sistema de Aduanas de la SHCP Se puso enoperacioacuten un servicio a traveacutes de Internet con informa-cioacuten de marcas disponible para el sistema de Aduanasde la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico(SHCP) A traveacutes de este servicio el IMPI informa aAduanas en liacutenea sobre titulares de productos marca-rios con registro apoyando el combate a la pirateriacutea yal contrabando de mercanciacuteas en los puntos de entra-da al paiacutes

Portal PYMETEC Portal orientado a presentar infor-macioacuten de patentes que se encuentran en el dominiopuacuteblico y que por ende pueden ser utilizadas sincorrer el riesgo de infringir derechos de propiedad inte-lectual

Sabemos de la incesante y proliacutefica actividad delIMPI en materia de cooperacioacuten internacional y depromocioacuten iquestpuede comentarnos las principales acti-vidades que se han encarado en este aspecto

Para Meacutexico la Cooperacioacuten Internacional es unaherramienta importante de su poliacutetica exterior que lesignifica la posibilidad de recibir y proporcionar colabo-racioacuten teacutecnica cientiacutefica educativa y cultural en diver-sas aacutereas y campos con un gran nuacutemero de paiacuteses yorganismos internacionales La Cooperacioacuten Interna-cional es un instrumento uacutetil para complementar losesfuerzos nacionales en pro del desarrollo

Por lo anterior desde la creacioacuten del InstitutoMexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la coope-racioacuten internacional ha sido considerada como un ins-trumento baacutesico en la buacutesqueda de opciones que con-tribuyan al

bull Desarrollo del capital humanobull Intercambio de informacioacutenbull Desarrollo de infraestructura nacional y regionalbull Fortalecimiento de la gestioacuten administrativabull Fortalecimiento de la proteccioacuten de los derechos

de propiedad industrial

Cabe mencionar que el IMPI constituye un casoparticular ya que goza de la experiencia de practicar lacooperacioacuten internacional desde una triple dimensioacutencomo institucioacuten receptora oferente y socia Ello nospermite recibir cooperacioacuten de oficinas de propiedadintelectual y de organismos internacionales y ofrecercooperacioacuten a oficinas homoacutelogas

El Instituto ha encontrado en la cooperacioacuten inter-nacional con otras oficinas de propiedad industrial enel mundo asiacute como con organismos internacionalesuna fuente insustituible de intercambio de conocimien-tos que le permiten una continua actualizacioacuten en lastendencias internacionales de los sistemas de adminis-tracioacuten de los derechos de propiedad industrial

A nivel regional hemos elaborado mecanismos decooperacioacuten internacional para la creacioacuten de estrate-gias y poliacuteticas que conllevan a una mayor utilizacioacutendel sistema de propiedad industrial en la industria y enel comercio a manera de ejemplo podemos mencio-nar el ldquoSistema de apoyo para la gestioacuten de solicitu-des de patentes para los paiacuteses centroamericanos y laRepuacuteblica Dominicanardquo (CADOPAT) del cual se bene-fician Costa Rica El Salvador Guatemala HondurasNicaragua Panamaacute Repuacuteblica Dominicana BeliceCuba y Colombia Debo destacar que a este grupo deoficinas beneficiarias recientemente se unioacute la Organi-zacioacuten Regional Africana de la Propiedad Intelectual(ARIPO) cuyos miembros son Botswana GambiaGhana Kenia Lesoto Malawi Mozambique NamibiaSierra Leona Somalia Sudan Suazilandia UgandaTanzania Zambia Zimbabue y Liberia

En cuanto a la cooperacioacuten bilateral el IMPI colabo-ra conjuntamente las oficinas de los siguientes paiacutesesCuba Brasil Ecuador Costa Rica Peruacute RepuacuteblicaDominicana Costa Rica El Salvador Espantildea FranciaUnioacuten Europea asiacute como con la Oficina Europea dePatentes la Organizacioacuten Africana de la PI y la Organi-zacioacuten Regional Africana de la PI siendo que a nivelmultilateral tenemos una estrecha cooperacioacuten con laOrganizacioacuten Mundial de la Propiedad Intelectual y anivel regional con la Organizacioacuten de Estados America-nos

Esta cooperacioacuten consiste en el intercambio deexperiencias entre Oficinas la cual se da a traveacutes deseminarios talleres cursos de capacitacioacuten misionesde expertos y pasantiacuteas entre otros los cuales contri-buyen a fortalecer el sistema de PI en nuestro paiacutes asiacutecomo a servir de ejemplo para oficinas de menortamantildeo como es el caso de los oficinas centroameri-canas y africanas las cuales se benefician de la expe-

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riencia y procedimientos instaurados en Meacutexico sobrelos cuales reciben capacitacioacuten y apoyo por parte delIMPI para el fortalecimiento de sus Oficinas

Finalmente podemos concluir que la participacioacutendel IMPI en negociaciones y diversos foros internacio-nales tales como la Organizacioacuten Mundial de la Propie-dad Intelectual (OMPI) la Organizacioacuten Mundial deComercio (OMC) la Organizacioacuten Mundial de la Salud(OMS) la Convencioacuten de la Diversidad Bioloacutegica(CDB) el Foro de Cooperacioacuten Asia-Paciacutefico (APEC) yla Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el DesarrolloEconoacutemico (OCDE) entre otros ha contribuido a

bull Proponer y establecer normas nacionales deacuerdo a los estaacutendares internacionales

bull Promover la evolucioacuten del tema de propiedadindustrial a traveacutes del intercambio de experienciasentre los paiacuteses

bull Favorecer la realizacioacuten de estudios en la materiabull Promover el anaacutelisis y debate sobre propuestas

relativas a la armonizacioacuten de la legislacioacuten internacio-nal que entre otras cuestiones facilita la interpretacioacutenjudicial

bull Promover la aceptacioacuten de instrumentos interna-cionales que incluyen el tema de propiedad intelectualy cuestiones relacionadas

En materia de promocioacuten el IMPI desde su crea-cioacuten ha participado en actividades de promocioacuten ydifusioacuten del tema de la propiedad industrial a traveacutes dela imparticioacuten de cursos seminarios talleres conferen-cias y la participacioacuten en ferias y exposiciones comer-ciales y tecnoloacutegicas

Asiacute funcionarios del IMPI han participado en maacutesde 8500 actividades de promocioacuten en la RepuacuteblicaMexicana Estos eventos nos han permitido acercar-nos a nuestros usuarios para proveerles informacioacutenrelacionada con las bondades y ventajas que represen-ta la utilizacioacuten del sistema de propiedad industrial ennuestro paiacutes para sus actividades comerciales empre-sariales y de desarrollo tecnoloacutegico

Asimismo el IMPI ha emprendido campantildeas decomunicacioacuten social orientadas a dar a conocer a lapoblacioacuten los servicios que presta el Instituto a traveacutesde medios masivos de comunicacioacuten

El Instituto ha emprendido diversas actividades deRelaciones Puacuteblicas para difundir el tema de la propie-dad industrial entre los reporteros y medios de comu-nicacioacuten organizando conferencias de prensa y gene-rando sus respectivos materiales informativos (boleti-nes de prensa) a la vez que ha incursionado en losdenominados ldquoMedios Socialesrdquo (Social Media) con

el fin de complementar la comunicacioacuten y la informa-cioacuten con que actualmente se cuenta en nuestro sitioweb

La OMPI ha elegido al IMPI como oficina de referen-cia para desarrollar varias de sus actividades acadeacute-micas entre ellas el dictado del curso general de PI yel WIPO-Meacutexico Summer School on IP (WMSS)iquestCuaacuteles han sido los resultados de dichas activida-des de formacioacuten

Respecto del Curso baacutesico de Propiedad Intelec-tual titulado DL101 administrado por el IMPI en colabo-racioacuten con la Organizacioacuten Mundial de la PropiedadIntelectual (OMPI) puedo comentarle que ya han cur-sado y concluido el mismo maacutes de 20000 alumnos

Con relacioacuten al Curso de Verano Meacutexico fue el pri-mer paiacutes en Ameacuterica en ser sede de este curso Elresultado ha sido la capacitacioacuten de maacutes de 50 estu-diantes y joacutevenes profesionales de los 5 continentesdel mundo derivado de las tres sesiones del Curso deVerano que se han realizado desde 2008 Los diser-tantes han sido tanto nacionales como extranjeros porlo que las sesiones 1 y 2 del Curso de Verano fueronimpartidas en ingleacutes abriendo oportunidades para estu-diantes de todo el mundo mientras que la sesioacuten 3 fueimpartida en espantildeol siguiendo la tendencia mundial deregionalizar los cursos

iquestQueacute actividades encara el Instituto respecto deltema de la prevencioacuten y combate contra la pirateriacutea yen especial en lo relacionado con la falsificacioacuten mar-caria

Para el combate a la pirateriacutea y falsificacioacuten existenvarias autoridades que tienen facultades para la realiza-cioacuten de diversas acciones entre ellas se encuentraencabezando el grupo la Procuraduriacutea General de laRepuacuteblica (PGR) en relacioacuten con los delitos la Comi-sioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanita-rios (COFEPRIS) en cuestiones de salud la PoliciacuteaFederal para la flagrancia de delitos y apoyo a las auto-ridades la Administracioacuten General de Aduanas (AGA)retencioacuten de mercanciacutea ilegal en fronteras y el Institu-to Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para elcaso de infracciones administrativas en materia de pro-piedad intelectual

CONCIENTIZACIOacuteN PUacuteBLICA El diacutea 17 de sep-tiembre de 2007 se lanzoacute el Primer Concurso de Dibu-jo Infantil a nivel nacional denominado ldquoPor el respetoa las ideashellip Los nintildeos contra la pirateriacuteardquo dirigido anintildeos de nivel primaria organizado por el IMPI con la

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colaboracioacuten de diversos representantes del SectorPrivado a traveacutes del cual se reflejoacute la percepcioacuten quetiene la nintildeez mexicana respecto al fenoacutemeno de lapirateriacutea recibiendo en sus tres primeras ediciones untotal 5575 dibujos habiendo participado la mayoriacutea delos Estados de la Repuacuteblica Mexicana El diacutea 20 deseptiembre de 2010 se inicioacute la Cuarta Edicioacuten delConcurso de Dibujo Infantil misma que finalizo el 31de enero de 2011 habieacutendose recibido un total de2391 dibujos

CAPACITACIOacuteN Desde el antildeo de 2007 a la fechase ha capacitado a verificadores aduanales en coordi-nacioacuten con el sector privado en diversas aduanas conun total de 1064 funcionarios capacitados

ACCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Duranteestos dos uacuteltimos antildeos se han firmado convenios condiversas asociaciones tales como la Asociacioacuten Mexi-cana de Productores de Fonogramas y Videogramas(AMPROFON) la Sociedad de Autores y Composito-

res de Meacutexico (SACM) Centro Mexicano de Protec-cioacuten y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO)la Sociedad Mexicana de Productores de FonogramasVideogramas y Multimedia (SOMEXFON) y la Busi-ness Software Alliance (BSA) con quien se colaboradesde el antildeo 2002 con el objeto de realizar visitas deverificacioacuten en establecimientos con el fin de disuadirlas conductas infractoras de los derechos de Propie-dad Intelectual

PROYECTO DE BASE MARCARIA IMPI-ADUANASEl objeto de este proyecto es que los titulares de losderechos cuenten con una herramienta maacutes para ladeteccioacuten de los productos que puedan estar infrin-giendo sus derechos y que pretendan introducirse alpaiacutes actualmente existe un proyecto de reforma a laLey Aduanera sobre el tema y en paralelo se estaacute tra-bajando en la parte teacutecnica a traveacutes de las aacutereas desistemas de ambas instituciones Se tienen identifica-dos los productos sensibles asiacute como las aduanas porlas cuales ingresa este tipo de mercanciacuteas

Finalmente le puedo comentar que el IMPI ha par-ticipado en diversos Foros Internacionales en repre-sentacioacuten de Meacutexico todos eacutestos relacionados con lamateria de Propiedad Intelectual tales como

bull Las negociaciones formales del Acuerdo Comer-cial Anti-falsificacioacuten (ACTA) desde principios del mesde octubre de 2008 Se llevoacute a cabo la deacutecima rondadurante los diacuteas 16 al 20 de agosto en WashingtonDC Se llevoacute a cabo la uacuteltima ronda de negociacionesformales y sustantivas en Tokio Japoacuten El objeto prin-cipal del ACTA es elevar los estaacutendares de proteccioacuteny observancia de los derechos de Propiedad Intelec-tual que existen actualmente en el Acuerdo Sobre losAspectos de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio (ADPIC)

bull En cuanto a la Organizacioacuten para la Cooperacioacuteny el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) se participoacute en laelaboracioacuten de la segunda fase del estudio denomina-do ldquoEl Impacto Econoacutemico de la Falsificacioacuten y la Pira-teriacuteardquo y tambieacuten se ha participado en las primeras reu-niones que se han realizado para determinar el alcanceque tendraacute la tercera fase de este estudio Asiacute comose ha participado y comentado las Recomendacionesrespecto a este tema Tambieacuten se han implementadolas Recomendaciones realizados por esta organizacioacutena nuestro paiacutes

bull Se designoacute al Lic Jorge Amigo Castantildeeda comopresidente del grupo de expertos en propiedad intelec-tual dentro del foro de APEC por el periacuteodo 2010-2012

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PanoraacutemicasArgentina

Herramientas para PYMESMarca colectiva

GABRIELA YOSHIHARAAbogada-Agente de Propiedad

Industrial Socia de DaimarkAbogados Miembro pleno del

Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial del

Colegio Puacuteblico de Abogadosde la Capital Federal

(CPACF)

RESUMEN ANALIacuteTICOEs una herramienta de suma utilidad para los pequentildeos productoresy cooperativas que haciendo sinergia pueden desarrollar y mejorarsus productos y servicios compitiendo con las empresas de mayorescala Interesante enfoque argentino enraizado en la ayuda social alos maacutes vulnerables

PALABRAS CLAVEHerramientaPYMESForma AsociativaOriginalidad argentina

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INTRODUCCIOacuteNCompetir en el mercado actual

con productos originales y serviciosde calidad innovadores y competiti-vos es una ardua tarea Existe paralas PYMES pequentildeos productoresy cooperativas una herramienta quepuede ayudar a superar este desa-fiacuteo

Desde el Convenio de Pariacutespara la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial (1883 revisado 1911) secontempla la posibilidad que cadapaiacutes miembro pueda regular ydeterminar la proteccioacuten de laMarca Colectiva

CONCEPTO GENERALEn teacuterminos generales la marca

colectiva es un ldquosigno distintivoque individualiza productos y servi-cios de una asociacioacutenrdquo Comoindica Jorge Otamendi1 es unamarca que es propiedad demuchos de una organizacioacuten Esuna marca diferenciada por la formaen que seraacute usada y por la caracte-riacutestica de su titular

Se caracteriza por la utilizacioacutenobligatoria por parte de todos losmiembros de la asociacioacuten de unreglamento de uso Los productosy servicios tendraacuten cualidadescomunes sujetas a mecanismos desupervisioacuten y verificacioacuten de uso dela marca Tendraacuten que consensuarestrategias comunes para posicio-nar el producto o servicio en elmercado La mayoriacutea de los paiacutesesrequieren que la solicitud de lamarca colectiva sea acompantildeadacon una copia del reglamento deuso que indicaraacute el uso de esamarca

A traveacutes de la marca colectivase busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la pro-duccioacuten y comercializacioacuten sinotambieacuten evitar la pirateriacutea marcariagenerando el respeto que merecela proteccioacuten de la propiedad inte-lectual

UN POCO DE HISTORIAEs difiacutecil precisar el momento

del nacimiento de las marcas colec-tivas pero la doctrina lo remonta alas marcas corporativas renacentis-tas cuya funcioacuten era casi con exclu-sividad la de garantizar que el pro-ducto habiacutea sido confeccionadoseguacuten las reglas de la corporacioacutenes decir que habiacutean sido sometidosa determinado control y que prove-niacutean de determinada villa o regioacutenLas marcas corporativas medieva-les teniacutean caraacutecter obligatorio yeran un medio para individualizar almaestro y su taller Se colocabansobre los productos elaborados eneacutel como garantiacutea de que se ajusta-ban a las reglas del arte Veniacutean aser marcas colectivas obligatoriascon una funcioacuten de garantiacutea de lacalidad por la corporacioacuten de la queproveniacutea el producto Rita LargoGil2 opina que eran una especie demarca de responsabilidad que per-mitiacutea relacionar producto y fabrican-te

En paiacuteses mediterraacuteneos deEuropa la marca colectiva estaacuteorientada a la poblacioacuten asistidaorganizaciones de bien puacuteblico confines sociales y pequentildeos y media-nos productores En el Mercosurestaacute prevista expresamente la pro-teccioacuten de las marcas colectivaspor parte de los paiacuteses miembrosen el ldquoProtocolo de Armonizacioacutende Normas sobre la Propiedad Inte-lectual del Mercosur en materia de

Marcas Indicaciones de Proceden-cia y Denominaciones de OrigenrdquoEl Protocolo de Armonizacioacuten diceque ldquolos estados Partes protege-raacuten las marcas de servicios y lasmarcas colectivas y podraacuten igual-mente prever proteccioacuten para lasmarcas de certificacioacutenrdquo

ORIGINALIDAD ARGENTINAArgentina hace apenas tres

antildeos cuenta con legislacioacuten especiacute-fica La ley de marca colectiva Nro26355 fue sancionada el 28 defebrero de 2008 y publicada el 27de marzo de ese mismo antildeo La pri-mera marca colectiva concedidafue en junio de 2010 a la Coopera-tiva Minera MTL La Brava para bri-quetas de carboacuten vegetal y servi-cios mineros Sin embargo nuestrosistema tiene una particularidadpues a diferencia del resto delmundo su tratamiento se realiza enel marco de la economiacutea socialSolo aquellas agrupaciones o for-mas asociativas registradas en elRegistro de Efectores del Ministe-rio de Desarrollo Social de laNacioacuten pueden solicitar una marcacolectiva Se la considera unaherramienta complementaria de laeconomiacutea social destinada a esti-mular el desarrollo integral de laspersonas emprendedoras de esca-sos recursos o en situacioacuten de vul-nerabilidad social El Decreto1892004 de Creacioacuten del Regis-tro Nacional de Efectores define elconcepto de Efector personas fiacutesi-cas en condiciones de vulnerabili-dad social desempleo beneficia-rios de programas sociales o juriacutedi-cos cuyos integrantes reuacutenan lascondiciones descriptas para laspersonas fiacutesicas

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ArgentinaHerramientas para PYMES - Marca colectiva

1 Otamendi Jorge 2010 ldquoDerecho de Marcasrdquo Editorial Abeledo Perrot Argentina2 Largo Gil Rita 2006 ldquoLas Marcas Colectivas y las Marcas de Garantiacuteardquo Editorial Thomson-Civitas Espantildea

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

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INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

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pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

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4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

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8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

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Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de la Corte deJusticia de la Comunidad AndinaProceso No 23-IP-98 MarcaCombinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de macheteacompantildeada de la expresioacuten ldquoGavi-laacuten Naranjardquo [en liacutenea] Disponibleen httpintranetcomunidadandi-naorgdoc

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mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

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mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 5: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

un aumento al recibir 14576 solicitudes es decir serecibioacute un 2 maacutes

Los tres primeros antildeos con el mayor nuacutemero desolicitudes recibidas son en primer lugar el 2007 conun total de 16599 solicitudes el segundo lugar loocupa el antildeo 2008 cuando ingresaron 16581 solicitu-des y el tercer lugar el antildeo 2006 con 15500 solicitu-des totales

En cuanto a las solicitudes de patente de mexica-nos al cierre del ejercicio 2010 ingresaron 951 solici-tudes cifra maacutexima nunca antes alcanzada

La actividad inventiva nacional crece en forma sos-tenida en el presente sexenio pasando de la variacioacutennegativa promedio anual del -320 en el periacuteodo1993-1999 al 1405 para el periacuteodo 2007-2010 conun 324 promedio anual en el periacuteodo 1993-2010

Respecto a las patentes otorgadas el 2008 mues-tra el mayor nuacutemero de concesiones con 10440 lesigue el antildeo 2007 con 9957 y en tercer lugar el antildeo2006 con 9632 concesiones Asimismo durante losprimeros 10 antildeos del Instituto es decir de 1994 a2003 se otorgaron un total de 45770 patentes En elsegundo periodo de 2004 a 2010 se otorgaron63993 patentes Es decir en los uacuteltimos 7 antildeos sehan otorgado un 40 maacutes de patentes Esto se debeentre otras cosas a que el personal contratado delInstituto aumentoacute pasando de 624 plazas en 2003 a705 en el antildeo 2004 y hasta llegar a 884 en el antildeo2010

iquestCuaacuteles han sido en general los resultados de solici-tudes efectuadas mediante el PCT en comparacioacutencon las patentes solicitadas por la viacutea tradicional

Meacutexico se adhirioacute al Tratado de Cooperacioacuten enMateria de Patentes (PCT) en el antildeo de 1994 entran-do en vigor el 1ordm de enero de 1995 abriendo unaexpectativa interesante para las solicitudes de mexica-nos que deseaban la proteccioacuten en varios paiacuteses asiacutecomo para solicitantes extranjeros que veiacutean como unmercado de oportunidad para proteger y comercializarsus invenciones a nuestro paiacutes

Las solicitudes de patente ingresadas por PCT hanmostrado un crecimiento gradual y sostenido llegandoen el 2008 a representar el 85 del total recibido enel IMPI la participacioacuten maacutexima histoacuterica para este tipode solicitudes

La innovacioacuten tecnoloacutegica es una herramienta funda-mental para obtener altas tasas de crecimiento pro-ductivo iquestCoacutemo gestiona el IMPI sus poliacuteticas relati-

vas a innovacioacuten tecnoloacutegica y queacute acciones concre-tas se han desarrollado en esa aacuterea

La innovacioacuten es la principal herramienta para elcrecimiento productivo de un paiacutes y justamente la pro-ductividad se puede medir entre otros instrumentos atraveacutes del nuacutemero de patentes que se generan

De acuerdo a esto surge la necesidad de adoptarmedidas adecuadas para invertir en innovacioacuten y sermaacutes productivos de aquiacute que las poliacuteticas de tecnoloacute-gica y de innovacioacuten se basen en una correcta legisla-cioacuten respecto de la PI orientada a estimular la genera-cioacuten de tecnologiacutea Estas poliacuteticas deben consensuar-se con las empresas centros de investigacioacuten y sobretodo con el Sistema de Innovacioacuten mexicano en suconjunto

A partir de lo anterior se instaloacute en Meacutexico el 3 deagosto de 2009 dentro del 2ordm Congreso Nacional deVinculacioacuten el Consejo Asesor de Vinculacioacuten comoun organismo promotor de la articulacioacuten de los dife-rentes sectores sociales y comprometidos en crear unSistema Nacional de Vinculacioacuten En este mismo tenory derivado de la Reforma a la Ley de Ciencia Tecnolo-giacutea de diciembre de 2009 se instala el Comiteacute Inter-sectorial para la Innovacioacuten el cual tiene a su cargo eldisentildeo y operacioacuten de la poliacutetica puacuteblica en materia deinnovacioacuten del paiacutes y que funge como instancia espe-cializada del Consejo General de Investigacioacuten Cientiacutefi-ca Desarrollo Tecnoloacutegico e Innovacioacuten que encabezael Presidente de la Repuacuteblica Cabe destacar que elIMPI es integrante y participante activo de estosesfuerzos especialmente en el aacutembito del fortaleci-miento institucional para fomentar y promover la inno-vacioacuten en Meacutexico asiacute como la integracioacuten de sus acto-res principales

Aquiacute cabe destacar el desarrollo e implementacioacutendel Programa Nacional de Innovacioacuten (noviembre2010) que da un sustento importante a las accionesanteriores en cumplimiento con la Ley de Ciencia yTecnologiacutea y dentro del cual el IMPI tiene una partici-pacioacuten importante En el marco de este programa sedestaca la colaboracioacuten del IMPI en la creacioacuten de Uni-

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dades de Vinculacioacuten y Transferencia de Conocimiento(UVTC) que tienen como propoacutesito contribuir al creci-miento y desarrollo de la economiacutea del conocimientoen Meacutexico y por ende a la innovacioacuten empresarial pormedio de la generacioacuten y ejecucioacuten de proyectos enmateria de desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten y pro-mover su vinculacioacuten con los diferentes sectoresCabe resaltar que dentro la medicioacuten de las liacuteneas deaccioacuten descritas en este Programa se tienen entreotros indicadores a las patentes marcas disentildeos ymodelos de utilidad registrados Las patentes son unbuen indicador para medir la capacidad innovadora deun paiacutes porque estaacuten consideradas como un incentivoa las actividades relacionadas con la innovacioacuten y sucorrespondiente explotacioacuten econoacutemica

iquestEn queacute consiste la reciente implementacioacuten que elIMPI ha llevado a cabo junto a la Oficina de Marcasy Patentes de los EEUU (USPTO) del Proyecto Pilotosobre el Procedimiento Acelerado de Patentes(PPH) iquestCuaacuteles son las expectativas que tiene elIMPI respecto de este proyecto piloto

El PPH aprovecha el resultado del examen de fondorealizado por las oficinas de PI para permitir que lossolicitantes puedan agilizar el procedimiento de obten-cioacuten de patentes en las oficinas signatarias Por suparte las Oficinas de PI pueden acelerar el proceso deexamen de patentes mediante el uso en la medida delo posible de los resultados del examen de fondo obte-nidos por las oficinas signatarias

Este Programa no soacutelo facilita la solicitud de la pro-teccioacuten de la patente sino que reduce costos y tiempode traacutemite Es decir se incrementa la probabilidad deobtencioacuten de la patente hasta en un 90 sobre lasmismas reivindicaciones ya aprobadas

El programa PPH no exime a los solicitantes detodas sus obligaciones en virtud de la Ley de la Pro-piedad Industrial y la legislacioacuten aplicable El solicitantedeberaacute actuar de buena fe incluido el suministro deinformacioacuten al IMPI sobre cualquier documento quesea considerado relevante para determinar la patenta-bilidad

El IMPI estima incrementar gradualmente la conce-sioacuten de patentes en Meacutexico toda vez que este proce-dimiento acelerado podriacutea tambieacuten incrementar la can-tidad de solicitudes recibidas para su proteccioacuten ennuestro paiacutes tanto de mexicanos como de extranje-ros Asimismo se han identificado beneficios de granintereacutes para las oficinas que lo aplican entre los quese citan

bull El periacuteodo de traacutemite para la primera etapa deexamen relativo a las solicitudes de PPH se ha reduci-do de 27 meses a menos de 3 meses en algunas ofi-cinas participantes

bull Algunas oficinas participantes han logrado obte-ner una tasa de otorgamiento de patentes del 95para aplicaciones del PPH

bull Algunas oficinas participantes han implementadoel procedimiento en forma gratuita (Oficina de GranBretantildea Japoacuten Estados Unidos de Ameacuterica entreotras) lo que apoya la economiacutea del solicitante

Finalmente se contempla que este Programa Pilo-to sea una experiencia exitosa y brinde al usuario delsistema de PI las herramientas necesarias para acce-der a nuevos mercados posicionando al IMPI comouna institucioacuten moderna y armonizada con las tenden-cias internacionales evitando la duplicidad del trabajo ypor consiguiente mejorando la calidad de las patentes

Como toda Oficina moderna el IMPI cuenta condiversas bases documentales y de datos aplicacio-nes de software y servicios disponibles para losusuarios del sistema a traveacutes del sitio web del Insti-tuto iquestPuede mencionarnos algunos de estos servi-cios digitales y coacutemo han impactado en los procesosde registro

En esta era digital los portales electroacutenicos hancobrado una gran importancia para el funcionamientointeraccioacuten promocioacuten y realizacioacuten de transaccionesentre las instituciones y sus usuarios En el caso delIMPI dentro de nuestro sitio web se encuentran acce-sos a diversos portales electroacutenicos que brindan infor-macioacuten a los usuarios asiacute como a traveacutes de los cualespueden realizar pagos y solicitar servicios todo estoen un ambiente electroacutenico o virtual Entre algunos deestos portales puedo mencionarle

Portal SIGA ndash Gaceta de la Propiedad Industrial gra-tuita y 100 electroacutenica El Portal SIGA opera desdemarzo de 2009 y permite a los usuarios la descarga yconsulta gratuita de Gacetas de Marcas PatentesContencioso asiacute como ejemplares especiales con infor-macioacuten desde 1873 a la fecha y liga al usuario coninformacioacuten de otros sitios con los que el IMPI com-

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parte informacioacuten como Patentscope Espacenet-Lati-pat etc

Portal ViDoc ndash Visor de Documentos del IMPIVIDOC versioacuten 20 A partir del 10 de enero de 2011se concluyoacute la versioacuten 20 del VIDOC que permite laconsulta y descarga puacuteblica de informacioacuten de expe-dientes completos de Marcas Patentes Asuntos Con-tenciosos Asuntos Juriacutedicos y Biblioratos del Centrode Informacioacuten Tecnoloacutegica

Portal Marcanet Le permite al puacuteblico usuario laconsulta de la base de datos de Marcas

Servicio Automatizado de Informacioacuten de Marcaspara el sistema de Aduanas de la SHCP Se puso enoperacioacuten un servicio a traveacutes de Internet con informa-cioacuten de marcas disponible para el sistema de Aduanasde la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico(SHCP) A traveacutes de este servicio el IMPI informa aAduanas en liacutenea sobre titulares de productos marca-rios con registro apoyando el combate a la pirateriacutea yal contrabando de mercanciacuteas en los puntos de entra-da al paiacutes

Portal PYMETEC Portal orientado a presentar infor-macioacuten de patentes que se encuentran en el dominiopuacuteblico y que por ende pueden ser utilizadas sincorrer el riesgo de infringir derechos de propiedad inte-lectual

Sabemos de la incesante y proliacutefica actividad delIMPI en materia de cooperacioacuten internacional y depromocioacuten iquestpuede comentarnos las principales acti-vidades que se han encarado en este aspecto

Para Meacutexico la Cooperacioacuten Internacional es unaherramienta importante de su poliacutetica exterior que lesignifica la posibilidad de recibir y proporcionar colabo-racioacuten teacutecnica cientiacutefica educativa y cultural en diver-sas aacutereas y campos con un gran nuacutemero de paiacuteses yorganismos internacionales La Cooperacioacuten Interna-cional es un instrumento uacutetil para complementar losesfuerzos nacionales en pro del desarrollo

Por lo anterior desde la creacioacuten del InstitutoMexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la coope-racioacuten internacional ha sido considerada como un ins-trumento baacutesico en la buacutesqueda de opciones que con-tribuyan al

bull Desarrollo del capital humanobull Intercambio de informacioacutenbull Desarrollo de infraestructura nacional y regionalbull Fortalecimiento de la gestioacuten administrativabull Fortalecimiento de la proteccioacuten de los derechos

de propiedad industrial

Cabe mencionar que el IMPI constituye un casoparticular ya que goza de la experiencia de practicar lacooperacioacuten internacional desde una triple dimensioacutencomo institucioacuten receptora oferente y socia Ello nospermite recibir cooperacioacuten de oficinas de propiedadintelectual y de organismos internacionales y ofrecercooperacioacuten a oficinas homoacutelogas

El Instituto ha encontrado en la cooperacioacuten inter-nacional con otras oficinas de propiedad industrial enel mundo asiacute como con organismos internacionalesuna fuente insustituible de intercambio de conocimien-tos que le permiten una continua actualizacioacuten en lastendencias internacionales de los sistemas de adminis-tracioacuten de los derechos de propiedad industrial

A nivel regional hemos elaborado mecanismos decooperacioacuten internacional para la creacioacuten de estrate-gias y poliacuteticas que conllevan a una mayor utilizacioacutendel sistema de propiedad industrial en la industria y enel comercio a manera de ejemplo podemos mencio-nar el ldquoSistema de apoyo para la gestioacuten de solicitu-des de patentes para los paiacuteses centroamericanos y laRepuacuteblica Dominicanardquo (CADOPAT) del cual se bene-fician Costa Rica El Salvador Guatemala HondurasNicaragua Panamaacute Repuacuteblica Dominicana BeliceCuba y Colombia Debo destacar que a este grupo deoficinas beneficiarias recientemente se unioacute la Organi-zacioacuten Regional Africana de la Propiedad Intelectual(ARIPO) cuyos miembros son Botswana GambiaGhana Kenia Lesoto Malawi Mozambique NamibiaSierra Leona Somalia Sudan Suazilandia UgandaTanzania Zambia Zimbabue y Liberia

En cuanto a la cooperacioacuten bilateral el IMPI colabo-ra conjuntamente las oficinas de los siguientes paiacutesesCuba Brasil Ecuador Costa Rica Peruacute RepuacuteblicaDominicana Costa Rica El Salvador Espantildea FranciaUnioacuten Europea asiacute como con la Oficina Europea dePatentes la Organizacioacuten Africana de la PI y la Organi-zacioacuten Regional Africana de la PI siendo que a nivelmultilateral tenemos una estrecha cooperacioacuten con laOrganizacioacuten Mundial de la Propiedad Intelectual y anivel regional con la Organizacioacuten de Estados America-nos

Esta cooperacioacuten consiste en el intercambio deexperiencias entre Oficinas la cual se da a traveacutes deseminarios talleres cursos de capacitacioacuten misionesde expertos y pasantiacuteas entre otros los cuales contri-buyen a fortalecer el sistema de PI en nuestro paiacutes asiacutecomo a servir de ejemplo para oficinas de menortamantildeo como es el caso de los oficinas centroameri-canas y africanas las cuales se benefician de la expe-

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riencia y procedimientos instaurados en Meacutexico sobrelos cuales reciben capacitacioacuten y apoyo por parte delIMPI para el fortalecimiento de sus Oficinas

Finalmente podemos concluir que la participacioacutendel IMPI en negociaciones y diversos foros internacio-nales tales como la Organizacioacuten Mundial de la Propie-dad Intelectual (OMPI) la Organizacioacuten Mundial deComercio (OMC) la Organizacioacuten Mundial de la Salud(OMS) la Convencioacuten de la Diversidad Bioloacutegica(CDB) el Foro de Cooperacioacuten Asia-Paciacutefico (APEC) yla Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el DesarrolloEconoacutemico (OCDE) entre otros ha contribuido a

bull Proponer y establecer normas nacionales deacuerdo a los estaacutendares internacionales

bull Promover la evolucioacuten del tema de propiedadindustrial a traveacutes del intercambio de experienciasentre los paiacuteses

bull Favorecer la realizacioacuten de estudios en la materiabull Promover el anaacutelisis y debate sobre propuestas

relativas a la armonizacioacuten de la legislacioacuten internacio-nal que entre otras cuestiones facilita la interpretacioacutenjudicial

bull Promover la aceptacioacuten de instrumentos interna-cionales que incluyen el tema de propiedad intelectualy cuestiones relacionadas

En materia de promocioacuten el IMPI desde su crea-cioacuten ha participado en actividades de promocioacuten ydifusioacuten del tema de la propiedad industrial a traveacutes dela imparticioacuten de cursos seminarios talleres conferen-cias y la participacioacuten en ferias y exposiciones comer-ciales y tecnoloacutegicas

Asiacute funcionarios del IMPI han participado en maacutesde 8500 actividades de promocioacuten en la RepuacuteblicaMexicana Estos eventos nos han permitido acercar-nos a nuestros usuarios para proveerles informacioacutenrelacionada con las bondades y ventajas que represen-ta la utilizacioacuten del sistema de propiedad industrial ennuestro paiacutes para sus actividades comerciales empre-sariales y de desarrollo tecnoloacutegico

Asimismo el IMPI ha emprendido campantildeas decomunicacioacuten social orientadas a dar a conocer a lapoblacioacuten los servicios que presta el Instituto a traveacutesde medios masivos de comunicacioacuten

El Instituto ha emprendido diversas actividades deRelaciones Puacuteblicas para difundir el tema de la propie-dad industrial entre los reporteros y medios de comu-nicacioacuten organizando conferencias de prensa y gene-rando sus respectivos materiales informativos (boleti-nes de prensa) a la vez que ha incursionado en losdenominados ldquoMedios Socialesrdquo (Social Media) con

el fin de complementar la comunicacioacuten y la informa-cioacuten con que actualmente se cuenta en nuestro sitioweb

La OMPI ha elegido al IMPI como oficina de referen-cia para desarrollar varias de sus actividades acadeacute-micas entre ellas el dictado del curso general de PI yel WIPO-Meacutexico Summer School on IP (WMSS)iquestCuaacuteles han sido los resultados de dichas activida-des de formacioacuten

Respecto del Curso baacutesico de Propiedad Intelec-tual titulado DL101 administrado por el IMPI en colabo-racioacuten con la Organizacioacuten Mundial de la PropiedadIntelectual (OMPI) puedo comentarle que ya han cur-sado y concluido el mismo maacutes de 20000 alumnos

Con relacioacuten al Curso de Verano Meacutexico fue el pri-mer paiacutes en Ameacuterica en ser sede de este curso Elresultado ha sido la capacitacioacuten de maacutes de 50 estu-diantes y joacutevenes profesionales de los 5 continentesdel mundo derivado de las tres sesiones del Curso deVerano que se han realizado desde 2008 Los diser-tantes han sido tanto nacionales como extranjeros porlo que las sesiones 1 y 2 del Curso de Verano fueronimpartidas en ingleacutes abriendo oportunidades para estu-diantes de todo el mundo mientras que la sesioacuten 3 fueimpartida en espantildeol siguiendo la tendencia mundial deregionalizar los cursos

iquestQueacute actividades encara el Instituto respecto deltema de la prevencioacuten y combate contra la pirateriacutea yen especial en lo relacionado con la falsificacioacuten mar-caria

Para el combate a la pirateriacutea y falsificacioacuten existenvarias autoridades que tienen facultades para la realiza-cioacuten de diversas acciones entre ellas se encuentraencabezando el grupo la Procuraduriacutea General de laRepuacuteblica (PGR) en relacioacuten con los delitos la Comi-sioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanita-rios (COFEPRIS) en cuestiones de salud la PoliciacuteaFederal para la flagrancia de delitos y apoyo a las auto-ridades la Administracioacuten General de Aduanas (AGA)retencioacuten de mercanciacutea ilegal en fronteras y el Institu-to Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para elcaso de infracciones administrativas en materia de pro-piedad intelectual

CONCIENTIZACIOacuteN PUacuteBLICA El diacutea 17 de sep-tiembre de 2007 se lanzoacute el Primer Concurso de Dibu-jo Infantil a nivel nacional denominado ldquoPor el respetoa las ideashellip Los nintildeos contra la pirateriacuteardquo dirigido anintildeos de nivel primaria organizado por el IMPI con la

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colaboracioacuten de diversos representantes del SectorPrivado a traveacutes del cual se reflejoacute la percepcioacuten quetiene la nintildeez mexicana respecto al fenoacutemeno de lapirateriacutea recibiendo en sus tres primeras ediciones untotal 5575 dibujos habiendo participado la mayoriacutea delos Estados de la Repuacuteblica Mexicana El diacutea 20 deseptiembre de 2010 se inicioacute la Cuarta Edicioacuten delConcurso de Dibujo Infantil misma que finalizo el 31de enero de 2011 habieacutendose recibido un total de2391 dibujos

CAPACITACIOacuteN Desde el antildeo de 2007 a la fechase ha capacitado a verificadores aduanales en coordi-nacioacuten con el sector privado en diversas aduanas conun total de 1064 funcionarios capacitados

ACCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Duranteestos dos uacuteltimos antildeos se han firmado convenios condiversas asociaciones tales como la Asociacioacuten Mexi-cana de Productores de Fonogramas y Videogramas(AMPROFON) la Sociedad de Autores y Composito-

res de Meacutexico (SACM) Centro Mexicano de Protec-cioacuten y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO)la Sociedad Mexicana de Productores de FonogramasVideogramas y Multimedia (SOMEXFON) y la Busi-ness Software Alliance (BSA) con quien se colaboradesde el antildeo 2002 con el objeto de realizar visitas deverificacioacuten en establecimientos con el fin de disuadirlas conductas infractoras de los derechos de Propie-dad Intelectual

PROYECTO DE BASE MARCARIA IMPI-ADUANASEl objeto de este proyecto es que los titulares de losderechos cuenten con una herramienta maacutes para ladeteccioacuten de los productos que puedan estar infrin-giendo sus derechos y que pretendan introducirse alpaiacutes actualmente existe un proyecto de reforma a laLey Aduanera sobre el tema y en paralelo se estaacute tra-bajando en la parte teacutecnica a traveacutes de las aacutereas desistemas de ambas instituciones Se tienen identifica-dos los productos sensibles asiacute como las aduanas porlas cuales ingresa este tipo de mercanciacuteas

Finalmente le puedo comentar que el IMPI ha par-ticipado en diversos Foros Internacionales en repre-sentacioacuten de Meacutexico todos eacutestos relacionados con lamateria de Propiedad Intelectual tales como

bull Las negociaciones formales del Acuerdo Comer-cial Anti-falsificacioacuten (ACTA) desde principios del mesde octubre de 2008 Se llevoacute a cabo la deacutecima rondadurante los diacuteas 16 al 20 de agosto en WashingtonDC Se llevoacute a cabo la uacuteltima ronda de negociacionesformales y sustantivas en Tokio Japoacuten El objeto prin-cipal del ACTA es elevar los estaacutendares de proteccioacuteny observancia de los derechos de Propiedad Intelec-tual que existen actualmente en el Acuerdo Sobre losAspectos de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio (ADPIC)

bull En cuanto a la Organizacioacuten para la Cooperacioacuteny el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) se participoacute en laelaboracioacuten de la segunda fase del estudio denomina-do ldquoEl Impacto Econoacutemico de la Falsificacioacuten y la Pira-teriacuteardquo y tambieacuten se ha participado en las primeras reu-niones que se han realizado para determinar el alcanceque tendraacute la tercera fase de este estudio Asiacute comose ha participado y comentado las Recomendacionesrespecto a este tema Tambieacuten se han implementadolas Recomendaciones realizados por esta organizacioacutena nuestro paiacutes

bull Se designoacute al Lic Jorge Amigo Castantildeeda comopresidente del grupo de expertos en propiedad intelec-tual dentro del foro de APEC por el periacuteodo 2010-2012

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PanoraacutemicasArgentina

Herramientas para PYMESMarca colectiva

GABRIELA YOSHIHARAAbogada-Agente de Propiedad

Industrial Socia de DaimarkAbogados Miembro pleno del

Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial del

Colegio Puacuteblico de Abogadosde la Capital Federal

(CPACF)

RESUMEN ANALIacuteTICOEs una herramienta de suma utilidad para los pequentildeos productoresy cooperativas que haciendo sinergia pueden desarrollar y mejorarsus productos y servicios compitiendo con las empresas de mayorescala Interesante enfoque argentino enraizado en la ayuda social alos maacutes vulnerables

PALABRAS CLAVEHerramientaPYMESForma AsociativaOriginalidad argentina

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INTRODUCCIOacuteNCompetir en el mercado actual

con productos originales y serviciosde calidad innovadores y competiti-vos es una ardua tarea Existe paralas PYMES pequentildeos productoresy cooperativas una herramienta quepuede ayudar a superar este desa-fiacuteo

Desde el Convenio de Pariacutespara la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial (1883 revisado 1911) secontempla la posibilidad que cadapaiacutes miembro pueda regular ydeterminar la proteccioacuten de laMarca Colectiva

CONCEPTO GENERALEn teacuterminos generales la marca

colectiva es un ldquosigno distintivoque individualiza productos y servi-cios de una asociacioacutenrdquo Comoindica Jorge Otamendi1 es unamarca que es propiedad demuchos de una organizacioacuten Esuna marca diferenciada por la formaen que seraacute usada y por la caracte-riacutestica de su titular

Se caracteriza por la utilizacioacutenobligatoria por parte de todos losmiembros de la asociacioacuten de unreglamento de uso Los productosy servicios tendraacuten cualidadescomunes sujetas a mecanismos desupervisioacuten y verificacioacuten de uso dela marca Tendraacuten que consensuarestrategias comunes para posicio-nar el producto o servicio en elmercado La mayoriacutea de los paiacutesesrequieren que la solicitud de lamarca colectiva sea acompantildeadacon una copia del reglamento deuso que indicaraacute el uso de esamarca

A traveacutes de la marca colectivase busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la pro-duccioacuten y comercializacioacuten sinotambieacuten evitar la pirateriacutea marcariagenerando el respeto que merecela proteccioacuten de la propiedad inte-lectual

UN POCO DE HISTORIAEs difiacutecil precisar el momento

del nacimiento de las marcas colec-tivas pero la doctrina lo remonta alas marcas corporativas renacentis-tas cuya funcioacuten era casi con exclu-sividad la de garantizar que el pro-ducto habiacutea sido confeccionadoseguacuten las reglas de la corporacioacutenes decir que habiacutean sido sometidosa determinado control y que prove-niacutean de determinada villa o regioacutenLas marcas corporativas medieva-les teniacutean caraacutecter obligatorio yeran un medio para individualizar almaestro y su taller Se colocabansobre los productos elaborados eneacutel como garantiacutea de que se ajusta-ban a las reglas del arte Veniacutean aser marcas colectivas obligatoriascon una funcioacuten de garantiacutea de lacalidad por la corporacioacuten de la queproveniacutea el producto Rita LargoGil2 opina que eran una especie demarca de responsabilidad que per-mitiacutea relacionar producto y fabrican-te

En paiacuteses mediterraacuteneos deEuropa la marca colectiva estaacuteorientada a la poblacioacuten asistidaorganizaciones de bien puacuteblico confines sociales y pequentildeos y media-nos productores En el Mercosurestaacute prevista expresamente la pro-teccioacuten de las marcas colectivaspor parte de los paiacuteses miembrosen el ldquoProtocolo de Armonizacioacutende Normas sobre la Propiedad Inte-lectual del Mercosur en materia de

Marcas Indicaciones de Proceden-cia y Denominaciones de OrigenrdquoEl Protocolo de Armonizacioacuten diceque ldquolos estados Partes protege-raacuten las marcas de servicios y lasmarcas colectivas y podraacuten igual-mente prever proteccioacuten para lasmarcas de certificacioacutenrdquo

ORIGINALIDAD ARGENTINAArgentina hace apenas tres

antildeos cuenta con legislacioacuten especiacute-fica La ley de marca colectiva Nro26355 fue sancionada el 28 defebrero de 2008 y publicada el 27de marzo de ese mismo antildeo La pri-mera marca colectiva concedidafue en junio de 2010 a la Coopera-tiva Minera MTL La Brava para bri-quetas de carboacuten vegetal y servi-cios mineros Sin embargo nuestrosistema tiene una particularidadpues a diferencia del resto delmundo su tratamiento se realiza enel marco de la economiacutea socialSolo aquellas agrupaciones o for-mas asociativas registradas en elRegistro de Efectores del Ministe-rio de Desarrollo Social de laNacioacuten pueden solicitar una marcacolectiva Se la considera unaherramienta complementaria de laeconomiacutea social destinada a esti-mular el desarrollo integral de laspersonas emprendedoras de esca-sos recursos o en situacioacuten de vul-nerabilidad social El Decreto1892004 de Creacioacuten del Regis-tro Nacional de Efectores define elconcepto de Efector personas fiacutesi-cas en condiciones de vulnerabili-dad social desempleo beneficia-rios de programas sociales o juriacutedi-cos cuyos integrantes reuacutenan lascondiciones descriptas para laspersonas fiacutesicas

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ArgentinaHerramientas para PYMES - Marca colectiva

1 Otamendi Jorge 2010 ldquoDerecho de Marcasrdquo Editorial Abeledo Perrot Argentina2 Largo Gil Rita 2006 ldquoLas Marcas Colectivas y las Marcas de Garantiacuteardquo Editorial Thomson-Civitas Espantildea

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

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INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

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pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

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Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

REI en Prop iedad Indust r ia l32

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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REI en Prop iedad Indust r ia l 33

Nuestras OficinasCuba

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 6: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

dades de Vinculacioacuten y Transferencia de Conocimiento(UVTC) que tienen como propoacutesito contribuir al creci-miento y desarrollo de la economiacutea del conocimientoen Meacutexico y por ende a la innovacioacuten empresarial pormedio de la generacioacuten y ejecucioacuten de proyectos enmateria de desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten y pro-mover su vinculacioacuten con los diferentes sectoresCabe resaltar que dentro la medicioacuten de las liacuteneas deaccioacuten descritas en este Programa se tienen entreotros indicadores a las patentes marcas disentildeos ymodelos de utilidad registrados Las patentes son unbuen indicador para medir la capacidad innovadora deun paiacutes porque estaacuten consideradas como un incentivoa las actividades relacionadas con la innovacioacuten y sucorrespondiente explotacioacuten econoacutemica

iquestEn queacute consiste la reciente implementacioacuten que elIMPI ha llevado a cabo junto a la Oficina de Marcasy Patentes de los EEUU (USPTO) del Proyecto Pilotosobre el Procedimiento Acelerado de Patentes(PPH) iquestCuaacuteles son las expectativas que tiene elIMPI respecto de este proyecto piloto

El PPH aprovecha el resultado del examen de fondorealizado por las oficinas de PI para permitir que lossolicitantes puedan agilizar el procedimiento de obten-cioacuten de patentes en las oficinas signatarias Por suparte las Oficinas de PI pueden acelerar el proceso deexamen de patentes mediante el uso en la medida delo posible de los resultados del examen de fondo obte-nidos por las oficinas signatarias

Este Programa no soacutelo facilita la solicitud de la pro-teccioacuten de la patente sino que reduce costos y tiempode traacutemite Es decir se incrementa la probabilidad deobtencioacuten de la patente hasta en un 90 sobre lasmismas reivindicaciones ya aprobadas

El programa PPH no exime a los solicitantes detodas sus obligaciones en virtud de la Ley de la Pro-piedad Industrial y la legislacioacuten aplicable El solicitantedeberaacute actuar de buena fe incluido el suministro deinformacioacuten al IMPI sobre cualquier documento quesea considerado relevante para determinar la patenta-bilidad

El IMPI estima incrementar gradualmente la conce-sioacuten de patentes en Meacutexico toda vez que este proce-dimiento acelerado podriacutea tambieacuten incrementar la can-tidad de solicitudes recibidas para su proteccioacuten ennuestro paiacutes tanto de mexicanos como de extranje-ros Asimismo se han identificado beneficios de granintereacutes para las oficinas que lo aplican entre los quese citan

bull El periacuteodo de traacutemite para la primera etapa deexamen relativo a las solicitudes de PPH se ha reduci-do de 27 meses a menos de 3 meses en algunas ofi-cinas participantes

bull Algunas oficinas participantes han logrado obte-ner una tasa de otorgamiento de patentes del 95para aplicaciones del PPH

bull Algunas oficinas participantes han implementadoel procedimiento en forma gratuita (Oficina de GranBretantildea Japoacuten Estados Unidos de Ameacuterica entreotras) lo que apoya la economiacutea del solicitante

Finalmente se contempla que este Programa Pilo-to sea una experiencia exitosa y brinde al usuario delsistema de PI las herramientas necesarias para acce-der a nuevos mercados posicionando al IMPI comouna institucioacuten moderna y armonizada con las tenden-cias internacionales evitando la duplicidad del trabajo ypor consiguiente mejorando la calidad de las patentes

Como toda Oficina moderna el IMPI cuenta condiversas bases documentales y de datos aplicacio-nes de software y servicios disponibles para losusuarios del sistema a traveacutes del sitio web del Insti-tuto iquestPuede mencionarnos algunos de estos servi-cios digitales y coacutemo han impactado en los procesosde registro

En esta era digital los portales electroacutenicos hancobrado una gran importancia para el funcionamientointeraccioacuten promocioacuten y realizacioacuten de transaccionesentre las instituciones y sus usuarios En el caso delIMPI dentro de nuestro sitio web se encuentran acce-sos a diversos portales electroacutenicos que brindan infor-macioacuten a los usuarios asiacute como a traveacutes de los cualespueden realizar pagos y solicitar servicios todo estoen un ambiente electroacutenico o virtual Entre algunos deestos portales puedo mencionarle

Portal SIGA ndash Gaceta de la Propiedad Industrial gra-tuita y 100 electroacutenica El Portal SIGA opera desdemarzo de 2009 y permite a los usuarios la descarga yconsulta gratuita de Gacetas de Marcas PatentesContencioso asiacute como ejemplares especiales con infor-macioacuten desde 1873 a la fecha y liga al usuario coninformacioacuten de otros sitios con los que el IMPI com-

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parte informacioacuten como Patentscope Espacenet-Lati-pat etc

Portal ViDoc ndash Visor de Documentos del IMPIVIDOC versioacuten 20 A partir del 10 de enero de 2011se concluyoacute la versioacuten 20 del VIDOC que permite laconsulta y descarga puacuteblica de informacioacuten de expe-dientes completos de Marcas Patentes Asuntos Con-tenciosos Asuntos Juriacutedicos y Biblioratos del Centrode Informacioacuten Tecnoloacutegica

Portal Marcanet Le permite al puacuteblico usuario laconsulta de la base de datos de Marcas

Servicio Automatizado de Informacioacuten de Marcaspara el sistema de Aduanas de la SHCP Se puso enoperacioacuten un servicio a traveacutes de Internet con informa-cioacuten de marcas disponible para el sistema de Aduanasde la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico(SHCP) A traveacutes de este servicio el IMPI informa aAduanas en liacutenea sobre titulares de productos marca-rios con registro apoyando el combate a la pirateriacutea yal contrabando de mercanciacuteas en los puntos de entra-da al paiacutes

Portal PYMETEC Portal orientado a presentar infor-macioacuten de patentes que se encuentran en el dominiopuacuteblico y que por ende pueden ser utilizadas sincorrer el riesgo de infringir derechos de propiedad inte-lectual

Sabemos de la incesante y proliacutefica actividad delIMPI en materia de cooperacioacuten internacional y depromocioacuten iquestpuede comentarnos las principales acti-vidades que se han encarado en este aspecto

Para Meacutexico la Cooperacioacuten Internacional es unaherramienta importante de su poliacutetica exterior que lesignifica la posibilidad de recibir y proporcionar colabo-racioacuten teacutecnica cientiacutefica educativa y cultural en diver-sas aacutereas y campos con un gran nuacutemero de paiacuteses yorganismos internacionales La Cooperacioacuten Interna-cional es un instrumento uacutetil para complementar losesfuerzos nacionales en pro del desarrollo

Por lo anterior desde la creacioacuten del InstitutoMexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la coope-racioacuten internacional ha sido considerada como un ins-trumento baacutesico en la buacutesqueda de opciones que con-tribuyan al

bull Desarrollo del capital humanobull Intercambio de informacioacutenbull Desarrollo de infraestructura nacional y regionalbull Fortalecimiento de la gestioacuten administrativabull Fortalecimiento de la proteccioacuten de los derechos

de propiedad industrial

Cabe mencionar que el IMPI constituye un casoparticular ya que goza de la experiencia de practicar lacooperacioacuten internacional desde una triple dimensioacutencomo institucioacuten receptora oferente y socia Ello nospermite recibir cooperacioacuten de oficinas de propiedadintelectual y de organismos internacionales y ofrecercooperacioacuten a oficinas homoacutelogas

El Instituto ha encontrado en la cooperacioacuten inter-nacional con otras oficinas de propiedad industrial enel mundo asiacute como con organismos internacionalesuna fuente insustituible de intercambio de conocimien-tos que le permiten una continua actualizacioacuten en lastendencias internacionales de los sistemas de adminis-tracioacuten de los derechos de propiedad industrial

A nivel regional hemos elaborado mecanismos decooperacioacuten internacional para la creacioacuten de estrate-gias y poliacuteticas que conllevan a una mayor utilizacioacutendel sistema de propiedad industrial en la industria y enel comercio a manera de ejemplo podemos mencio-nar el ldquoSistema de apoyo para la gestioacuten de solicitu-des de patentes para los paiacuteses centroamericanos y laRepuacuteblica Dominicanardquo (CADOPAT) del cual se bene-fician Costa Rica El Salvador Guatemala HondurasNicaragua Panamaacute Repuacuteblica Dominicana BeliceCuba y Colombia Debo destacar que a este grupo deoficinas beneficiarias recientemente se unioacute la Organi-zacioacuten Regional Africana de la Propiedad Intelectual(ARIPO) cuyos miembros son Botswana GambiaGhana Kenia Lesoto Malawi Mozambique NamibiaSierra Leona Somalia Sudan Suazilandia UgandaTanzania Zambia Zimbabue y Liberia

En cuanto a la cooperacioacuten bilateral el IMPI colabo-ra conjuntamente las oficinas de los siguientes paiacutesesCuba Brasil Ecuador Costa Rica Peruacute RepuacuteblicaDominicana Costa Rica El Salvador Espantildea FranciaUnioacuten Europea asiacute como con la Oficina Europea dePatentes la Organizacioacuten Africana de la PI y la Organi-zacioacuten Regional Africana de la PI siendo que a nivelmultilateral tenemos una estrecha cooperacioacuten con laOrganizacioacuten Mundial de la Propiedad Intelectual y anivel regional con la Organizacioacuten de Estados America-nos

Esta cooperacioacuten consiste en el intercambio deexperiencias entre Oficinas la cual se da a traveacutes deseminarios talleres cursos de capacitacioacuten misionesde expertos y pasantiacuteas entre otros los cuales contri-buyen a fortalecer el sistema de PI en nuestro paiacutes asiacutecomo a servir de ejemplo para oficinas de menortamantildeo como es el caso de los oficinas centroameri-canas y africanas las cuales se benefician de la expe-

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riencia y procedimientos instaurados en Meacutexico sobrelos cuales reciben capacitacioacuten y apoyo por parte delIMPI para el fortalecimiento de sus Oficinas

Finalmente podemos concluir que la participacioacutendel IMPI en negociaciones y diversos foros internacio-nales tales como la Organizacioacuten Mundial de la Propie-dad Intelectual (OMPI) la Organizacioacuten Mundial deComercio (OMC) la Organizacioacuten Mundial de la Salud(OMS) la Convencioacuten de la Diversidad Bioloacutegica(CDB) el Foro de Cooperacioacuten Asia-Paciacutefico (APEC) yla Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el DesarrolloEconoacutemico (OCDE) entre otros ha contribuido a

bull Proponer y establecer normas nacionales deacuerdo a los estaacutendares internacionales

bull Promover la evolucioacuten del tema de propiedadindustrial a traveacutes del intercambio de experienciasentre los paiacuteses

bull Favorecer la realizacioacuten de estudios en la materiabull Promover el anaacutelisis y debate sobre propuestas

relativas a la armonizacioacuten de la legislacioacuten internacio-nal que entre otras cuestiones facilita la interpretacioacutenjudicial

bull Promover la aceptacioacuten de instrumentos interna-cionales que incluyen el tema de propiedad intelectualy cuestiones relacionadas

En materia de promocioacuten el IMPI desde su crea-cioacuten ha participado en actividades de promocioacuten ydifusioacuten del tema de la propiedad industrial a traveacutes dela imparticioacuten de cursos seminarios talleres conferen-cias y la participacioacuten en ferias y exposiciones comer-ciales y tecnoloacutegicas

Asiacute funcionarios del IMPI han participado en maacutesde 8500 actividades de promocioacuten en la RepuacuteblicaMexicana Estos eventos nos han permitido acercar-nos a nuestros usuarios para proveerles informacioacutenrelacionada con las bondades y ventajas que represen-ta la utilizacioacuten del sistema de propiedad industrial ennuestro paiacutes para sus actividades comerciales empre-sariales y de desarrollo tecnoloacutegico

Asimismo el IMPI ha emprendido campantildeas decomunicacioacuten social orientadas a dar a conocer a lapoblacioacuten los servicios que presta el Instituto a traveacutesde medios masivos de comunicacioacuten

El Instituto ha emprendido diversas actividades deRelaciones Puacuteblicas para difundir el tema de la propie-dad industrial entre los reporteros y medios de comu-nicacioacuten organizando conferencias de prensa y gene-rando sus respectivos materiales informativos (boleti-nes de prensa) a la vez que ha incursionado en losdenominados ldquoMedios Socialesrdquo (Social Media) con

el fin de complementar la comunicacioacuten y la informa-cioacuten con que actualmente se cuenta en nuestro sitioweb

La OMPI ha elegido al IMPI como oficina de referen-cia para desarrollar varias de sus actividades acadeacute-micas entre ellas el dictado del curso general de PI yel WIPO-Meacutexico Summer School on IP (WMSS)iquestCuaacuteles han sido los resultados de dichas activida-des de formacioacuten

Respecto del Curso baacutesico de Propiedad Intelec-tual titulado DL101 administrado por el IMPI en colabo-racioacuten con la Organizacioacuten Mundial de la PropiedadIntelectual (OMPI) puedo comentarle que ya han cur-sado y concluido el mismo maacutes de 20000 alumnos

Con relacioacuten al Curso de Verano Meacutexico fue el pri-mer paiacutes en Ameacuterica en ser sede de este curso Elresultado ha sido la capacitacioacuten de maacutes de 50 estu-diantes y joacutevenes profesionales de los 5 continentesdel mundo derivado de las tres sesiones del Curso deVerano que se han realizado desde 2008 Los diser-tantes han sido tanto nacionales como extranjeros porlo que las sesiones 1 y 2 del Curso de Verano fueronimpartidas en ingleacutes abriendo oportunidades para estu-diantes de todo el mundo mientras que la sesioacuten 3 fueimpartida en espantildeol siguiendo la tendencia mundial deregionalizar los cursos

iquestQueacute actividades encara el Instituto respecto deltema de la prevencioacuten y combate contra la pirateriacutea yen especial en lo relacionado con la falsificacioacuten mar-caria

Para el combate a la pirateriacutea y falsificacioacuten existenvarias autoridades que tienen facultades para la realiza-cioacuten de diversas acciones entre ellas se encuentraencabezando el grupo la Procuraduriacutea General de laRepuacuteblica (PGR) en relacioacuten con los delitos la Comi-sioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanita-rios (COFEPRIS) en cuestiones de salud la PoliciacuteaFederal para la flagrancia de delitos y apoyo a las auto-ridades la Administracioacuten General de Aduanas (AGA)retencioacuten de mercanciacutea ilegal en fronteras y el Institu-to Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para elcaso de infracciones administrativas en materia de pro-piedad intelectual

CONCIENTIZACIOacuteN PUacuteBLICA El diacutea 17 de sep-tiembre de 2007 se lanzoacute el Primer Concurso de Dibu-jo Infantil a nivel nacional denominado ldquoPor el respetoa las ideashellip Los nintildeos contra la pirateriacuteardquo dirigido anintildeos de nivel primaria organizado por el IMPI con la

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colaboracioacuten de diversos representantes del SectorPrivado a traveacutes del cual se reflejoacute la percepcioacuten quetiene la nintildeez mexicana respecto al fenoacutemeno de lapirateriacutea recibiendo en sus tres primeras ediciones untotal 5575 dibujos habiendo participado la mayoriacutea delos Estados de la Repuacuteblica Mexicana El diacutea 20 deseptiembre de 2010 se inicioacute la Cuarta Edicioacuten delConcurso de Dibujo Infantil misma que finalizo el 31de enero de 2011 habieacutendose recibido un total de2391 dibujos

CAPACITACIOacuteN Desde el antildeo de 2007 a la fechase ha capacitado a verificadores aduanales en coordi-nacioacuten con el sector privado en diversas aduanas conun total de 1064 funcionarios capacitados

ACCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Duranteestos dos uacuteltimos antildeos se han firmado convenios condiversas asociaciones tales como la Asociacioacuten Mexi-cana de Productores de Fonogramas y Videogramas(AMPROFON) la Sociedad de Autores y Composito-

res de Meacutexico (SACM) Centro Mexicano de Protec-cioacuten y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO)la Sociedad Mexicana de Productores de FonogramasVideogramas y Multimedia (SOMEXFON) y la Busi-ness Software Alliance (BSA) con quien se colaboradesde el antildeo 2002 con el objeto de realizar visitas deverificacioacuten en establecimientos con el fin de disuadirlas conductas infractoras de los derechos de Propie-dad Intelectual

PROYECTO DE BASE MARCARIA IMPI-ADUANASEl objeto de este proyecto es que los titulares de losderechos cuenten con una herramienta maacutes para ladeteccioacuten de los productos que puedan estar infrin-giendo sus derechos y que pretendan introducirse alpaiacutes actualmente existe un proyecto de reforma a laLey Aduanera sobre el tema y en paralelo se estaacute tra-bajando en la parte teacutecnica a traveacutes de las aacutereas desistemas de ambas instituciones Se tienen identifica-dos los productos sensibles asiacute como las aduanas porlas cuales ingresa este tipo de mercanciacuteas

Finalmente le puedo comentar que el IMPI ha par-ticipado en diversos Foros Internacionales en repre-sentacioacuten de Meacutexico todos eacutestos relacionados con lamateria de Propiedad Intelectual tales como

bull Las negociaciones formales del Acuerdo Comer-cial Anti-falsificacioacuten (ACTA) desde principios del mesde octubre de 2008 Se llevoacute a cabo la deacutecima rondadurante los diacuteas 16 al 20 de agosto en WashingtonDC Se llevoacute a cabo la uacuteltima ronda de negociacionesformales y sustantivas en Tokio Japoacuten El objeto prin-cipal del ACTA es elevar los estaacutendares de proteccioacuteny observancia de los derechos de Propiedad Intelec-tual que existen actualmente en el Acuerdo Sobre losAspectos de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio (ADPIC)

bull En cuanto a la Organizacioacuten para la Cooperacioacuteny el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) se participoacute en laelaboracioacuten de la segunda fase del estudio denomina-do ldquoEl Impacto Econoacutemico de la Falsificacioacuten y la Pira-teriacuteardquo y tambieacuten se ha participado en las primeras reu-niones que se han realizado para determinar el alcanceque tendraacute la tercera fase de este estudio Asiacute comose ha participado y comentado las Recomendacionesrespecto a este tema Tambieacuten se han implementadolas Recomendaciones realizados por esta organizacioacutena nuestro paiacutes

bull Se designoacute al Lic Jorge Amigo Castantildeeda comopresidente del grupo de expertos en propiedad intelec-tual dentro del foro de APEC por el periacuteodo 2010-2012

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PanoraacutemicasArgentina

Herramientas para PYMESMarca colectiva

GABRIELA YOSHIHARAAbogada-Agente de Propiedad

Industrial Socia de DaimarkAbogados Miembro pleno del

Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial del

Colegio Puacuteblico de Abogadosde la Capital Federal

(CPACF)

RESUMEN ANALIacuteTICOEs una herramienta de suma utilidad para los pequentildeos productoresy cooperativas que haciendo sinergia pueden desarrollar y mejorarsus productos y servicios compitiendo con las empresas de mayorescala Interesante enfoque argentino enraizado en la ayuda social alos maacutes vulnerables

PALABRAS CLAVEHerramientaPYMESForma AsociativaOriginalidad argentina

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INTRODUCCIOacuteNCompetir en el mercado actual

con productos originales y serviciosde calidad innovadores y competiti-vos es una ardua tarea Existe paralas PYMES pequentildeos productoresy cooperativas una herramienta quepuede ayudar a superar este desa-fiacuteo

Desde el Convenio de Pariacutespara la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial (1883 revisado 1911) secontempla la posibilidad que cadapaiacutes miembro pueda regular ydeterminar la proteccioacuten de laMarca Colectiva

CONCEPTO GENERALEn teacuterminos generales la marca

colectiva es un ldquosigno distintivoque individualiza productos y servi-cios de una asociacioacutenrdquo Comoindica Jorge Otamendi1 es unamarca que es propiedad demuchos de una organizacioacuten Esuna marca diferenciada por la formaen que seraacute usada y por la caracte-riacutestica de su titular

Se caracteriza por la utilizacioacutenobligatoria por parte de todos losmiembros de la asociacioacuten de unreglamento de uso Los productosy servicios tendraacuten cualidadescomunes sujetas a mecanismos desupervisioacuten y verificacioacuten de uso dela marca Tendraacuten que consensuarestrategias comunes para posicio-nar el producto o servicio en elmercado La mayoriacutea de los paiacutesesrequieren que la solicitud de lamarca colectiva sea acompantildeadacon una copia del reglamento deuso que indicaraacute el uso de esamarca

A traveacutes de la marca colectivase busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la pro-duccioacuten y comercializacioacuten sinotambieacuten evitar la pirateriacutea marcariagenerando el respeto que merecela proteccioacuten de la propiedad inte-lectual

UN POCO DE HISTORIAEs difiacutecil precisar el momento

del nacimiento de las marcas colec-tivas pero la doctrina lo remonta alas marcas corporativas renacentis-tas cuya funcioacuten era casi con exclu-sividad la de garantizar que el pro-ducto habiacutea sido confeccionadoseguacuten las reglas de la corporacioacutenes decir que habiacutean sido sometidosa determinado control y que prove-niacutean de determinada villa o regioacutenLas marcas corporativas medieva-les teniacutean caraacutecter obligatorio yeran un medio para individualizar almaestro y su taller Se colocabansobre los productos elaborados eneacutel como garantiacutea de que se ajusta-ban a las reglas del arte Veniacutean aser marcas colectivas obligatoriascon una funcioacuten de garantiacutea de lacalidad por la corporacioacuten de la queproveniacutea el producto Rita LargoGil2 opina que eran una especie demarca de responsabilidad que per-mitiacutea relacionar producto y fabrican-te

En paiacuteses mediterraacuteneos deEuropa la marca colectiva estaacuteorientada a la poblacioacuten asistidaorganizaciones de bien puacuteblico confines sociales y pequentildeos y media-nos productores En el Mercosurestaacute prevista expresamente la pro-teccioacuten de las marcas colectivaspor parte de los paiacuteses miembrosen el ldquoProtocolo de Armonizacioacutende Normas sobre la Propiedad Inte-lectual del Mercosur en materia de

Marcas Indicaciones de Proceden-cia y Denominaciones de OrigenrdquoEl Protocolo de Armonizacioacuten diceque ldquolos estados Partes protege-raacuten las marcas de servicios y lasmarcas colectivas y podraacuten igual-mente prever proteccioacuten para lasmarcas de certificacioacutenrdquo

ORIGINALIDAD ARGENTINAArgentina hace apenas tres

antildeos cuenta con legislacioacuten especiacute-fica La ley de marca colectiva Nro26355 fue sancionada el 28 defebrero de 2008 y publicada el 27de marzo de ese mismo antildeo La pri-mera marca colectiva concedidafue en junio de 2010 a la Coopera-tiva Minera MTL La Brava para bri-quetas de carboacuten vegetal y servi-cios mineros Sin embargo nuestrosistema tiene una particularidadpues a diferencia del resto delmundo su tratamiento se realiza enel marco de la economiacutea socialSolo aquellas agrupaciones o for-mas asociativas registradas en elRegistro de Efectores del Ministe-rio de Desarrollo Social de laNacioacuten pueden solicitar una marcacolectiva Se la considera unaherramienta complementaria de laeconomiacutea social destinada a esti-mular el desarrollo integral de laspersonas emprendedoras de esca-sos recursos o en situacioacuten de vul-nerabilidad social El Decreto1892004 de Creacioacuten del Regis-tro Nacional de Efectores define elconcepto de Efector personas fiacutesi-cas en condiciones de vulnerabili-dad social desempleo beneficia-rios de programas sociales o juriacutedi-cos cuyos integrantes reuacutenan lascondiciones descriptas para laspersonas fiacutesicas

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ArgentinaHerramientas para PYMES - Marca colectiva

1 Otamendi Jorge 2010 ldquoDerecho de Marcasrdquo Editorial Abeledo Perrot Argentina2 Largo Gil Rita 2006 ldquoLas Marcas Colectivas y las Marcas de Garantiacuteardquo Editorial Thomson-Civitas Espantildea

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

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REI en Prop iedad Indust r ia l 15

INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

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1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

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pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

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4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

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8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

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Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

REI en Prop iedad Indust r ia l32

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

BIBLIOGRAFIacuteAmdash BARRETO GERMAacuteN Imaacute-

genes y colores tambieacuten son mar-cas Marcas no convencionales(Nuevos formatos de marcas dis-tintos al nombre o logo del produc-to) [En liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomassetsdocumentspdfInglesmar-caspdf

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mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de la Corte deJusticia de la Comunidad AndinaProceso No 23-IP-98 MarcaCombinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de macheteacompantildeada de la expresioacuten ldquoGavi-laacuten Naranjardquo [en liacutenea] Disponibleen httpintranetcomunidadandi-naorgdoc

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REI en Prop iedad Indust r ia l 33

Nuestras OficinasCuba

mdash Cuba Consejo de Estado(Publicado en Gaceta Oficial Extra-ordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de2000) Decreto-Ley 203 ldquoDe Mar-cas y otros Signos Distintivosrdquo de24 de diciembre de 1999

mdash Cuba Decreto-Ley No 805de 4 de abril de 1936 Ley de Pro-piedad Industrial Publicado en laGaceta Oficial ExtraordinariaNo111 de 11 de abril de 1936

mdash Cuba Ministerio de CienciaTecnologiacutea y Medio AmbienteResolucioacuten No 63 de 22 de mayodel 2000 Reglamento del Decreto-Ley No 203 Publicado en GacetaOficial Ordinaria No 48 de 24 demayo del 2000

mdash Cuba Oficina Cubana de laPropiedad Industrial Directricespara el Examen de las Marcas yotros Signos Distintivos La Haba-na antildeo 2000 Disponible en la Ofi-cina Cubana de la Propiedad Indus-trial

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mdash Imagen del establecimientoTerpel [En liacutenea] Disponible enhttpstatic2elespectadorcomfilesimagesmar20093c4e2ac64784c3a6a028c2ebf5db38bajpg

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mdash ldquoLineamientos de trabajopara el examen de la marca tridi-

mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

mdash PEacuteREZ SUAacuteREZ MARLENDE LA CARIDAD ldquoLa marca tridi-mensional Lo interesante de suuniverso Tratamiento legal enCubardquo Rendija Revista Cubana dela Propiedad Industrial Nordm 11Cuba Junio de 2010

mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

mdash Puerto Rico Ley Nordm 169 delantildeo 2009 Ley de Marcas delGobierno de Puerto Rico [en liacutenea]D i s p o n i b l eenhttpwwwlexjuriscomlex-lexLeyes2009lexl2009169htm

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialdel Comercio (Publicacioacuten de laOMPI No 223 (S) Ginebra 2005)Disposiciones del Convenio deBerna para la proteccioacuten de lasObras Literarias y Artiacutesticas (1971)mencionadas en el Acuerdo sobrelos ADPIC

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

40

La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 7: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

parte informacioacuten como Patentscope Espacenet-Lati-pat etc

Portal ViDoc ndash Visor de Documentos del IMPIVIDOC versioacuten 20 A partir del 10 de enero de 2011se concluyoacute la versioacuten 20 del VIDOC que permite laconsulta y descarga puacuteblica de informacioacuten de expe-dientes completos de Marcas Patentes Asuntos Con-tenciosos Asuntos Juriacutedicos y Biblioratos del Centrode Informacioacuten Tecnoloacutegica

Portal Marcanet Le permite al puacuteblico usuario laconsulta de la base de datos de Marcas

Servicio Automatizado de Informacioacuten de Marcaspara el sistema de Aduanas de la SHCP Se puso enoperacioacuten un servicio a traveacutes de Internet con informa-cioacuten de marcas disponible para el sistema de Aduanasde la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico(SHCP) A traveacutes de este servicio el IMPI informa aAduanas en liacutenea sobre titulares de productos marca-rios con registro apoyando el combate a la pirateriacutea yal contrabando de mercanciacuteas en los puntos de entra-da al paiacutes

Portal PYMETEC Portal orientado a presentar infor-macioacuten de patentes que se encuentran en el dominiopuacuteblico y que por ende pueden ser utilizadas sincorrer el riesgo de infringir derechos de propiedad inte-lectual

Sabemos de la incesante y proliacutefica actividad delIMPI en materia de cooperacioacuten internacional y depromocioacuten iquestpuede comentarnos las principales acti-vidades que se han encarado en este aspecto

Para Meacutexico la Cooperacioacuten Internacional es unaherramienta importante de su poliacutetica exterior que lesignifica la posibilidad de recibir y proporcionar colabo-racioacuten teacutecnica cientiacutefica educativa y cultural en diver-sas aacutereas y campos con un gran nuacutemero de paiacuteses yorganismos internacionales La Cooperacioacuten Interna-cional es un instrumento uacutetil para complementar losesfuerzos nacionales en pro del desarrollo

Por lo anterior desde la creacioacuten del InstitutoMexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la coope-racioacuten internacional ha sido considerada como un ins-trumento baacutesico en la buacutesqueda de opciones que con-tribuyan al

bull Desarrollo del capital humanobull Intercambio de informacioacutenbull Desarrollo de infraestructura nacional y regionalbull Fortalecimiento de la gestioacuten administrativabull Fortalecimiento de la proteccioacuten de los derechos

de propiedad industrial

Cabe mencionar que el IMPI constituye un casoparticular ya que goza de la experiencia de practicar lacooperacioacuten internacional desde una triple dimensioacutencomo institucioacuten receptora oferente y socia Ello nospermite recibir cooperacioacuten de oficinas de propiedadintelectual y de organismos internacionales y ofrecercooperacioacuten a oficinas homoacutelogas

El Instituto ha encontrado en la cooperacioacuten inter-nacional con otras oficinas de propiedad industrial enel mundo asiacute como con organismos internacionalesuna fuente insustituible de intercambio de conocimien-tos que le permiten una continua actualizacioacuten en lastendencias internacionales de los sistemas de adminis-tracioacuten de los derechos de propiedad industrial

A nivel regional hemos elaborado mecanismos decooperacioacuten internacional para la creacioacuten de estrate-gias y poliacuteticas que conllevan a una mayor utilizacioacutendel sistema de propiedad industrial en la industria y enel comercio a manera de ejemplo podemos mencio-nar el ldquoSistema de apoyo para la gestioacuten de solicitu-des de patentes para los paiacuteses centroamericanos y laRepuacuteblica Dominicanardquo (CADOPAT) del cual se bene-fician Costa Rica El Salvador Guatemala HondurasNicaragua Panamaacute Repuacuteblica Dominicana BeliceCuba y Colombia Debo destacar que a este grupo deoficinas beneficiarias recientemente se unioacute la Organi-zacioacuten Regional Africana de la Propiedad Intelectual(ARIPO) cuyos miembros son Botswana GambiaGhana Kenia Lesoto Malawi Mozambique NamibiaSierra Leona Somalia Sudan Suazilandia UgandaTanzania Zambia Zimbabue y Liberia

En cuanto a la cooperacioacuten bilateral el IMPI colabo-ra conjuntamente las oficinas de los siguientes paiacutesesCuba Brasil Ecuador Costa Rica Peruacute RepuacuteblicaDominicana Costa Rica El Salvador Espantildea FranciaUnioacuten Europea asiacute como con la Oficina Europea dePatentes la Organizacioacuten Africana de la PI y la Organi-zacioacuten Regional Africana de la PI siendo que a nivelmultilateral tenemos una estrecha cooperacioacuten con laOrganizacioacuten Mundial de la Propiedad Intelectual y anivel regional con la Organizacioacuten de Estados America-nos

Esta cooperacioacuten consiste en el intercambio deexperiencias entre Oficinas la cual se da a traveacutes deseminarios talleres cursos de capacitacioacuten misionesde expertos y pasantiacuteas entre otros los cuales contri-buyen a fortalecer el sistema de PI en nuestro paiacutes asiacutecomo a servir de ejemplo para oficinas de menortamantildeo como es el caso de los oficinas centroameri-canas y africanas las cuales se benefician de la expe-

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

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riencia y procedimientos instaurados en Meacutexico sobrelos cuales reciben capacitacioacuten y apoyo por parte delIMPI para el fortalecimiento de sus Oficinas

Finalmente podemos concluir que la participacioacutendel IMPI en negociaciones y diversos foros internacio-nales tales como la Organizacioacuten Mundial de la Propie-dad Intelectual (OMPI) la Organizacioacuten Mundial deComercio (OMC) la Organizacioacuten Mundial de la Salud(OMS) la Convencioacuten de la Diversidad Bioloacutegica(CDB) el Foro de Cooperacioacuten Asia-Paciacutefico (APEC) yla Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el DesarrolloEconoacutemico (OCDE) entre otros ha contribuido a

bull Proponer y establecer normas nacionales deacuerdo a los estaacutendares internacionales

bull Promover la evolucioacuten del tema de propiedadindustrial a traveacutes del intercambio de experienciasentre los paiacuteses

bull Favorecer la realizacioacuten de estudios en la materiabull Promover el anaacutelisis y debate sobre propuestas

relativas a la armonizacioacuten de la legislacioacuten internacio-nal que entre otras cuestiones facilita la interpretacioacutenjudicial

bull Promover la aceptacioacuten de instrumentos interna-cionales que incluyen el tema de propiedad intelectualy cuestiones relacionadas

En materia de promocioacuten el IMPI desde su crea-cioacuten ha participado en actividades de promocioacuten ydifusioacuten del tema de la propiedad industrial a traveacutes dela imparticioacuten de cursos seminarios talleres conferen-cias y la participacioacuten en ferias y exposiciones comer-ciales y tecnoloacutegicas

Asiacute funcionarios del IMPI han participado en maacutesde 8500 actividades de promocioacuten en la RepuacuteblicaMexicana Estos eventos nos han permitido acercar-nos a nuestros usuarios para proveerles informacioacutenrelacionada con las bondades y ventajas que represen-ta la utilizacioacuten del sistema de propiedad industrial ennuestro paiacutes para sus actividades comerciales empre-sariales y de desarrollo tecnoloacutegico

Asimismo el IMPI ha emprendido campantildeas decomunicacioacuten social orientadas a dar a conocer a lapoblacioacuten los servicios que presta el Instituto a traveacutesde medios masivos de comunicacioacuten

El Instituto ha emprendido diversas actividades deRelaciones Puacuteblicas para difundir el tema de la propie-dad industrial entre los reporteros y medios de comu-nicacioacuten organizando conferencias de prensa y gene-rando sus respectivos materiales informativos (boleti-nes de prensa) a la vez que ha incursionado en losdenominados ldquoMedios Socialesrdquo (Social Media) con

el fin de complementar la comunicacioacuten y la informa-cioacuten con que actualmente se cuenta en nuestro sitioweb

La OMPI ha elegido al IMPI como oficina de referen-cia para desarrollar varias de sus actividades acadeacute-micas entre ellas el dictado del curso general de PI yel WIPO-Meacutexico Summer School on IP (WMSS)iquestCuaacuteles han sido los resultados de dichas activida-des de formacioacuten

Respecto del Curso baacutesico de Propiedad Intelec-tual titulado DL101 administrado por el IMPI en colabo-racioacuten con la Organizacioacuten Mundial de la PropiedadIntelectual (OMPI) puedo comentarle que ya han cur-sado y concluido el mismo maacutes de 20000 alumnos

Con relacioacuten al Curso de Verano Meacutexico fue el pri-mer paiacutes en Ameacuterica en ser sede de este curso Elresultado ha sido la capacitacioacuten de maacutes de 50 estu-diantes y joacutevenes profesionales de los 5 continentesdel mundo derivado de las tres sesiones del Curso deVerano que se han realizado desde 2008 Los diser-tantes han sido tanto nacionales como extranjeros porlo que las sesiones 1 y 2 del Curso de Verano fueronimpartidas en ingleacutes abriendo oportunidades para estu-diantes de todo el mundo mientras que la sesioacuten 3 fueimpartida en espantildeol siguiendo la tendencia mundial deregionalizar los cursos

iquestQueacute actividades encara el Instituto respecto deltema de la prevencioacuten y combate contra la pirateriacutea yen especial en lo relacionado con la falsificacioacuten mar-caria

Para el combate a la pirateriacutea y falsificacioacuten existenvarias autoridades que tienen facultades para la realiza-cioacuten de diversas acciones entre ellas se encuentraencabezando el grupo la Procuraduriacutea General de laRepuacuteblica (PGR) en relacioacuten con los delitos la Comi-sioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanita-rios (COFEPRIS) en cuestiones de salud la PoliciacuteaFederal para la flagrancia de delitos y apoyo a las auto-ridades la Administracioacuten General de Aduanas (AGA)retencioacuten de mercanciacutea ilegal en fronteras y el Institu-to Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para elcaso de infracciones administrativas en materia de pro-piedad intelectual

CONCIENTIZACIOacuteN PUacuteBLICA El diacutea 17 de sep-tiembre de 2007 se lanzoacute el Primer Concurso de Dibu-jo Infantil a nivel nacional denominado ldquoPor el respetoa las ideashellip Los nintildeos contra la pirateriacuteardquo dirigido anintildeos de nivel primaria organizado por el IMPI con la

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

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colaboracioacuten de diversos representantes del SectorPrivado a traveacutes del cual se reflejoacute la percepcioacuten quetiene la nintildeez mexicana respecto al fenoacutemeno de lapirateriacutea recibiendo en sus tres primeras ediciones untotal 5575 dibujos habiendo participado la mayoriacutea delos Estados de la Repuacuteblica Mexicana El diacutea 20 deseptiembre de 2010 se inicioacute la Cuarta Edicioacuten delConcurso de Dibujo Infantil misma que finalizo el 31de enero de 2011 habieacutendose recibido un total de2391 dibujos

CAPACITACIOacuteN Desde el antildeo de 2007 a la fechase ha capacitado a verificadores aduanales en coordi-nacioacuten con el sector privado en diversas aduanas conun total de 1064 funcionarios capacitados

ACCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Duranteestos dos uacuteltimos antildeos se han firmado convenios condiversas asociaciones tales como la Asociacioacuten Mexi-cana de Productores de Fonogramas y Videogramas(AMPROFON) la Sociedad de Autores y Composito-

res de Meacutexico (SACM) Centro Mexicano de Protec-cioacuten y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO)la Sociedad Mexicana de Productores de FonogramasVideogramas y Multimedia (SOMEXFON) y la Busi-ness Software Alliance (BSA) con quien se colaboradesde el antildeo 2002 con el objeto de realizar visitas deverificacioacuten en establecimientos con el fin de disuadirlas conductas infractoras de los derechos de Propie-dad Intelectual

PROYECTO DE BASE MARCARIA IMPI-ADUANASEl objeto de este proyecto es que los titulares de losderechos cuenten con una herramienta maacutes para ladeteccioacuten de los productos que puedan estar infrin-giendo sus derechos y que pretendan introducirse alpaiacutes actualmente existe un proyecto de reforma a laLey Aduanera sobre el tema y en paralelo se estaacute tra-bajando en la parte teacutecnica a traveacutes de las aacutereas desistemas de ambas instituciones Se tienen identifica-dos los productos sensibles asiacute como las aduanas porlas cuales ingresa este tipo de mercanciacuteas

Finalmente le puedo comentar que el IMPI ha par-ticipado en diversos Foros Internacionales en repre-sentacioacuten de Meacutexico todos eacutestos relacionados con lamateria de Propiedad Intelectual tales como

bull Las negociaciones formales del Acuerdo Comer-cial Anti-falsificacioacuten (ACTA) desde principios del mesde octubre de 2008 Se llevoacute a cabo la deacutecima rondadurante los diacuteas 16 al 20 de agosto en WashingtonDC Se llevoacute a cabo la uacuteltima ronda de negociacionesformales y sustantivas en Tokio Japoacuten El objeto prin-cipal del ACTA es elevar los estaacutendares de proteccioacuteny observancia de los derechos de Propiedad Intelec-tual que existen actualmente en el Acuerdo Sobre losAspectos de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio (ADPIC)

bull En cuanto a la Organizacioacuten para la Cooperacioacuteny el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) se participoacute en laelaboracioacuten de la segunda fase del estudio denomina-do ldquoEl Impacto Econoacutemico de la Falsificacioacuten y la Pira-teriacuteardquo y tambieacuten se ha participado en las primeras reu-niones que se han realizado para determinar el alcanceque tendraacute la tercera fase de este estudio Asiacute comose ha participado y comentado las Recomendacionesrespecto a este tema Tambieacuten se han implementadolas Recomendaciones realizados por esta organizacioacutena nuestro paiacutes

bull Se designoacute al Lic Jorge Amigo Castantildeeda comopresidente del grupo de expertos en propiedad intelec-tual dentro del foro de APEC por el periacuteodo 2010-2012

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JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

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PanoraacutemicasArgentina

Herramientas para PYMESMarca colectiva

GABRIELA YOSHIHARAAbogada-Agente de Propiedad

Industrial Socia de DaimarkAbogados Miembro pleno del

Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial del

Colegio Puacuteblico de Abogadosde la Capital Federal

(CPACF)

RESUMEN ANALIacuteTICOEs una herramienta de suma utilidad para los pequentildeos productoresy cooperativas que haciendo sinergia pueden desarrollar y mejorarsus productos y servicios compitiendo con las empresas de mayorescala Interesante enfoque argentino enraizado en la ayuda social alos maacutes vulnerables

PALABRAS CLAVEHerramientaPYMESForma AsociativaOriginalidad argentina

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INTRODUCCIOacuteNCompetir en el mercado actual

con productos originales y serviciosde calidad innovadores y competiti-vos es una ardua tarea Existe paralas PYMES pequentildeos productoresy cooperativas una herramienta quepuede ayudar a superar este desa-fiacuteo

Desde el Convenio de Pariacutespara la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial (1883 revisado 1911) secontempla la posibilidad que cadapaiacutes miembro pueda regular ydeterminar la proteccioacuten de laMarca Colectiva

CONCEPTO GENERALEn teacuterminos generales la marca

colectiva es un ldquosigno distintivoque individualiza productos y servi-cios de una asociacioacutenrdquo Comoindica Jorge Otamendi1 es unamarca que es propiedad demuchos de una organizacioacuten Esuna marca diferenciada por la formaen que seraacute usada y por la caracte-riacutestica de su titular

Se caracteriza por la utilizacioacutenobligatoria por parte de todos losmiembros de la asociacioacuten de unreglamento de uso Los productosy servicios tendraacuten cualidadescomunes sujetas a mecanismos desupervisioacuten y verificacioacuten de uso dela marca Tendraacuten que consensuarestrategias comunes para posicio-nar el producto o servicio en elmercado La mayoriacutea de los paiacutesesrequieren que la solicitud de lamarca colectiva sea acompantildeadacon una copia del reglamento deuso que indicaraacute el uso de esamarca

A traveacutes de la marca colectivase busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la pro-duccioacuten y comercializacioacuten sinotambieacuten evitar la pirateriacutea marcariagenerando el respeto que merecela proteccioacuten de la propiedad inte-lectual

UN POCO DE HISTORIAEs difiacutecil precisar el momento

del nacimiento de las marcas colec-tivas pero la doctrina lo remonta alas marcas corporativas renacentis-tas cuya funcioacuten era casi con exclu-sividad la de garantizar que el pro-ducto habiacutea sido confeccionadoseguacuten las reglas de la corporacioacutenes decir que habiacutean sido sometidosa determinado control y que prove-niacutean de determinada villa o regioacutenLas marcas corporativas medieva-les teniacutean caraacutecter obligatorio yeran un medio para individualizar almaestro y su taller Se colocabansobre los productos elaborados eneacutel como garantiacutea de que se ajusta-ban a las reglas del arte Veniacutean aser marcas colectivas obligatoriascon una funcioacuten de garantiacutea de lacalidad por la corporacioacuten de la queproveniacutea el producto Rita LargoGil2 opina que eran una especie demarca de responsabilidad que per-mitiacutea relacionar producto y fabrican-te

En paiacuteses mediterraacuteneos deEuropa la marca colectiva estaacuteorientada a la poblacioacuten asistidaorganizaciones de bien puacuteblico confines sociales y pequentildeos y media-nos productores En el Mercosurestaacute prevista expresamente la pro-teccioacuten de las marcas colectivaspor parte de los paiacuteses miembrosen el ldquoProtocolo de Armonizacioacutende Normas sobre la Propiedad Inte-lectual del Mercosur en materia de

Marcas Indicaciones de Proceden-cia y Denominaciones de OrigenrdquoEl Protocolo de Armonizacioacuten diceque ldquolos estados Partes protege-raacuten las marcas de servicios y lasmarcas colectivas y podraacuten igual-mente prever proteccioacuten para lasmarcas de certificacioacutenrdquo

ORIGINALIDAD ARGENTINAArgentina hace apenas tres

antildeos cuenta con legislacioacuten especiacute-fica La ley de marca colectiva Nro26355 fue sancionada el 28 defebrero de 2008 y publicada el 27de marzo de ese mismo antildeo La pri-mera marca colectiva concedidafue en junio de 2010 a la Coopera-tiva Minera MTL La Brava para bri-quetas de carboacuten vegetal y servi-cios mineros Sin embargo nuestrosistema tiene una particularidadpues a diferencia del resto delmundo su tratamiento se realiza enel marco de la economiacutea socialSolo aquellas agrupaciones o for-mas asociativas registradas en elRegistro de Efectores del Ministe-rio de Desarrollo Social de laNacioacuten pueden solicitar una marcacolectiva Se la considera unaherramienta complementaria de laeconomiacutea social destinada a esti-mular el desarrollo integral de laspersonas emprendedoras de esca-sos recursos o en situacioacuten de vul-nerabilidad social El Decreto1892004 de Creacioacuten del Regis-tro Nacional de Efectores define elconcepto de Efector personas fiacutesi-cas en condiciones de vulnerabili-dad social desempleo beneficia-rios de programas sociales o juriacutedi-cos cuyos integrantes reuacutenan lascondiciones descriptas para laspersonas fiacutesicas

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ArgentinaHerramientas para PYMES - Marca colectiva

1 Otamendi Jorge 2010 ldquoDerecho de Marcasrdquo Editorial Abeledo Perrot Argentina2 Largo Gil Rita 2006 ldquoLas Marcas Colectivas y las Marcas de Garantiacuteardquo Editorial Thomson-Civitas Espantildea

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

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INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

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pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

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Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

Nuestras OficinasCubaREI en Prop iedad Indust r ia l24

El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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Nuestras OficinasCuba

1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de la Corte deJusticia de la Comunidad AndinaProceso No 23-IP-98 MarcaCombinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de macheteacompantildeada de la expresioacuten ldquoGavi-laacuten Naranjardquo [en liacutenea] Disponibleen httpintranetcomunidadandi-naorgdoc

mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81y 82 de la Decisioacuten 344 de la Comi-sioacuten del Acuerdo de CartagenaProceso 81-IP-2000 MarcaldquoForma de Botellardquo [en liacutenea] Dis-ponible en httpintranetcomuni-dadandinaorgdoc

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mdash MICROSOFTreg ENCARTAreg2006 [DVD] Microsoft Corpora-tion 2005

mdash OTERO LASTRES JOSEacuteMANUEL ldquoConcepto y Tipos deMarca en la Decisioacuten 344rdquo Memo-rias del Seminario Internacional Laintegracioacuten y Derecho y los Tribu-nales Comunitarios Quito Cuen-ca Guayaquil Trujillo 1996

mdash Panamaacute Ministerio deComercio e Industrias DireccioacutenGeneral de Registro de la Propie-dad Industrial Panamaacute (2008) Ley35 (de 10 de mayo de 1996) Dis-posiciones sobre la PropiedadIndustrial Folleto disponible en laOficina Cubana de la PropiedadIndustrial

mdash Powerpoints de SEMIOLO-GIA I gratis [En liacutenea] Disponibleen httpwwwpowerpointsgra-tisnetSEMIOLOGIA-I1

mdash ldquoLineamientos de trabajopara el examen de la marca tridi-

mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

mdash PEacuteREZ SUAacuteREZ MARLENDE LA CARIDAD ldquoLa marca tridi-mensional Lo interesante de suuniverso Tratamiento legal enCubardquo Rendija Revista Cubana dela Propiedad Industrial Nordm 11Cuba Junio de 2010

mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

mdash Puerto Rico Ley Nordm 169 delantildeo 2009 Ley de Marcas delGobierno de Puerto Rico [en liacutenea]D i s p o n i b l eenhttpwwwlexjuriscomlex-lexLeyes2009lexl2009169htm

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialdel Comercio (Publicacioacuten de laOMPI No 223 (S) Ginebra 2005)Disposiciones del Convenio deBerna para la proteccioacuten de lasObras Literarias y Artiacutesticas (1971)mencionadas en el Acuerdo sobrelos ADPIC

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

40

La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 8: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

riencia y procedimientos instaurados en Meacutexico sobrelos cuales reciben capacitacioacuten y apoyo por parte delIMPI para el fortalecimiento de sus Oficinas

Finalmente podemos concluir que la participacioacutendel IMPI en negociaciones y diversos foros internacio-nales tales como la Organizacioacuten Mundial de la Propie-dad Intelectual (OMPI) la Organizacioacuten Mundial deComercio (OMC) la Organizacioacuten Mundial de la Salud(OMS) la Convencioacuten de la Diversidad Bioloacutegica(CDB) el Foro de Cooperacioacuten Asia-Paciacutefico (APEC) yla Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el DesarrolloEconoacutemico (OCDE) entre otros ha contribuido a

bull Proponer y establecer normas nacionales deacuerdo a los estaacutendares internacionales

bull Promover la evolucioacuten del tema de propiedadindustrial a traveacutes del intercambio de experienciasentre los paiacuteses

bull Favorecer la realizacioacuten de estudios en la materiabull Promover el anaacutelisis y debate sobre propuestas

relativas a la armonizacioacuten de la legislacioacuten internacio-nal que entre otras cuestiones facilita la interpretacioacutenjudicial

bull Promover la aceptacioacuten de instrumentos interna-cionales que incluyen el tema de propiedad intelectualy cuestiones relacionadas

En materia de promocioacuten el IMPI desde su crea-cioacuten ha participado en actividades de promocioacuten ydifusioacuten del tema de la propiedad industrial a traveacutes dela imparticioacuten de cursos seminarios talleres conferen-cias y la participacioacuten en ferias y exposiciones comer-ciales y tecnoloacutegicas

Asiacute funcionarios del IMPI han participado en maacutesde 8500 actividades de promocioacuten en la RepuacuteblicaMexicana Estos eventos nos han permitido acercar-nos a nuestros usuarios para proveerles informacioacutenrelacionada con las bondades y ventajas que represen-ta la utilizacioacuten del sistema de propiedad industrial ennuestro paiacutes para sus actividades comerciales empre-sariales y de desarrollo tecnoloacutegico

Asimismo el IMPI ha emprendido campantildeas decomunicacioacuten social orientadas a dar a conocer a lapoblacioacuten los servicios que presta el Instituto a traveacutesde medios masivos de comunicacioacuten

El Instituto ha emprendido diversas actividades deRelaciones Puacuteblicas para difundir el tema de la propie-dad industrial entre los reporteros y medios de comu-nicacioacuten organizando conferencias de prensa y gene-rando sus respectivos materiales informativos (boleti-nes de prensa) a la vez que ha incursionado en losdenominados ldquoMedios Socialesrdquo (Social Media) con

el fin de complementar la comunicacioacuten y la informa-cioacuten con que actualmente se cuenta en nuestro sitioweb

La OMPI ha elegido al IMPI como oficina de referen-cia para desarrollar varias de sus actividades acadeacute-micas entre ellas el dictado del curso general de PI yel WIPO-Meacutexico Summer School on IP (WMSS)iquestCuaacuteles han sido los resultados de dichas activida-des de formacioacuten

Respecto del Curso baacutesico de Propiedad Intelec-tual titulado DL101 administrado por el IMPI en colabo-racioacuten con la Organizacioacuten Mundial de la PropiedadIntelectual (OMPI) puedo comentarle que ya han cur-sado y concluido el mismo maacutes de 20000 alumnos

Con relacioacuten al Curso de Verano Meacutexico fue el pri-mer paiacutes en Ameacuterica en ser sede de este curso Elresultado ha sido la capacitacioacuten de maacutes de 50 estu-diantes y joacutevenes profesionales de los 5 continentesdel mundo derivado de las tres sesiones del Curso deVerano que se han realizado desde 2008 Los diser-tantes han sido tanto nacionales como extranjeros porlo que las sesiones 1 y 2 del Curso de Verano fueronimpartidas en ingleacutes abriendo oportunidades para estu-diantes de todo el mundo mientras que la sesioacuten 3 fueimpartida en espantildeol siguiendo la tendencia mundial deregionalizar los cursos

iquestQueacute actividades encara el Instituto respecto deltema de la prevencioacuten y combate contra la pirateriacutea yen especial en lo relacionado con la falsificacioacuten mar-caria

Para el combate a la pirateriacutea y falsificacioacuten existenvarias autoridades que tienen facultades para la realiza-cioacuten de diversas acciones entre ellas se encuentraencabezando el grupo la Procuraduriacutea General de laRepuacuteblica (PGR) en relacioacuten con los delitos la Comi-sioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanita-rios (COFEPRIS) en cuestiones de salud la PoliciacuteaFederal para la flagrancia de delitos y apoyo a las auto-ridades la Administracioacuten General de Aduanas (AGA)retencioacuten de mercanciacutea ilegal en fronteras y el Institu-to Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para elcaso de infracciones administrativas en materia de pro-piedad intelectual

CONCIENTIZACIOacuteN PUacuteBLICA El diacutea 17 de sep-tiembre de 2007 se lanzoacute el Primer Concurso de Dibu-jo Infantil a nivel nacional denominado ldquoPor el respetoa las ideashellip Los nintildeos contra la pirateriacuteardquo dirigido anintildeos de nivel primaria organizado por el IMPI con la

REI en Prop iedad Indust r ia l 9

JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

e n t r e v i s t a

colaboracioacuten de diversos representantes del SectorPrivado a traveacutes del cual se reflejoacute la percepcioacuten quetiene la nintildeez mexicana respecto al fenoacutemeno de lapirateriacutea recibiendo en sus tres primeras ediciones untotal 5575 dibujos habiendo participado la mayoriacutea delos Estados de la Repuacuteblica Mexicana El diacutea 20 deseptiembre de 2010 se inicioacute la Cuarta Edicioacuten delConcurso de Dibujo Infantil misma que finalizo el 31de enero de 2011 habieacutendose recibido un total de2391 dibujos

CAPACITACIOacuteN Desde el antildeo de 2007 a la fechase ha capacitado a verificadores aduanales en coordi-nacioacuten con el sector privado en diversas aduanas conun total de 1064 funcionarios capacitados

ACCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Duranteestos dos uacuteltimos antildeos se han firmado convenios condiversas asociaciones tales como la Asociacioacuten Mexi-cana de Productores de Fonogramas y Videogramas(AMPROFON) la Sociedad de Autores y Composito-

res de Meacutexico (SACM) Centro Mexicano de Protec-cioacuten y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO)la Sociedad Mexicana de Productores de FonogramasVideogramas y Multimedia (SOMEXFON) y la Busi-ness Software Alliance (BSA) con quien se colaboradesde el antildeo 2002 con el objeto de realizar visitas deverificacioacuten en establecimientos con el fin de disuadirlas conductas infractoras de los derechos de Propie-dad Intelectual

PROYECTO DE BASE MARCARIA IMPI-ADUANASEl objeto de este proyecto es que los titulares de losderechos cuenten con una herramienta maacutes para ladeteccioacuten de los productos que puedan estar infrin-giendo sus derechos y que pretendan introducirse alpaiacutes actualmente existe un proyecto de reforma a laLey Aduanera sobre el tema y en paralelo se estaacute tra-bajando en la parte teacutecnica a traveacutes de las aacutereas desistemas de ambas instituciones Se tienen identifica-dos los productos sensibles asiacute como las aduanas porlas cuales ingresa este tipo de mercanciacuteas

Finalmente le puedo comentar que el IMPI ha par-ticipado en diversos Foros Internacionales en repre-sentacioacuten de Meacutexico todos eacutestos relacionados con lamateria de Propiedad Intelectual tales como

bull Las negociaciones formales del Acuerdo Comer-cial Anti-falsificacioacuten (ACTA) desde principios del mesde octubre de 2008 Se llevoacute a cabo la deacutecima rondadurante los diacuteas 16 al 20 de agosto en WashingtonDC Se llevoacute a cabo la uacuteltima ronda de negociacionesformales y sustantivas en Tokio Japoacuten El objeto prin-cipal del ACTA es elevar los estaacutendares de proteccioacuteny observancia de los derechos de Propiedad Intelec-tual que existen actualmente en el Acuerdo Sobre losAspectos de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio (ADPIC)

bull En cuanto a la Organizacioacuten para la Cooperacioacuteny el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) se participoacute en laelaboracioacuten de la segunda fase del estudio denomina-do ldquoEl Impacto Econoacutemico de la Falsificacioacuten y la Pira-teriacuteardquo y tambieacuten se ha participado en las primeras reu-niones que se han realizado para determinar el alcanceque tendraacute la tercera fase de este estudio Asiacute comose ha participado y comentado las Recomendacionesrespecto a este tema Tambieacuten se han implementadolas Recomendaciones realizados por esta organizacioacutena nuestro paiacutes

bull Se designoacute al Lic Jorge Amigo Castantildeeda comopresidente del grupo de expertos en propiedad intelec-tual dentro del foro de APEC por el periacuteodo 2010-2012

REI en Prop iedad Indust r ia l10

JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

e n t r e v i s t a

PanoraacutemicasArgentina

Herramientas para PYMESMarca colectiva

GABRIELA YOSHIHARAAbogada-Agente de Propiedad

Industrial Socia de DaimarkAbogados Miembro pleno del

Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial del

Colegio Puacuteblico de Abogadosde la Capital Federal

(CPACF)

RESUMEN ANALIacuteTICOEs una herramienta de suma utilidad para los pequentildeos productoresy cooperativas que haciendo sinergia pueden desarrollar y mejorarsus productos y servicios compitiendo con las empresas de mayorescala Interesante enfoque argentino enraizado en la ayuda social alos maacutes vulnerables

PALABRAS CLAVEHerramientaPYMESForma AsociativaOriginalidad argentina

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INTRODUCCIOacuteNCompetir en el mercado actual

con productos originales y serviciosde calidad innovadores y competiti-vos es una ardua tarea Existe paralas PYMES pequentildeos productoresy cooperativas una herramienta quepuede ayudar a superar este desa-fiacuteo

Desde el Convenio de Pariacutespara la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial (1883 revisado 1911) secontempla la posibilidad que cadapaiacutes miembro pueda regular ydeterminar la proteccioacuten de laMarca Colectiva

CONCEPTO GENERALEn teacuterminos generales la marca

colectiva es un ldquosigno distintivoque individualiza productos y servi-cios de una asociacioacutenrdquo Comoindica Jorge Otamendi1 es unamarca que es propiedad demuchos de una organizacioacuten Esuna marca diferenciada por la formaen que seraacute usada y por la caracte-riacutestica de su titular

Se caracteriza por la utilizacioacutenobligatoria por parte de todos losmiembros de la asociacioacuten de unreglamento de uso Los productosy servicios tendraacuten cualidadescomunes sujetas a mecanismos desupervisioacuten y verificacioacuten de uso dela marca Tendraacuten que consensuarestrategias comunes para posicio-nar el producto o servicio en elmercado La mayoriacutea de los paiacutesesrequieren que la solicitud de lamarca colectiva sea acompantildeadacon una copia del reglamento deuso que indicaraacute el uso de esamarca

A traveacutes de la marca colectivase busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la pro-duccioacuten y comercializacioacuten sinotambieacuten evitar la pirateriacutea marcariagenerando el respeto que merecela proteccioacuten de la propiedad inte-lectual

UN POCO DE HISTORIAEs difiacutecil precisar el momento

del nacimiento de las marcas colec-tivas pero la doctrina lo remonta alas marcas corporativas renacentis-tas cuya funcioacuten era casi con exclu-sividad la de garantizar que el pro-ducto habiacutea sido confeccionadoseguacuten las reglas de la corporacioacutenes decir que habiacutean sido sometidosa determinado control y que prove-niacutean de determinada villa o regioacutenLas marcas corporativas medieva-les teniacutean caraacutecter obligatorio yeran un medio para individualizar almaestro y su taller Se colocabansobre los productos elaborados eneacutel como garantiacutea de que se ajusta-ban a las reglas del arte Veniacutean aser marcas colectivas obligatoriascon una funcioacuten de garantiacutea de lacalidad por la corporacioacuten de la queproveniacutea el producto Rita LargoGil2 opina que eran una especie demarca de responsabilidad que per-mitiacutea relacionar producto y fabrican-te

En paiacuteses mediterraacuteneos deEuropa la marca colectiva estaacuteorientada a la poblacioacuten asistidaorganizaciones de bien puacuteblico confines sociales y pequentildeos y media-nos productores En el Mercosurestaacute prevista expresamente la pro-teccioacuten de las marcas colectivaspor parte de los paiacuteses miembrosen el ldquoProtocolo de Armonizacioacutende Normas sobre la Propiedad Inte-lectual del Mercosur en materia de

Marcas Indicaciones de Proceden-cia y Denominaciones de OrigenrdquoEl Protocolo de Armonizacioacuten diceque ldquolos estados Partes protege-raacuten las marcas de servicios y lasmarcas colectivas y podraacuten igual-mente prever proteccioacuten para lasmarcas de certificacioacutenrdquo

ORIGINALIDAD ARGENTINAArgentina hace apenas tres

antildeos cuenta con legislacioacuten especiacute-fica La ley de marca colectiva Nro26355 fue sancionada el 28 defebrero de 2008 y publicada el 27de marzo de ese mismo antildeo La pri-mera marca colectiva concedidafue en junio de 2010 a la Coopera-tiva Minera MTL La Brava para bri-quetas de carboacuten vegetal y servi-cios mineros Sin embargo nuestrosistema tiene una particularidadpues a diferencia del resto delmundo su tratamiento se realiza enel marco de la economiacutea socialSolo aquellas agrupaciones o for-mas asociativas registradas en elRegistro de Efectores del Ministe-rio de Desarrollo Social de laNacioacuten pueden solicitar una marcacolectiva Se la considera unaherramienta complementaria de laeconomiacutea social destinada a esti-mular el desarrollo integral de laspersonas emprendedoras de esca-sos recursos o en situacioacuten de vul-nerabilidad social El Decreto1892004 de Creacioacuten del Regis-tro Nacional de Efectores define elconcepto de Efector personas fiacutesi-cas en condiciones de vulnerabili-dad social desempleo beneficia-rios de programas sociales o juriacutedi-cos cuyos integrantes reuacutenan lascondiciones descriptas para laspersonas fiacutesicas

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ArgentinaHerramientas para PYMES - Marca colectiva

1 Otamendi Jorge 2010 ldquoDerecho de Marcasrdquo Editorial Abeledo Perrot Argentina2 Largo Gil Rita 2006 ldquoLas Marcas Colectivas y las Marcas de Garantiacuteardquo Editorial Thomson-Civitas Espantildea

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

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INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

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pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

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4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

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8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

f i r m a i n v i t a d a

Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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Nuestras OficinasCuba

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REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 9: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

colaboracioacuten de diversos representantes del SectorPrivado a traveacutes del cual se reflejoacute la percepcioacuten quetiene la nintildeez mexicana respecto al fenoacutemeno de lapirateriacutea recibiendo en sus tres primeras ediciones untotal 5575 dibujos habiendo participado la mayoriacutea delos Estados de la Repuacuteblica Mexicana El diacutea 20 deseptiembre de 2010 se inicioacute la Cuarta Edicioacuten delConcurso de Dibujo Infantil misma que finalizo el 31de enero de 2011 habieacutendose recibido un total de2391 dibujos

CAPACITACIOacuteN Desde el antildeo de 2007 a la fechase ha capacitado a verificadores aduanales en coordi-nacioacuten con el sector privado en diversas aduanas conun total de 1064 funcionarios capacitados

ACCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Duranteestos dos uacuteltimos antildeos se han firmado convenios condiversas asociaciones tales como la Asociacioacuten Mexi-cana de Productores de Fonogramas y Videogramas(AMPROFON) la Sociedad de Autores y Composito-

res de Meacutexico (SACM) Centro Mexicano de Protec-cioacuten y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO)la Sociedad Mexicana de Productores de FonogramasVideogramas y Multimedia (SOMEXFON) y la Busi-ness Software Alliance (BSA) con quien se colaboradesde el antildeo 2002 con el objeto de realizar visitas deverificacioacuten en establecimientos con el fin de disuadirlas conductas infractoras de los derechos de Propie-dad Intelectual

PROYECTO DE BASE MARCARIA IMPI-ADUANASEl objeto de este proyecto es que los titulares de losderechos cuenten con una herramienta maacutes para ladeteccioacuten de los productos que puedan estar infrin-giendo sus derechos y que pretendan introducirse alpaiacutes actualmente existe un proyecto de reforma a laLey Aduanera sobre el tema y en paralelo se estaacute tra-bajando en la parte teacutecnica a traveacutes de las aacutereas desistemas de ambas instituciones Se tienen identifica-dos los productos sensibles asiacute como las aduanas porlas cuales ingresa este tipo de mercanciacuteas

Finalmente le puedo comentar que el IMPI ha par-ticipado en diversos Foros Internacionales en repre-sentacioacuten de Meacutexico todos eacutestos relacionados con lamateria de Propiedad Intelectual tales como

bull Las negociaciones formales del Acuerdo Comer-cial Anti-falsificacioacuten (ACTA) desde principios del mesde octubre de 2008 Se llevoacute a cabo la deacutecima rondadurante los diacuteas 16 al 20 de agosto en WashingtonDC Se llevoacute a cabo la uacuteltima ronda de negociacionesformales y sustantivas en Tokio Japoacuten El objeto prin-cipal del ACTA es elevar los estaacutendares de proteccioacuteny observancia de los derechos de Propiedad Intelec-tual que existen actualmente en el Acuerdo Sobre losAspectos de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio (ADPIC)

bull En cuanto a la Organizacioacuten para la Cooperacioacuteny el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) se participoacute en laelaboracioacuten de la segunda fase del estudio denomina-do ldquoEl Impacto Econoacutemico de la Falsificacioacuten y la Pira-teriacuteardquo y tambieacuten se ha participado en las primeras reu-niones que se han realizado para determinar el alcanceque tendraacute la tercera fase de este estudio Asiacute comose ha participado y comentado las Recomendacionesrespecto a este tema Tambieacuten se han implementadolas Recomendaciones realizados por esta organizacioacutena nuestro paiacutes

bull Se designoacute al Lic Jorge Amigo Castantildeeda comopresidente del grupo de expertos en propiedad intelec-tual dentro del foro de APEC por el periacuteodo 2010-2012

REI en Prop iedad Indust r ia l10

JOSEacute RODRIGO ROQUE DIacuteAZ

e n t r e v i s t a

PanoraacutemicasArgentina

Herramientas para PYMESMarca colectiva

GABRIELA YOSHIHARAAbogada-Agente de Propiedad

Industrial Socia de DaimarkAbogados Miembro pleno del

Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial del

Colegio Puacuteblico de Abogadosde la Capital Federal

(CPACF)

RESUMEN ANALIacuteTICOEs una herramienta de suma utilidad para los pequentildeos productoresy cooperativas que haciendo sinergia pueden desarrollar y mejorarsus productos y servicios compitiendo con las empresas de mayorescala Interesante enfoque argentino enraizado en la ayuda social alos maacutes vulnerables

PALABRAS CLAVEHerramientaPYMESForma AsociativaOriginalidad argentina

REI en Prop iedad Indust r ia l 11

INTRODUCCIOacuteNCompetir en el mercado actual

con productos originales y serviciosde calidad innovadores y competiti-vos es una ardua tarea Existe paralas PYMES pequentildeos productoresy cooperativas una herramienta quepuede ayudar a superar este desa-fiacuteo

Desde el Convenio de Pariacutespara la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial (1883 revisado 1911) secontempla la posibilidad que cadapaiacutes miembro pueda regular ydeterminar la proteccioacuten de laMarca Colectiva

CONCEPTO GENERALEn teacuterminos generales la marca

colectiva es un ldquosigno distintivoque individualiza productos y servi-cios de una asociacioacutenrdquo Comoindica Jorge Otamendi1 es unamarca que es propiedad demuchos de una organizacioacuten Esuna marca diferenciada por la formaen que seraacute usada y por la caracte-riacutestica de su titular

Se caracteriza por la utilizacioacutenobligatoria por parte de todos losmiembros de la asociacioacuten de unreglamento de uso Los productosy servicios tendraacuten cualidadescomunes sujetas a mecanismos desupervisioacuten y verificacioacuten de uso dela marca Tendraacuten que consensuarestrategias comunes para posicio-nar el producto o servicio en elmercado La mayoriacutea de los paiacutesesrequieren que la solicitud de lamarca colectiva sea acompantildeadacon una copia del reglamento deuso que indicaraacute el uso de esamarca

A traveacutes de la marca colectivase busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la pro-duccioacuten y comercializacioacuten sinotambieacuten evitar la pirateriacutea marcariagenerando el respeto que merecela proteccioacuten de la propiedad inte-lectual

UN POCO DE HISTORIAEs difiacutecil precisar el momento

del nacimiento de las marcas colec-tivas pero la doctrina lo remonta alas marcas corporativas renacentis-tas cuya funcioacuten era casi con exclu-sividad la de garantizar que el pro-ducto habiacutea sido confeccionadoseguacuten las reglas de la corporacioacutenes decir que habiacutean sido sometidosa determinado control y que prove-niacutean de determinada villa o regioacutenLas marcas corporativas medieva-les teniacutean caraacutecter obligatorio yeran un medio para individualizar almaestro y su taller Se colocabansobre los productos elaborados eneacutel como garantiacutea de que se ajusta-ban a las reglas del arte Veniacutean aser marcas colectivas obligatoriascon una funcioacuten de garantiacutea de lacalidad por la corporacioacuten de la queproveniacutea el producto Rita LargoGil2 opina que eran una especie demarca de responsabilidad que per-mitiacutea relacionar producto y fabrican-te

En paiacuteses mediterraacuteneos deEuropa la marca colectiva estaacuteorientada a la poblacioacuten asistidaorganizaciones de bien puacuteblico confines sociales y pequentildeos y media-nos productores En el Mercosurestaacute prevista expresamente la pro-teccioacuten de las marcas colectivaspor parte de los paiacuteses miembrosen el ldquoProtocolo de Armonizacioacutende Normas sobre la Propiedad Inte-lectual del Mercosur en materia de

Marcas Indicaciones de Proceden-cia y Denominaciones de OrigenrdquoEl Protocolo de Armonizacioacuten diceque ldquolos estados Partes protege-raacuten las marcas de servicios y lasmarcas colectivas y podraacuten igual-mente prever proteccioacuten para lasmarcas de certificacioacutenrdquo

ORIGINALIDAD ARGENTINAArgentina hace apenas tres

antildeos cuenta con legislacioacuten especiacute-fica La ley de marca colectiva Nro26355 fue sancionada el 28 defebrero de 2008 y publicada el 27de marzo de ese mismo antildeo La pri-mera marca colectiva concedidafue en junio de 2010 a la Coopera-tiva Minera MTL La Brava para bri-quetas de carboacuten vegetal y servi-cios mineros Sin embargo nuestrosistema tiene una particularidadpues a diferencia del resto delmundo su tratamiento se realiza enel marco de la economiacutea socialSolo aquellas agrupaciones o for-mas asociativas registradas en elRegistro de Efectores del Ministe-rio de Desarrollo Social de laNacioacuten pueden solicitar una marcacolectiva Se la considera unaherramienta complementaria de laeconomiacutea social destinada a esti-mular el desarrollo integral de laspersonas emprendedoras de esca-sos recursos o en situacioacuten de vul-nerabilidad social El Decreto1892004 de Creacioacuten del Regis-tro Nacional de Efectores define elconcepto de Efector personas fiacutesi-cas en condiciones de vulnerabili-dad social desempleo beneficia-rios de programas sociales o juriacutedi-cos cuyos integrantes reuacutenan lascondiciones descriptas para laspersonas fiacutesicas

REI en Prop iedad Indust r ia l12

ArgentinaHerramientas para PYMES - Marca colectiva

1 Otamendi Jorge 2010 ldquoDerecho de Marcasrdquo Editorial Abeledo Perrot Argentina2 Largo Gil Rita 2006 ldquoLas Marcas Colectivas y las Marcas de Garantiacuteardquo Editorial Thomson-Civitas Espantildea

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

REI en Prop iedad Indust r ia l14

REI en Prop iedad Indust r ia l 15

INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

REI en Prop iedad Indust r ia l16

pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

DANIEL OCHOA

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8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

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Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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Nuestras OficinasCuba

1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de la Corte deJusticia de la Comunidad AndinaProceso No 23-IP-98 MarcaCombinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de macheteacompantildeada de la expresioacuten ldquoGavi-laacuten Naranjardquo [en liacutenea] Disponibleen httpintranetcomunidadandi-naorgdoc

mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81y 82 de la Decisioacuten 344 de la Comi-sioacuten del Acuerdo de CartagenaProceso 81-IP-2000 MarcaldquoForma de Botellardquo [en liacutenea] Dis-ponible en httpintranetcomuni-dadandinaorgdoc

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mdash Cuba Ministerio de CienciaTecnologiacutea y Medio AmbienteResolucioacuten No 63 de 22 de mayodel 2000 Reglamento del Decreto-Ley No 203 Publicado en GacetaOficial Ordinaria No 48 de 24 demayo del 2000

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mdash Panamaacute Ministerio deComercio e Industrias DireccioacutenGeneral de Registro de la Propie-dad Industrial Panamaacute (2008) Ley35 (de 10 de mayo de 1996) Dis-posiciones sobre la PropiedadIndustrial Folleto disponible en laOficina Cubana de la PropiedadIndustrial

mdash Powerpoints de SEMIOLO-GIA I gratis [En liacutenea] Disponibleen httpwwwpowerpointsgra-tisnetSEMIOLOGIA-I1

mdash ldquoLineamientos de trabajopara el examen de la marca tridi-

mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

mdash PEacuteREZ SUAacuteREZ MARLENDE LA CARIDAD ldquoLa marca tridi-mensional Lo interesante de suuniverso Tratamiento legal enCubardquo Rendija Revista Cubana dela Propiedad Industrial Nordm 11Cuba Junio de 2010

mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

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mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 10: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

PanoraacutemicasArgentina

Herramientas para PYMESMarca colectiva

GABRIELA YOSHIHARAAbogada-Agente de Propiedad

Industrial Socia de DaimarkAbogados Miembro pleno del

Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial del

Colegio Puacuteblico de Abogadosde la Capital Federal

(CPACF)

RESUMEN ANALIacuteTICOEs una herramienta de suma utilidad para los pequentildeos productoresy cooperativas que haciendo sinergia pueden desarrollar y mejorarsus productos y servicios compitiendo con las empresas de mayorescala Interesante enfoque argentino enraizado en la ayuda social alos maacutes vulnerables

PALABRAS CLAVEHerramientaPYMESForma AsociativaOriginalidad argentina

REI en Prop iedad Indust r ia l 11

INTRODUCCIOacuteNCompetir en el mercado actual

con productos originales y serviciosde calidad innovadores y competiti-vos es una ardua tarea Existe paralas PYMES pequentildeos productoresy cooperativas una herramienta quepuede ayudar a superar este desa-fiacuteo

Desde el Convenio de Pariacutespara la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial (1883 revisado 1911) secontempla la posibilidad que cadapaiacutes miembro pueda regular ydeterminar la proteccioacuten de laMarca Colectiva

CONCEPTO GENERALEn teacuterminos generales la marca

colectiva es un ldquosigno distintivoque individualiza productos y servi-cios de una asociacioacutenrdquo Comoindica Jorge Otamendi1 es unamarca que es propiedad demuchos de una organizacioacuten Esuna marca diferenciada por la formaen que seraacute usada y por la caracte-riacutestica de su titular

Se caracteriza por la utilizacioacutenobligatoria por parte de todos losmiembros de la asociacioacuten de unreglamento de uso Los productosy servicios tendraacuten cualidadescomunes sujetas a mecanismos desupervisioacuten y verificacioacuten de uso dela marca Tendraacuten que consensuarestrategias comunes para posicio-nar el producto o servicio en elmercado La mayoriacutea de los paiacutesesrequieren que la solicitud de lamarca colectiva sea acompantildeadacon una copia del reglamento deuso que indicaraacute el uso de esamarca

A traveacutes de la marca colectivase busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la pro-duccioacuten y comercializacioacuten sinotambieacuten evitar la pirateriacutea marcariagenerando el respeto que merecela proteccioacuten de la propiedad inte-lectual

UN POCO DE HISTORIAEs difiacutecil precisar el momento

del nacimiento de las marcas colec-tivas pero la doctrina lo remonta alas marcas corporativas renacentis-tas cuya funcioacuten era casi con exclu-sividad la de garantizar que el pro-ducto habiacutea sido confeccionadoseguacuten las reglas de la corporacioacutenes decir que habiacutean sido sometidosa determinado control y que prove-niacutean de determinada villa o regioacutenLas marcas corporativas medieva-les teniacutean caraacutecter obligatorio yeran un medio para individualizar almaestro y su taller Se colocabansobre los productos elaborados eneacutel como garantiacutea de que se ajusta-ban a las reglas del arte Veniacutean aser marcas colectivas obligatoriascon una funcioacuten de garantiacutea de lacalidad por la corporacioacuten de la queproveniacutea el producto Rita LargoGil2 opina que eran una especie demarca de responsabilidad que per-mitiacutea relacionar producto y fabrican-te

En paiacuteses mediterraacuteneos deEuropa la marca colectiva estaacuteorientada a la poblacioacuten asistidaorganizaciones de bien puacuteblico confines sociales y pequentildeos y media-nos productores En el Mercosurestaacute prevista expresamente la pro-teccioacuten de las marcas colectivaspor parte de los paiacuteses miembrosen el ldquoProtocolo de Armonizacioacutende Normas sobre la Propiedad Inte-lectual del Mercosur en materia de

Marcas Indicaciones de Proceden-cia y Denominaciones de OrigenrdquoEl Protocolo de Armonizacioacuten diceque ldquolos estados Partes protege-raacuten las marcas de servicios y lasmarcas colectivas y podraacuten igual-mente prever proteccioacuten para lasmarcas de certificacioacutenrdquo

ORIGINALIDAD ARGENTINAArgentina hace apenas tres

antildeos cuenta con legislacioacuten especiacute-fica La ley de marca colectiva Nro26355 fue sancionada el 28 defebrero de 2008 y publicada el 27de marzo de ese mismo antildeo La pri-mera marca colectiva concedidafue en junio de 2010 a la Coopera-tiva Minera MTL La Brava para bri-quetas de carboacuten vegetal y servi-cios mineros Sin embargo nuestrosistema tiene una particularidadpues a diferencia del resto delmundo su tratamiento se realiza enel marco de la economiacutea socialSolo aquellas agrupaciones o for-mas asociativas registradas en elRegistro de Efectores del Ministe-rio de Desarrollo Social de laNacioacuten pueden solicitar una marcacolectiva Se la considera unaherramienta complementaria de laeconomiacutea social destinada a esti-mular el desarrollo integral de laspersonas emprendedoras de esca-sos recursos o en situacioacuten de vul-nerabilidad social El Decreto1892004 de Creacioacuten del Regis-tro Nacional de Efectores define elconcepto de Efector personas fiacutesi-cas en condiciones de vulnerabili-dad social desempleo beneficia-rios de programas sociales o juriacutedi-cos cuyos integrantes reuacutenan lascondiciones descriptas para laspersonas fiacutesicas

REI en Prop iedad Indust r ia l12

ArgentinaHerramientas para PYMES - Marca colectiva

1 Otamendi Jorge 2010 ldquoDerecho de Marcasrdquo Editorial Abeledo Perrot Argentina2 Largo Gil Rita 2006 ldquoLas Marcas Colectivas y las Marcas de Garantiacuteardquo Editorial Thomson-Civitas Espantildea

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

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INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

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pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

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4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

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8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

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Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

REI en Prop iedad Indust r ia l32

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

BIBLIOGRAFIacuteAmdash BARRETO GERMAacuteN Imaacute-

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REI en Prop iedad Indust r ia l 33

Nuestras OficinasCuba

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mdash Cuba Decreto-Ley No 805de 4 de abril de 1936 Ley de Pro-piedad Industrial Publicado en laGaceta Oficial ExtraordinariaNo111 de 11 de abril de 1936

mdash Cuba Ministerio de CienciaTecnologiacutea y Medio AmbienteResolucioacuten No 63 de 22 de mayodel 2000 Reglamento del Decreto-Ley No 203 Publicado en GacetaOficial Ordinaria No 48 de 24 demayo del 2000

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mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

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mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

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mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

40

La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 11: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

INTRODUCCIOacuteNCompetir en el mercado actual

con productos originales y serviciosde calidad innovadores y competiti-vos es una ardua tarea Existe paralas PYMES pequentildeos productoresy cooperativas una herramienta quepuede ayudar a superar este desa-fiacuteo

Desde el Convenio de Pariacutespara la Proteccioacuten de la PropiedadIndustrial (1883 revisado 1911) secontempla la posibilidad que cadapaiacutes miembro pueda regular ydeterminar la proteccioacuten de laMarca Colectiva

CONCEPTO GENERALEn teacuterminos generales la marca

colectiva es un ldquosigno distintivoque individualiza productos y servi-cios de una asociacioacutenrdquo Comoindica Jorge Otamendi1 es unamarca que es propiedad demuchos de una organizacioacuten Esuna marca diferenciada por la formaen que seraacute usada y por la caracte-riacutestica de su titular

Se caracteriza por la utilizacioacutenobligatoria por parte de todos losmiembros de la asociacioacuten de unreglamento de uso Los productosy servicios tendraacuten cualidadescomunes sujetas a mecanismos desupervisioacuten y verificacioacuten de uso dela marca Tendraacuten que consensuarestrategias comunes para posicio-nar el producto o servicio en elmercado La mayoriacutea de los paiacutesesrequieren que la solicitud de lamarca colectiva sea acompantildeadacon una copia del reglamento deuso que indicaraacute el uso de esamarca

A traveacutes de la marca colectivase busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la pro-duccioacuten y comercializacioacuten sinotambieacuten evitar la pirateriacutea marcariagenerando el respeto que merecela proteccioacuten de la propiedad inte-lectual

UN POCO DE HISTORIAEs difiacutecil precisar el momento

del nacimiento de las marcas colec-tivas pero la doctrina lo remonta alas marcas corporativas renacentis-tas cuya funcioacuten era casi con exclu-sividad la de garantizar que el pro-ducto habiacutea sido confeccionadoseguacuten las reglas de la corporacioacutenes decir que habiacutean sido sometidosa determinado control y que prove-niacutean de determinada villa o regioacutenLas marcas corporativas medieva-les teniacutean caraacutecter obligatorio yeran un medio para individualizar almaestro y su taller Se colocabansobre los productos elaborados eneacutel como garantiacutea de que se ajusta-ban a las reglas del arte Veniacutean aser marcas colectivas obligatoriascon una funcioacuten de garantiacutea de lacalidad por la corporacioacuten de la queproveniacutea el producto Rita LargoGil2 opina que eran una especie demarca de responsabilidad que per-mitiacutea relacionar producto y fabrican-te

En paiacuteses mediterraacuteneos deEuropa la marca colectiva estaacuteorientada a la poblacioacuten asistidaorganizaciones de bien puacuteblico confines sociales y pequentildeos y media-nos productores En el Mercosurestaacute prevista expresamente la pro-teccioacuten de las marcas colectivaspor parte de los paiacuteses miembrosen el ldquoProtocolo de Armonizacioacutende Normas sobre la Propiedad Inte-lectual del Mercosur en materia de

Marcas Indicaciones de Proceden-cia y Denominaciones de OrigenrdquoEl Protocolo de Armonizacioacuten diceque ldquolos estados Partes protege-raacuten las marcas de servicios y lasmarcas colectivas y podraacuten igual-mente prever proteccioacuten para lasmarcas de certificacioacutenrdquo

ORIGINALIDAD ARGENTINAArgentina hace apenas tres

antildeos cuenta con legislacioacuten especiacute-fica La ley de marca colectiva Nro26355 fue sancionada el 28 defebrero de 2008 y publicada el 27de marzo de ese mismo antildeo La pri-mera marca colectiva concedidafue en junio de 2010 a la Coopera-tiva Minera MTL La Brava para bri-quetas de carboacuten vegetal y servi-cios mineros Sin embargo nuestrosistema tiene una particularidadpues a diferencia del resto delmundo su tratamiento se realiza enel marco de la economiacutea socialSolo aquellas agrupaciones o for-mas asociativas registradas en elRegistro de Efectores del Ministe-rio de Desarrollo Social de laNacioacuten pueden solicitar una marcacolectiva Se la considera unaherramienta complementaria de laeconomiacutea social destinada a esti-mular el desarrollo integral de laspersonas emprendedoras de esca-sos recursos o en situacioacuten de vul-nerabilidad social El Decreto1892004 de Creacioacuten del Regis-tro Nacional de Efectores define elconcepto de Efector personas fiacutesi-cas en condiciones de vulnerabili-dad social desempleo beneficia-rios de programas sociales o juriacutedi-cos cuyos integrantes reuacutenan lascondiciones descriptas para laspersonas fiacutesicas

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ArgentinaHerramientas para PYMES - Marca colectiva

1 Otamendi Jorge 2010 ldquoDerecho de Marcasrdquo Editorial Abeledo Perrot Argentina2 Largo Gil Rita 2006 ldquoLas Marcas Colectivas y las Marcas de Garantiacuteardquo Editorial Thomson-Civitas Espantildea

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

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INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

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pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

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4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

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8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

f i r m a i n v i t a d a

Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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Nuestras OficinasCuba

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REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 12: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el artiacuteculo 1 se define a laMARCA COLECTIVA como ldquotodosigno que distingue los productosyo servicios elaborados o presta-dos por las formas asociativas des-tinadas al desarrollo de la econo-miacutea socialrdquo De esta manera la leyespeciacutefica ampliacutea el acotado con-cepto de ldquoefectorrdquo definido en eldecreto mencionado e incorpora laldquoforma asociativardquo (incluye coope-rativas asociaciones civiles aso-ciaciones sin personeriacutea agrupa-ciones)

Acorde con este espiacuteritu seexige a los miembros de la agrupa-cioacuten entre las condiciones de afilia-cioacuten el requisito esencial de estarinscriptos en el Registro Nacionalde Efectores Y para reforzar esteconcepto se establece la ldquogratui-dadrdquo es decir exencioacuten del pagode aranceles (de solicitud y de opo-sicioacuten) para los beneficiarios dedicha ley

En noviembre de 2008 se resol-vioacute establecer un ldquoSigno DistintivoComuacutenrdquo que identificaraacute a todoslos productos y servicios conmarca colectiva Dicho signo espropiedad del Ministerio de Desa-rrollo Social De manera que juntoa la marca propiedad del GrupoAsociativo se utilizaraacute el signo dis-tintivo comuacuten de propiedad puacuteblica

Desde el aspecto procesal haydos principios caracteriacutesticos quese explicitan en el decreto regla-mentario de la ley (Decreto138408) y que deberaacuten aplicarsepor el Instituto Nacional de Propie-dad Industrial (INPI)

ndash Regla ldquoin dubio pro agrupa-mientordquo (Art2 Decreto Reglamen-tario En caso de duda acerca de lanormativa aplicable el INPI aplicaraacutela que resulte maacutes favorable a losbeneficiarios de la ley)

ndash Principio de Celeridad (Art2 Decreto Reglamentario Todos

los organismos de la ley deberaacuteninstrumentar las normas y mecanis-mos necesarios para la simplifica-cioacuten de los traacutemites que se requie-ran)

REacuteGIMEN ESPECIAL DEOPOSICIONES

En esta liacutenea se introdujo unanovedad para la resolucioacuten de lasoposiciones En Argentina en lasmarcas individuales el INPI noresuelve las oposiciones de terce-ros a las solicitudes marcarias Losparticulares deberaacuten acordar ellevantamiento de las oposicionesdurante el plazo maacuteximo de un antildeodesde la notificacioacuten o acudir a laviacutea judicial Sin embargo para lasmarcas colectivas la ley estipulaque el INPI resolveraacute las oposicio-nes en seis meses desde la notifi-cacioacuten de interposicioacuten al solicitan-te por ceacutedula La decisioacuten del INPIpodraacute ser apelada ante la JusticiaFederal en lo Civil y Comercial dela Nacioacuten

CONCLUSIONESCerveza ldquoMuumlnchner Bierrdquo de

Alemania guitarras ldquoParachordquo deMeacutexico cafeacute ldquoDominican CoffeerdquoldquoChirimoya Cumbeacuteldquo y ProductosLaacutecteos ldquoCajamarcardquo de Peruacutemanzanas ldquoMelindardquo en Italia deli-very de arreglos florales ldquoInterflo-rardquo en 150 paiacuteses servicios profe-sionales de ldquoEconomistasrdquo enEspantildea son solo algunos de losejemplos Imaginemos el valor delos activos intangibles que estasmarcas representan en cada unade las asociaciones cooperativasproductores y fabricantes

Sin embargo en la experienciaargentina queda auacuten mucho porandar con la nueva ley de marcascolectivas para verificar los resulta-dos esperados por sus creadoresDesde su creacioacuten e implementa-

cioacuten el nuacutemero de solicitudes y con-cesiones no se tradujo en el impactoesperado por sus mentores

Es anhelo de varios y de legeferenda que podamos extenderesta herramienta a un universomayor de artesanos productoresfabricantes y PYMES para podercompetir en las ldquoligas mayoresrdquodel mercado mundial

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Otamendi Jorge 2010

ldquoDerecho de Marcasrdquo EditorialAbeledo Perrot Argentina

mdash Largo Gil Rita 2006 ldquoLasMarcas Colectivas y las Marcas deGarantiacuteardquo Editorial Thomson-Civi-tas Espantildea

mdash Iglesias Darriba Claudio2008 ldquoMarca Colectiva Ley 26355comentadardquo Editorial Teseo

mdash OMPI Revista 2009 Notade Doctrina Garciacutea Muntildeoz - NajarLuis ldquoEl valor de las marcas colec-tivas y de certificacioacuten para lasempresas de menor pesordquo

mdash OIT Nota de Doctrina Gar-ciacutea Muntildeoz Luis ldquoEl uso de las mar-cas como herramienta para apoyarestrategias competitivas en turis-mo comunitariordquo

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PanoraacutemicasArgentina

Ejemplo de identificacioacuten ycomposicioacuten visual de Marca

Colectiva en Argentina

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

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REI en Prop iedad Indust r ia l 15

INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

REI en Prop iedad Indust r ia l16

pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

f i r m a i n v i t a d a

Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 13: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUMEN ANALIacuteTICOLa pretensioacuten de este artiacuteculo es mostrar que la uti-lizacioacuten de las marcas colectivas es una herramientaeficaz para la comercializacioacuten de las artesaniacuteas sinperder la esencia de su naturaleza ademaacutes se exponeque dando un buen uso a las marcas colectivas seevita la proliferacioacuten de artesaniacuteas apoacutecrifas

PALABRAS CLAVEArtesaniacuteasMarcas colectivasComercializacioacuteNegocio

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcascolectivas

A R T Iacute C U L O

DANIEL OCHOA Supervisor de Marcas del Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial (IMPI)

REI en Prop iedad Indust r ia l14

REI en Prop iedad Indust r ia l 15

INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

REI en Prop iedad Indust r ia l16

pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

REI en Prop iedad Indust r ia l 17

LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

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Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

f i r m a i n v i t a d a

Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

REI en Prop iedad Indust r ia l20

DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

REI en Prop iedad Indust r ia l 21

DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 14: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

REI en Prop iedad Indust r ia l 15

INTRODUCCIOacuteNCuando visitamos un centro arque-

oloacutegico una comunidad indiacutegenaregularmente nos compramos unrecuerdo que manifieste por siacutesolo la magia de nuestras cul-turas latinoamericanas eserecuerdo muy comuacutenmenteson artesaniacuteas1 nuestro pen-sar inmediato es que acaba-mos de obtener una pieza cre-ada con una teacutecnica ancestraltransmitida de generacioacuten engeneracioacuten uacutenica que lleva con-sigo cierto misticismo adquirido porla expresioacuten cultural impregnada por elartesano nativo de esa comunidad Des-pueacutes de dos antildeos de estar en un nicho impor-tante de nuestra casa la artesaniacutea cae y se hace peda-zos dejando ver una leyenda que no habiacuteamos obser-vado cuando la adquirimos Made in Taiwan ahiacute descu-brimos que hemos sido engantildeados y nuestro pensa-miento no soacutelo se limita a la pieza falsa se extiendehasta preguntar sobre la existencia actual de nuestrasculturas

Los conocimientos y expresiones culturales tradi-cionales tienen un espacio legal por resolver gran partede los estados en Ameacuterica carecen de legislacioacutennacional para otorgar la proteccioacuten correspondienteexisten algunas excepciones importantes como Pana-maacute que tienen un marco legal digno de ser reconoci-do2 Existen conocimientos y expresiones culturalestradicionales que por su naturaleza estaacuten buscandouna proteccioacuten precisamente de la explotacioacuten ycomercializacioacuten pues su identidad no es un negocioes algo sagrado Sin embargo es evidente quemuchos pueblos han subsistido econoacutemicamente conla comercializacioacuten de ciertas expresiones culturalescomo las artesaniacuteas haciendo de ellas un verdaderonegocio Una vez que el producto se coloca en el mer-cado abierto entra a la libre competencia y con ellosurge la necesidad de proteger mediante un instru-mento eficaz sus intereses como artesanos de aque-llos que engantildean al consumidor con la produccioacuten de

artesaniacutea apoacutecrifa el artesano se preguntacoacutemo le doy proteccioacuten a mi trabajo

queacute herramienta utilizo para comer-cializar mi talento una de las

repuestas es el derecho marca-rio dentro de eacutel las marcascolectivas

LAS MARCAS COLECTIVASLas marcas colectivas han

sido de gran ayuda para lasasociaciones de artesanos que

procuran la proteccioacuten de su tra-bajo ya que la funcioacuten de las mar-

cas colectivas se basa principal-mente en ser indicadora del origen

empresarial de la procedencia y de la cali-dad del producto

Una marca colectiva nos indicaraacute el nombre de laasociacioacuten de artesanos que produce las piezas por loque al indicar el origen empresarial indicaraacute el origenterritorial la procedencia de la pieza estaraacute ligada a lascomunidades que tienen un prestigio respecto deexpresiones culturales tradicionales y por uacuteltimo cuan-do se reconozca la procedencia empresarial y territo-rial se daraacute por automaacutetico un indicador de calidad quea diferencia de los alimentos en donde la calidad puedeser subjetiva3 en las artesaniacuteas la calidad radica en laautenticidad del producto si se garantiza que el pro-ducto adquirido es realizado por artesanos de la regioacutenla proacutexima compra del consumidor seraacute confiable

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDADLa marca colectiva al igual que una marca indivi-

dual debe por naturaleza ser distintiva Por lo regularlos artesanos tienen la intencioacuten de monopolizar nom-bres de lugares o bien identificar su producto con elnombre geneacuterico de la artesaniacutea pero en la mayoriacutea delas legislaciones latinoamericanas esas intenciones sonsupuestos de denegacioacuten de un registro de marca

Es comprensible la preocupacioacuten de los artesanosen relacioacuten con la falta de proteccioacuten respecto al usode sus conocimientos y expresiones culturales sinembargo en el aacutembito de la comercializacioacuten es indis-

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

1 Engloba los conceptos de productos artesanales artiacuteculos de artesaniacutea y las artesaniacuteas 2 Ley 20 sobre el Reacutegimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indiacutegenaspara la Proteccioacuten y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales3 Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad

REI en Prop iedad Indust r ia l16

pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

REI en Prop iedad Indust r ia l 17

LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

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El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

REI en Prop iedad Indust r ia l18

Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

f i r m a i n v i t a d a

Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

REI en Prop iedad Indust r ia l20

DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

REI en Prop iedad Indust r ia l 21

DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 15: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

REI en Prop iedad Indust r ia l16

pensable que utilicen una marca suficientemente dis-tintiva para distinguir sus productos y obtener mayorventaja en el mercado

En Meacutexico especiacuteficamente en la provincia deMichoacaacuten existe un nuacutemero considerable de mar-cas colectivas para artesaniacuteas4 los titulares de losderechos con el apoyo gubernamental han realizadoun gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radi-ca fundamentalmente en el disentildeo Probablementeno sean el mejor ejemplo de distintividad si conside-ramos que una marca nominativa resulta maacutes fuerteque un disentildeo pero ha sido un buen comienzo si lovemos desde una perspectiva de identificador Lasmarcas colectivas michoacanas han tenido un granempuje pero considero que las proacuteximas tendraacutenmayor fuerza apoyaacutendose en marcas de caraacutecternominativas

La eleccioacuten de una marca debe radicar primordial-mente en las reglas ya probadas y recomendadas porlos mercadoacutelogos es decir palabras imaginativas ymarcas arbitrarias5 eso no significa que en la informa-cioacuten comercial del producto no se indique el nombregeneacuterico de la artesaniacutea y la regioacuten de origen contrarioa lo que se piensa esa es la foacutermula de una distintivi-dad efectiva

ARTESANOS EMPRESARIOS LA COMPLEJAASOCIATIVIDAD

La asociatividad seguacuten Ramoacuten Rosales es ldquounmecanismo de cooperacioacuten entre empresas pequentildeasy medianas en donde cada empresa participante man-teniendo su independencia juriacutedica y autonomiacutea geren-cial decide voluntariamente colaborar en un esfuerzoconjunto con los demaacutes para la buacutesqueda de un objeti-vo comuacutenrdquo6 En el contexto de la definicioacuten de asocia-tividad para desarrollar ventajas competitivas sobrelos que ofrecen artesaniacuteas apoacutecrifas es necesariocrear un grupo base alrededor del cual se planee laestrategia comercial correcta para sacar del mercadolos productos falsos7

Una de las problemaacuteticas en las marcas colectivases la falta de buenas praacutecticas de asociatividad por lo

que resulta conveniente cerrar filas entre los interesa-dos en pocas palabras ponerse de acuerdo y formaruna asociacioacuten fuerte que seraacute la titular de la marcacolectiva Teniendo buenas praacutecticas de asociatividadse puede disentildear con maacutes facilidad el reglamento deuso de las marcas colectivas

Los puntos de convergencia entre artesanos comoen cualquier otra sociedad siempre seraacuten motivo dedebate por los intereses econoacutemicos pero no hay queperder de vista que en este negocio en particular ade-maacutes de obtener ganancias econoacutemicas por el talentoartesanal la creacioacuten de una asociacioacuten va directa-mente enfocada a la preservacioacuten cultural

Otra causa del mal manejo de las colectividadeses el ldquoapoyordquo gubernamental Ciertamente es indis-pensable en un comienzo si consideramos que losartesanos por lo general no cuentan con recursos eco-noacutemicos para solventar procedimientos de registrosde marcas y creacioacuten de infraestructura de la asocia-cioacuten pero debe existir un liacutemite de intervencioacuten puescuando se trata de negocios los intereses soacutelo son delos artesanos en ocasiones la intervencioacuten guberna-mental directa afecta el desarrollo de asociatividad yaque la colectividad no asume responsabilidades ycomo en todo negocio la responsabilidad es de quienlo ejerce

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

4 Para mayor referencia visitar el sitio electroacutenico httpwwwcasadelasartesaniasgobmx 5 Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ninguacuten significado regularmente son cortas las arbitrariaslas que tienen un significado real pero no tienen conexioacuten alguna con los productos o servicios6 Rosales Ramoacuten laquoLa asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymesraquo Capiacutetulos del Sela Julio - Septiem-bre 1997 p 977 Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer

REI en Prop iedad Indust r ia l 17

LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

REI en Prop iedad Indust r ia l18

Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

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Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

REI en Prop iedad Indust r ia l22

DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

REI en Prop iedad Indust r ia l32

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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Nuestras OficinasCuba

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mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

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mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 16: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

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LA DISYUNTIVA MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DOrsquoS)

Las Dorsquos crean muchas expectativas sin embargono todas las artesaniacuteas son susceptibles de protegerlascomo una denominacioacuten de origen ya que deben decumplir con requisitos maacutes expliacutecitos8 ademaacutes hay queconsiderar que eacutestas no se crean ya existen en la natu-raleza por lo que uacutenicamente se solicita se declare suproteccioacuten y si bien algunas son consideradas para suproteccioacuten9 la comercializacioacuten la operacioacuten y el mante-nimiento del sistema resulta demasiado costoso10

En Meacutexico tenemos el Olinalaacute11 y Talavera12 y enPeruacute las Chulucanas13 que no han sido precisamente

casos de eacutexito debido a una infraestructura complejay de alto costo de inversioacuten Las opciones estaacuten laten-tes los sistemas efectivos de las Dorsquos como se havisto con grandes denominaciones de origen no sehan dado de un diacutea para otro14 y para comercializar nobasta utilizar las denominaciones de origen necesitanun vehiacuteculo maacutes efectivo ahiacute estaacuten las marcas lasmarcas colectivas No son figuras que se repelen entresiacute todo lo contrario son complemento una de otra

Si tenemos una artesaniacutea que es susceptible deser protegida como una Dorsquos no dudemos en solicitarla proteccioacuten pero tampoco dudemos en registrar unmarca colectiva para dar a conocer nuestra denomina-cioacuten de origen

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLEAquellos que mercantilizan artesaniacuteas falsas son

responsables en gran medida de los problemas quetienen los artesanos para comercializar sus mercanciacute-as no obstante tambieacuten estaacute el sujeto que consumeaquel que compra auacuten a sabiendas de la procedenciailiacutecita de la pieza artesanal tambieacuten eacutel es responsablede la proliferacioacuten de esa actividad Los tiempos seprestan para imitar y falsificar objetos originales perotambieacuten es buen momento para atacar esa accioacuten losconsumidores tienen la responsabilidad social no soacutelode satisfacer una necesidad individual sino tambieacuten deser un sujeto activo en los procesos econoacutemico-socia-les de toda una colectividad

iquestCoacutemo invitamos al consumidor a ser responsableLas marcas en la actualidad son creadoras de emo-

cioacuten las expresiones culturales tradicionales son enesencia transmisoras de emociones la unioacuten de ellascrearaacute en el consumidor promedio emociones maacutesestrechas con los productos

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

8 Cuando a una artesaniacutea se le conozca con el nombre de una regioacuten o territorio determinado y su elaboracioacuten se encuentraestrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio efectivamente es una denominacioacuten de ori-gen9 En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala10Para regular la calidad homogeacutenea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso ya que la titularidadregularmente es del estado es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado poruna entidad evaluadora de la conformidad que deberaacute ser creada en especiacutefico para ese fin Todos los gastos deberaacuten sercubiertos por los artesanos11 Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor uacutenico y de duracioacuten indeterminada12Vasijas utilitarias u ornamentales hechas de ceraacutemica conocida con el mismo nombre13Ceraacutemica representativa de una regioacuten del Peruacute14Por ejemplo la declaratoria de proteccioacuten del tequila se dio hace tres deacutecada y no fue hasta hace quince antildeos que funcio-na estructuralmente

REI en Prop iedad Indust r ia l18

Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

mdash Ballynn John Castro Juan David VerbauwhedeLien et al Centro de Comercio InternacionalUNTACOMC (CCI) Organizacioacuten Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) 2003 Marketing de la arte-saniacutea y las artes visuales funcioacuten de la propiedad inte-lectual Guiacutea praacutectica Suiza 149 paacutegs

mdash Derechos y Democracia Ficha 4 Las MujeresIndiacutegenas y la Propiedad Intelectual P 2-4

mdash Rosales Ramoacuten La asociatividad como estrate-gia de fortalecimiento de las Pymes Capiacutetulos delSela Julio - Septiembre 1997 p 97

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

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RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

f i r m a i n v i t a d a

Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

Nuestras OficinasCubaREI en Prop iedad Indust r ia l24

El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

BIBLIOGRAFIacuteAmdash BARRETO GERMAacuteN Imaacute-

genes y colores tambieacuten son mar-cas Marcas no convencionales(Nuevos formatos de marcas dis-tintos al nombre o logo del produc-to) [En liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomassetsdocumentspdfInglesmar-caspdf

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mdash Cuba Consejo de EstadoDecreto-Ley No 68 De Invencio-nes Descubrimientos Cientiacuteficos yModelos Industriales Publicado enGaceta Oficial Extraordinaria No10 de 14 de mayo de 1983

REI en Prop iedad Indust r ia l 33

Nuestras OficinasCuba

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mdash Cuba Decreto-Ley No 805de 4 de abril de 1936 Ley de Pro-piedad Industrial Publicado en laGaceta Oficial ExtraordinariaNo111 de 11 de abril de 1936

mdash Cuba Ministerio de CienciaTecnologiacutea y Medio AmbienteResolucioacuten No 63 de 22 de mayodel 2000 Reglamento del Decreto-Ley No 203 Publicado en GacetaOficial Ordinaria No 48 de 24 demayo del 2000

mdash Cuba Oficina Cubana de laPropiedad Industrial Directricespara el Examen de las Marcas yotros Signos Distintivos La Haba-na antildeo 2000 Disponible en la Ofi-cina Cubana de la Propiedad Indus-trial

mdash DE LA FUENTE GARCIacuteAELENA Propiedad Industrial Teo-riacutea y Praacutectica Centro de EstudiosTomaacutes Ramoacuten Aacutereces Madrid2001

mdash Espantildea Ley Nordm 17 de 7 dediciembre de 2001 De Marcas [enliacutenea] Disponible enhttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388

mdash FERNAacuteNDEZ NOVOACARLOS Tratado sobre Derechode Marcas Editorial Marcial PonsEdiciones Juriacutedicas y Sociales SAMadrid 2001

mdash FERNAacuteNDEZ-PARADELATORANtildeO MARISOL ldquoAspectosprocedimentales para el registro delas marcasrdquo Trabajo de DiplomaUniversidad de La Habana Facul-tad de Derecho 2001

mdash GUTIEacuteRREZ CARRAUJUAN MANUEL Citado en Sen-tencia TCA Trade dress ldquoCasoSocieteacute des Produits Nestle SA

con Estado-Ministerio de IndustriaEnergiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nuli-dadrdquo (No 114598) Montevideo2001 [en liacutenea] Disponible enhttpwwwinteriuriscomblogConsultado el 10 de julio de 2009

mdash Imagen del establecimientoTerpel [En liacutenea] Disponible enhttpstatic2elespectadorcomfilesimagesmar20093c4e2ac64784c3a6a028c2ebf5db38bajpg

mdash JALIFE DAHER MAURICIOComentarios a la Ley de PropiedadIndustrial Mc Graw-Hill Interameri-cana Editores SA de CV Meacutexi-co 1998

mdash MARCOS MARTIacuteNEZMAYLEN ldquoLa proteccioacuten de lasmarcas tridimensionales Contro-versias y desafiacuteosrdquo Publicado enel CD contentivo de las memoriasdel II Congreso de Propiedad Indus-trial La Habana 19 de abril de2005 Disponible en la OficinaCubana de la Propiedad Industrial

mdash MICROSOFTreg ENCARTAreg2006 [DVD] Microsoft Corpora-tion 2005

mdash OTERO LASTRES JOSEacuteMANUEL ldquoConcepto y Tipos deMarca en la Decisioacuten 344rdquo Memo-rias del Seminario Internacional Laintegracioacuten y Derecho y los Tribu-nales Comunitarios Quito Cuen-ca Guayaquil Trujillo 1996

mdash Panamaacute Ministerio deComercio e Industrias DireccioacutenGeneral de Registro de la Propie-dad Industrial Panamaacute (2008) Ley35 (de 10 de mayo de 1996) Dis-posiciones sobre la PropiedadIndustrial Folleto disponible en laOficina Cubana de la PropiedadIndustrial

mdash Powerpoints de SEMIOLO-GIA I gratis [En liacutenea] Disponibleen httpwwwpowerpointsgra-tisnetSEMIOLOGIA-I1

mdash ldquoLineamientos de trabajopara el examen de la marca tridi-

mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

mdash PEacuteREZ SUAacuteREZ MARLENDE LA CARIDAD ldquoLa marca tridi-mensional Lo interesante de suuniverso Tratamiento legal enCubardquo Rendija Revista Cubana dela Propiedad Industrial Nordm 11Cuba Junio de 2010

mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

mdash Puerto Rico Ley Nordm 169 delantildeo 2009 Ley de Marcas delGobierno de Puerto Rico [en liacutenea]D i s p o n i b l eenhttpwwwlexjuriscomlex-lexLeyes2009lexl2009169htm

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mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

40

La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 17: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

REI en Prop iedad Indust r ia l18

Una emocioacuten positiva que llegue a generar unamarca colectiva en el consumidor definitivamentepuede influir en la adquisicioacuten de la artesaniacutea quecomercialice un artesano Si tenemos una marca sufi-cientemente distintiva estamos organizados comocolectividad cumplimos nuestras reglas y asumimosresponsabilidades podemos ofrecer a nuestros clien-tes una expresioacuten cultural tradicional digna de conser-var Nuestros clientes revisan el producto lo compranno soacutelo han satisfecho una necesidad tambieacuten sonresponsables de la conservacioacuten de una cultura pueshan adquirido una artesaniacutea que garantiza que sus cre-adores seguiraacuten existiendo con un consumidor res-ponsable disminuiraacute la proliferacioacuten de artesaniacuteas fal-sas o de dudosa procedencia

CONCLUSIONESLos conocimientos y expresiones tradicionales en

Latinoameacuterica tienen un gran vaciacuteo legal y las artesa-niacuteas como parte de esas expresiones no pueden que-darse varadas alliacute cuando son parte de un negocioLas artesaniacuteas son un negocio de lo contrario no exis-tiriacutea la pirateriacutea Una herramienta eficaz para la comer-cializacioacuten de estas expresiones tradicionales son sindudas las marcas colectivas Una marca colectiva dis-tintiva con una buena administracioacuten de la colectivi-dad daraacuten una marca colectiva exitosa y el consumi-dor tendraacute certeza de la autenticidad relegando paula-tinamente la comercializacioacuten de piezas apoacutecrifas

BIBLIOGRAFIacuteAmdash Peraltan Richard 2010 Diagnoacutestico de las

Legislaciones sobre Indicaciones Geograacuteficas y Deno-minaciones de Origen de Centroameacuterica Panamaacute yRepuacuteblica Dominicana Repuacuteblica Dominicana

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DANIEL OCHOA

El negocio de las artesaniacuteas y el buen uso de las marcas colectivas

A R T Iacute C U L O

REI en Prop iedad Indust r ia l 19

RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

f i r m a i n v i t a d a

Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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mdash Cuba Ministerio de CienciaTecnologiacutea y Medio AmbienteResolucioacuten No 63 de 22 de mayodel 2000 Reglamento del Decreto-Ley No 203 Publicado en GacetaOficial Ordinaria No 48 de 24 demayo del 2000

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mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

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mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

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mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 18: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

REI en Prop iedad Indust r ia l 19

RESUMEN ANALIacuteTICOLa insuficiencia de los modelos tradicionales de proteccioacuten de lapropiedad de las obras tecnoloacutegicas han provocado que el dere-cho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado EnCosta Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objetode este artiacuteculo

PALABRAS CLAVEDepoacutesito legalCustodia de formatos digitalesInformacioacuten no divulgadEscrow

Dra AlejandraCastro B

f i r m a i n v i t a d a

Especialista en Propiedad Intelectual yDerecho Informaacutetico Bufete Arias amp Muntildeoz

El depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

REI en Prop iedad Indust r ia l32

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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REI en Prop iedad Indust r ia l 33

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REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 19: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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INTRODUCCIOacuteNLa Ley de Derechos de Autor y Derechos Cone-

xos de Costa Rica Nordm 6683 en su artiacuteculo 106 estable-ce la obligacioacuten de realizar el depoacutesito legal de lasobras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscrip-cioacuten en el Registro de Derechos de Autor La figuradel depoacutesito legal exige al responsable de reproduciruna obra impresa o digital el depoacutesito en un fondocomuacuten de cierto nuacutemero de ejemplares de las obrasque se publican para su resguardo como patrimonioen diversas bibliotecas del paiacutes y para el registro legalde la obra tanto en el Archivo Nacional como en elRegistro de Derechos de Autor

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN BIBLIOTECASPUacuteBLICAS

Precisamente la figura del depoacutesito legal ha permi-tido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a losrecursos bibliograacuteficos maacutes novedosos Gracias aldepoacutesito legal muchas bibliotecas ven acrecentadossus fondos bibliograacuteficos de forma gratuita para laguarda custodia conservacioacuten utilizacioacuten y preacutestamoa terceros

La biblioteca por tanto no es depositaria de la obraen el estricto sentido civilista sino que recibe el trasla-do del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo unapremisa de conservacioacuten y divulgacioacuten Se trata enton-ces de un registro del patrimonio cultural bibliograacuteficoen un traacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidadsocial y una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultu-ra

El depoacutesito proviene originalmente de la Ordenanzade Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 comobeneficio a la Real Biblioteca Desde entonces la criacuteti-ca recibida por la medida reside en que maacutes que unalimitacioacuten al derecho del autor constituye para siacute unperjuicio patrimonial al obligarle al depoacutesito de talesejemplares requeridos

El espantildeol Goacutemez Segade1 propone como contra-prestacioacuten a los autores que realicen el depoacutesito desus obras la entrega de bonificaciones y exencionesfiscales subvenciones para ferias ayudas a exporta-cioacuten y adquisicioacuten de papel agilizacioacuten para la efectivapresencia de los ejemplares en las bibliotecas y medi-das afines que impliquen una compensacioacuten justa porel desprendimiento que hace el autor de su obra Ello

claro estaacute tomando en consideracioacuten que se permiteel registro del patrimonio cultural bibliograacutefico en untraacutemite archiviacutestico que redunda en una finalidad socialy una garantiacutea al ciudadano de acceso a la cultura

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo paralos responsables de reproducir una obra impresa odigital debe valorarse el retorno de inversioacuten que estaactividad posee por cuanto se trata de un procesoque permite llevar un registro del acervo cultural deuna nacioacuten y permite poner a disposicioacuten de consultael material para el puacuteblico en general garantizando suacceso a la investigacioacuten y la educacioacuten

EL DEPOacuteSITO LEGAL EN EL ARCHIVONACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DEAUTOR

Conservar las obras impresas y electroacutenicas pormedio de un depoacutesito legal ante el Registro de Dere-chos de Autor y el Archivo Nacional posee una natu-raleza juriacutedica distinta a la indicada anteriormente Eneste caso el depoacutesito implica otra consecuencia juriacutedi-ca adicional referente a la pre-construccioacuten de pruebaen caso de un eventual conflicto de autoriacutea y titularidadde la obra

1 Goacutemez Segade Joseacute ldquoLa propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechosafines en la sociedad de la informacioacutenrdquo en ROGEL VIDE Carlos (editor) Nuevas tecnologiacuteas y propiedad intelectual Edito-rial Reus Madrid 1999 p 18-19

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 20: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

REI en Prop iedad Indust r ia l 21

DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

Precisamente el depoacutesito sirve para dar fecha cier-ta de una presuncioacuten de autoriacutea sobre una obra Aun-que ni el depoacutesito ni el registro de la obra aseguran latitularidad ni eximen de eventuales reclamaciones deterceros son el meacutetodo muy seguro para determinarque en una determinada fecha quien inscribe aseguraser el creador o el poseedor de los derechos de explo-tacioacuten inherentes a la obra inscrita

Sin embargo cuando se trata de obras tecnoloacutegi-cas los titulares enfrentan un dilema muy complejopues el registro de la obra y el depoacutesito exigido por laLey de derechos de autor es de naturaleza puacuteblica yello podriacutea causarles un grave perjuicio en detrimentodel resguardo del normal comercio de la obra

El depoacutesito de obras tecnoloacutegicas implica un retosuperior ya que el coacutedigo fuente contiene todos losconocimientos secretos de una empresa desarrollado-ra de software2 En consecuencia el depoacutesito legal dedichos coacutedigos tendriacutea consecuencias graviacutesimas paralas empresas desarrolladoras que pretenden resguar-dar la confidencialidad de la informacioacuten y evitar la apro-piacioacuten de terceros El depoacutesito por el contrario permi-te facilitar el acceso y con ello provocar un eventualaprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de ter-ceras personas

En consecuencia el coacutedigo fuente deberiacutea estarexpresamente excluido en todo supuesto de la obliga-cioacuten de depoacutesito legal con fundamento en que dichadistribucioacuten gratuita de la obra excede la regla de lastres fases La prueba de las tres fases exige que lossupuestos de acceso gratuito a las obras deban cum-plir tres requisitos indispensables

1 Soacutelo podraacuten tener lugar en casos especiales2 Soacutelo se podraacuten ejercer cuando ello no atente

contra la explotacioacuten normal de la obra o prestacioacuten3 Seraacuten legiacutetimas siempre que su ejercicio no per-

judique injustificadamente los legiacutetimos intereses delautor

En efecto las excepciones al derecho de autor(como podriacutea serlo una distribucioacuten gratuita a favor delos centros de custodia del depoacutesito legal) deben serejercidas en casos muy especiales y deben atentarcontra el normal comercio de la obra Si ejercer la limi-

tacioacuten dantildea de forma directa o indirecta la comerciali-zacioacuten de la obra se excederiacutean los liacutemites previstosen la ley Precisamente la prueba de las tres fases seencuentra recogida en el artiacuteculo 92 del Convenio deBerna que dice

ldquo2 Se reserva a las legislaciones de lospaiacuteses de la Unioacuten la facultad de permitir lareproduccioacuten de dichas obras en determina-dos casos especiales con tal que esa repro-duccioacuten no atente a la explotacioacuten normal de laobra ni cause un perjuicio injustificado a losintereses legiacutetimos del autorrdquo

Considerando que en caso de obras tecnoloacutegicases claro que el depoacutesito del coacutedigo fuente causa per-juicio injustificado al autor deberiacutea por tanto el coacutedigofuente estar eximido del mismo

Siendo omisa la ley en el caso de las obras tecno-loacutegicas y con el fin de equilibrar el intereacutes particular conel fin social bastariacutea para generar el depoacutesito legal y lafecha cierta el simple depoacutesito del coacutedigo objeto obien del manual de usuario o de aplicacioacuten que evite laapropiacioacuten indebida de terceros del know how

En todo caso debemos tener presente que eldepoacutesito y registro ulterior de las obras digitales -aun-que es voluntario- resulta indispensable para garantizaruna prueba de autoriacutea y titularidad que no solamentese sustente en contratos privados y poder eventual-mente darle un valor contable a estos activos intangi-bles lo que es cada vez un tema de mayor atraccioacutenpara empresas que confiacutean en la potencial liquidez quepodriacutean generar sus propios activos inmateriales

Para ello el legislador ha previsto otros mecanis-mos para garantizar el registro por medio de depoacutesitolegal de las obras tecnoloacutegicas mientras que permiteal titular asegurarse de proteger la confidencialidad dela informacioacuten y obtener una fecha cierta de registro

EL DEPOacuteSITO PRIVADO DE OBRASTECNOLOacuteGICAS

Precisamente existe un mecanismo de depoacutesitoque se ejecuta en el aacutembito privado Se trata del depoacute-

2 El coacutedigo fuente de un programa informaacutetico (o software) es un conjunto de liacuteneas de texto que son las instrucciones quedebe seguir la computadora para ejecutar dicho programa Por tanto en el coacutedigo fuente de un programa estaacute descrito porcompleto su funcionamiento El coacutedigo fuente de un programa estaacute escrito por un programador en alguacuten lenguaje de progra-macioacuten pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora sino que debe ser traducido a otrolenguaje (el lenguaje maacutequina o coacutedigo objeto) que siacute pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora Para esta tra-duccioacuten se usan los llamados compiladores ensambladores inteacuterpretes y otros sistemas de traduccioacuten)

REI en Prop iedad Indust r ia l22

DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

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g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

Nuestras OficinasCubaREI en Prop iedad Indust r ia l24

El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

BIBLIOGRAFIacuteAmdash BARRETO GERMAacuteN Imaacute-

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REI en Prop iedad Indust r ia l 33

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mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

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mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

40

La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 21: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

REI en Prop iedad Indust r ia l22

DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

sito notarial de coacutedigo fuente ante unagente de resguardo que se ejecutamediante un modelo contractualconocido como Contrato deEscrow

En la praacutectica usualmente setrata de un contrato donde laempresa desarrolladora del soft-ware y la licenciataria incluyenuna claacuteusula en el contrato delicencia o cesioacuten de uso de soft-ware o bien en el contrato demantenimiento y soporte endonde el titular del Softwarese compromete a depositarante un tercero el coacutedigofuente del programa en cuestioacuten3

Las condiciones en virtud de las cuales se da elacceso a los licenciatarios del coacutedigo fuente puedenser varias entre las que se destacan la quiebra o insol-vencia del titular la suspensioacuten de servicio o concursode acreedores disolucioacuten o liquidacioacuten del programa-dor incumplimiento de la obligacioacuten de mantenimientodel software o por la falta de interoperabilidad de eacutestecon otros programas

Este contrato de custodia permite el resguardo pri-vado del coacutedigo fuente conceder fecha cierta de auto-riacutea y su divulgacioacuten solo en los casos expresamenteautorizados en el contrato lo que resulta una alternati-va sumamente atractiva para los desarrolladores deSoftware

EL DEPOacuteSITO DE SECRETOS INDUSTRIALESCalificando las obras tecnoloacutegicas (y especiacutefica-

mente el coacutedigo fuente) como secretos industrialesse puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguar-do creado en el antildeo 2008 como parte de las normasde implementacioacuten del tratado de libre comercio entreCentroameacuterica Repuacuteblica Dominica y Estados Unidos(CAFTA-DR)

Se trata del Reglamento a la Ley de Informacioacuten noDivulgada (Decreto Ndeg 34927-J-COMEX-S-MAG) queen el artiacuteculo 5 regula la custodia y depoacutesito de secre-tos empresariales en el Registro de la Propiedad Indus-trial El depoacutesito de los soportes materiales de la infor-

macioacuten no divulgada tiene caraacutecter voluntario y en con-secuencia no produce otro efecto que el de pre-cons-tituir la prueba de la fecha en que se efectuoacute el mismoy del contenido del secreto

Precisamente el artiacuteculo 5 del Reglamento se refie-re a la custodia y depoacutesito de secretos empresarialesen el Registro de la Propiedad Industrial cuyo traacutemitese detalla de la siguiente forma

ldquo1 Los soportes materiales en que constela informacioacuten no divulgada podraacuten ser deposi-tados en el Registro de la Propiedad Industrialmediante solicitud que deberaacute contener comomiacutenimo la siguiente informacioacuten

a) Nombre y direccioacuten exacta del solicitan-te

b) Trataacutendose de personas juriacutedicas ellugar de su constitucioacuten y su domicilio social

c) Indicacioacuten de la naturaleza de la infor-macioacuten no divulgada contenida en el soporteaportado para su custodia y depoacutesito

d) Nombre del representante legal cuan-do sea el caso

e) Nombre y direccioacuten exacta del apodera-do en el paiacutes cuando el solicitante no tengadomicilio o establecimiento en el paiacutes

f) Direccioacuten exacta nuacutemero de fax o cual-quier otro medio electroacutenico para recibir notifi-caciones y otro tipo de comunicaciones

3 Mobley Keith Keys to a reliable escrow agreement Gigalawcom Diciembre 2000 Disponible enhttpwwwgigalawcomarticlesmobley-2000-12-p1html (24-03-11)

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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Nuestras OficinasCuba

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 22: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

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DRA ALEJANDRA CASTRO BEl depoacutesito legal de obras tecnoloacutegicas

f i r m a s i n v i t a d a s

g) Lugar y fecha de la solicitud yh) Firma del solicitante y del abogado que

lo auxilia cuando fuere el caso2 Cuando la solicitud fuere presentada

por dos o maacutes personas conjuntamente eacutestasdesignaraacuten un representante comuacuten en quienunifican su personeriacutea Si no se hiciere estadesignacioacuten se consideraraacute como tal al com-pareciente que aparezca mencionado en pri-mer lugar en la solicitud

3 A la solicitud deberaacute adjuntarse actanotarial en que conste la declaracioacuten jurada deltitular de la informacioacuten o de su representantelegal respecto a la concurrencia de las condi-ciones establecidas en el artiacuteculo 2 de la Leyasiacute como sobre el hecho que el solicitante deldepoacutesito es legiacutetimo poseedor de la informa-cioacuten por haberla generado o por haberla obte-nido legiacutetimamente de un tercero

4 El depoacutesito de los soportes materialesde la informacioacuten no divulgada que se refiere elartiacuteculo 3 de la Ley tiene caraacutecter voluntario yen consecuencia no produce otro efecto queel de preconstituir la prueba de la fecha en quese efectuoacute el mismo y del contenido del secre-to tal como fue depositado en el Registro

5 Los soportes materiales de la informa-cioacuten depositados deben presentarse en sobrecerrado con una indicacioacuten de que constituyeninformacioacuten confidencial y no son accesibles alpuacuteblico El Registro de la Propiedad Industrialsoacutelo permitiraacute el acceso al soporte que conten-ga la informacioacuten al que sea titular de la mismao bien a quien estuviere autorizado por eacuteste loque deberaacute acreditarse en forma indubitableEn todo caso deberaacute dejarse constancia enacta que levantaraacute el Registro

6 En cualquier momento el titular de lainformacioacuten no divulgada podraacute solicitar la can-celacioacuten del depoacutesito y la devolucioacuten del sopor-te que incorpore la misma Para el efecto eltitular deberaacute presentar solicitud escrita con sufirma debidamente autenticada por un aboga-dordquo

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradi-cional que imputa al titular del secreto la obligacioacutenuacutenica de custodia del mismo es un recurso que se hamoldeado para que el registro pueda ejercer funcionesde custodio de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismode proteccioacuten maacutes eficaz que el que se concede por elregistro de derecho de autor en cuanto al componen-te de confidencialidad

Bajo esta modalidad de resguardo de informacioacutenes posible contar con una fecha cierta de creacioacuten dela obra y en la praacutectica incluso hemos podido interpre-tar que no se exige el depoacutesito del coacutedigo fuente sinoque puede depositarse informacioacuten suficiente paraidentificacioacuten de la originalidad de la obra (manuales deaplicacioacuten extractos de partes del coacutedigo fuente)cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidosfuncionarios del registro) tengan acceso a la misma

Podriacutea tambieacuten la informacioacuten ser encriptada dispo-niendo de un sistema de DRM (digital rights manage-ment) por medio de tecnologiacuteas de control de accesopara limitar el uso de medios o dispositivos digitalesPara ello la elusioacuten de las medidas tecnoloacutegicas debeser un proceso de excepcioacuten en concordancia con elart 62 y siguientes de la Ley de Observancia de losDerechos de Propiedad Intelectual No 8039

CONCLUSIOacuteNExisten en el marco juriacutedico costarricense diversos

mecanismos que permiten a los titulares de derechosde propiedad intelectual asegurarse la prueba de titu-laridad y fecha cierta de creacioacuten de la obra con el finde poder utilizarla en eventuales procesos judicialesdonde se discuta la misma

Sin embargo el Registro Puacuteblico tiene varios retospor delante Si bien actualmente es posible ejercereste proceso de depoacutesito del secreto industrial debenexistir para el usuario medidas de custodia adecuadaspara la correcta conservacioacuten de la informacioacuten conte-nida en los diversos soportes magneacuteticos deposita-dos para evitar dantildeo copia yo acceso no autorizadoo deterioro si eacutestos no son conservados en las condi-ciones teacutecnicas de seguridad y ambientales adecua-das incluido un estricto control de acceso al material

Es necesario ademaacutes que el titular verifique deforma perioacutedica el depoacutesito del historial de actualizacio-nes de nuevos formatos de expresioacuten del programa ynuevas versiones de los programas depositados conel fin de darle vigencia al depoacutesito y asegurar la utilidadpraacutectica del mismo

Por lo pronto la praacutectica de la propiedad intelectualy el derecho informaacutetico han demostrado que es nece-sario adaptarse a la realidad de los usuarios Un temaque poco a poco parece que el legislador estaacute com-prendiendo

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El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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Nuestras OficinasCuba

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REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 23: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

Nuestras OficinasCubaREI en Prop iedad Indust r ia l24

El ldquoTrade DressrdquoPuntos de vista acerca de esta figura

MSC MARLEN CPEacuteREZ SUAacuteREZExaminadora de Marcas yOtros Signos DistintivosGrupo de ExamenSustantivoDpto de Marcas y OtrosSignos Distintivos Oficina Cubana de laPropiedad Industrial

RESUMEN ANALIacuteTICOEl rdquotrade dressrdquo expresioacuten del idioma ingleacutes compuesta por los vocab-los ldquotraderdquo y ldquodressrdquo que traducidas al espantildeol significan comercio yvestido respectivamente las cuales en su conjunto suponen la vesti-menta de algo comercializable o la manera o la forma de presentar esealgo en el traacutefico mercantil resulta ser hoy una figura controversial no esreconocida de manera uniforme

Constituye un reto determinar queacute elementos podriacutean incluirse dentrode esta figura y cuaacutel es el alcance de esta expresioacuten

PALABRAS CLAVETrade dressForma de presentacioacutenSigno distintivoMarcas

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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Nuestras OficinasCuba

1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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Nuestras OficinasCuba

10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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Nuestras OficinasCuba

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REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 24: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

iquestQUEacute ES EL ldquoTRADE DRESSrdquoLos empresarios utilizan hoy

novedosas maneras de presentarsus productos y servicios con elobjetivo de ganar clientela segura yaumentar sus niveles de venta lascuales se les ha dado en llamarldquotrade dressrdquo una expresioacuten delidioma ingleacutes compuesta por losvocablos ldquotraderdquo y ldquodressrdquo quetraducidas al espantildeol significancomercio y vestido respectivamen-te y en su conjunto supone la ves-timenta de algo comercializable ola manera o la forma de presentarese algo en el traacutefico mercantil

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformeUnos lo han bautizado como la ima-gen o estilo comercial imagenempresarial o identidad corporativaen casos en que no soacutelo se trata dela apariencia del producto sino detoda la compantildeiacutea forma de presen-tacioacuten de un producto o un serviciosignos complejos acondicionamien-to de un producto o un serviciocombinacioacuten de signos distintivostotalidad de elementos como eldisentildeo la forma tamantildeo color tex-tura graacuteficos uniformes envoltu-ras embalajes forma de los edifi-cios disposicioacuten de los cubiertosdisposicioacuten de los elementos en unaetiqueta hasta el extremo de quese comprendan teacutecnicas de ventas

El teacutermino ldquotrade dressrdquo no esreconocido de manera uniformePara el profesor J ThomasMcCarthy seguacuten algunos expertosen Propiedad Intelectual tal vez elprincipal doctrinador americano enmateria de marcas el ldquotradedressrdquo seriacutea la totalidad de elemen-tos que forman un producto o unservicio y que combinados creanun conjunto visual para ser presen-tado a los consumidores del cualpueden adquirirse derechos enexclusiva como un tipo de marca oun siacutembolo de identificacioacuten del ori-gen empresarial1

La aplicacioacuten de esta figura seevidencia de manera usual en lasbotellas de refrescos con unaforma y disentildeo de etiqueta particu-lar de presentacioacuten caracteriacutesticasestas que en su conjunto permi-ten a los consumidores a ciertadistancia identificar el producto sinnecesidad de ver la marca en siacute Encuanto a los servicios el ldquotradedressrdquo puede apreciarse tambieacutenen los establecimientos de cafeteriacute-as y restaurantes cuando estospresentan una decoracioacuten interioryo exterior parte de su imagen yes usada tambieacuten como parte desu marca

A tal efecto puede ejemplificar-se como en Colombia se ha regis-trado ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC) elldquotrade dressrdquo de las estaciones deservicio Terpel una entidad con elobjetivo de brindar servicios alcliente como el posicionamiento delgas vehicular y la satisfaccioacuten en elnegocio de la distribucioacuten de com-bustible minorista2

Tambieacuten en Estados Unidos deAmeacuterica han sido registrados otrosldquotrade dressrdquo De ellos menciona-mos los uniformes pertenecientesa ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo ungrupo de porristas de la NFL (LigaNacional de Fuacutetbol Americano)3

Y ademaacutes la forma caracteriacutesti-ca de las edificaciones de FotomatCorporation4 destinadas estas alos servicios de venta y revelado defotos y filmes Sus kioscos ubica-dos usualmente en aacuterea de parque-os son reconocidos a primera vistapor sus tiacutepicos techos en forma depiraacutemides de color dorado y losdisentildeos de letras en color rojo5

EL ldquoTRADE DRESSrdquo VIacuteAS DEPROTECCIOacuteN

Seguacuten el tratadista americanoStephen P Ladas en su libroldquoPatents Trademarks and RelatedRights National and InternationalProtection6 el ldquotrade dressrdquo hapodido ser protegido por varias viacuteasen dependencia del territorio y lalegislacioacuten de que se trate median-

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Nuestras OficinasCuba

1 Vid Academia de Propiedad Intelectual Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Citado el 7 de abril de 2010 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwpowerpointsgratisnetSEMIOLOGIA-I1gt2 BARRETO GERMAacuteN Imaacutegenes y colores tambieacuten son marcas MARCAS NO CONVENCIONALES (Nuevos formatosde marcas distintos al nombre o logo del producto) [En liacutenea] Versioacuten original disponible enlthttpwwwportafoliocomcoeconomiacuteajusticiaARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR PORTA-5464287htmlgt 3 Consultado el 2 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en httpwwwalfa-rediorgrdi-articuloshtmlx=42114 Citado en la Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No 23-IP-98Marca Combinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de machete acompantildeada de la expresioacuten ldquoGavilaacuten Naranjardquo [Enliacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgt 5 Consultado el 3 de marzo de 2010 [En liacutenea] Disponible en lt[httpenwikipediaorgwikiFotomat]gt6 Vid LADAS Stephen Patents Trademarks and Related Rights National and international protection Cambridge HarvardUniversity Press 1975 p 1709 Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis [En liacutenea] Ob cit

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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Nuestras OficinasCuba

10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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Nuestras OficinasCuba

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REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 25: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

te el Derecho de autor cuando esuna creacioacuten artiacutestica y original elDisentildeo Industrial cuando posea lascaracteriacutesticas para ser protegidapor esta viacutea la Competencia Des-leal7 cuando genera engantildeo o con-fusioacuten al puacuteblico consumidor ycomo Marca si en el territoriodonde sea el caso la legislacioacutencomprende las marcas mixtas y lastridimensionales

Usar cualquiera de estas formasde proteccioacuten de un ldquotrade dressrdquopermite cumplir el objetivo de impe-dir el uso por terceras personas demaneras similares de presentar elconjunto de elementos del cual uncomerciante se considera su pro-pietario legiacutetimo o para que no lecopien lo que tambieacuten se le hadado en llamar el estilo de un com-petidor o su ldquolook and feelrdquo pues

de esta manera trata de impedir elaprovechamiento de la notoriedadadquirida y el riesgo de asociacioacutenen el potencial puacuteblico consumidor

Sin embargo proteger el ldquotradedressrdquo por la viacutea del derecho deAutor del Disentildeo Industrial o de laCompetencia Desleal parece queno siempre resulta favorable Entanto la viacutea del Derecho de Autorbrinda proteccioacuten de manera auto-maacutetica pues una obra goza deamparo legal desde su creacioacuten sinnecesidad de registro ni de otrostraacutemites su tiempo de vigencia esaceptable pero auacuten limitado8 conotros inconvenientes como lo com-plicada que resulta la presentacioacutende las pruebas de la paternidad dela obra en caso de litigio De mane-ra similar la viacutea del Disentildeo Indus-trial tiene como limitantes el cortoplazo de vigencia de los derechosexclusivos al teacutermino del cual elobjeto protegido pasa al dominiopuacuteblico9 Y en el caso de la Com-petencia Desleal la complejidad queimplica la presentacioacuten de pruebasrequeridas para demostrar losactos desleales o la mala fe de untercero en casos de infraccioacuten Losmotivos anteriores pueden consi-derarse entonces como los quehan llevado a los comerciantes a

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

7 El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinacioacuten de los actos desleales y la represioacuten de los mismosEspantildea cuenta con su propia legislacioacuten referente a la Competencia desleal Ley 31991 de 10 de Enero de CompetenciaDesleal 8 El Derecho de Autor estaacute sujeto a un plazo por lo general la proteccioacuten se extiende durante la vida del autor y 50 antildeosdespueacutes de su muerte Esa norma aplicada por la mayor parte de los paiacuteses se estipula en el Convenio de Berna para laProteccioacuten de las Obras Literarias y Artiacutesticas Una vez que expira el plazo de proteccioacuten la obra pasa al ldquodominio puacuteblicordquolo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autoriza-cioacuten especiacutefica del titular del derecho de autor En el Convenio de Berna se preveacute la posibilidad de plazos de proteccioacuten maacuteslargos Para saber queacute plazo de proteccioacuten se aplica a una obra concreta en un paiacutes determinado conviene remitirse a lalegislacioacuten de derecho de autor de ese paiacutes Vid Artiacuteculo 6 bis Suiza Organizacioacuten Mundial del Comercio (Publicacioacuten dela OMPI No 223 (S) Ginebra 2005) Disposiciones del Convenio de Berna para la proteccioacuten de las Obras Literarias yArtiacutesticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC 9 En Cuba el plazo de proteccioacuten para los modelos industriales es de cinco antildeos a prorrogar cinco antildeos maacutes Cfr Art 120 y121 Cuba Consejo de Estado Decreto-Ley Nordm 68 De invenciones Descubrimientos Cientiacuteficos Modelos Industriales Mar-cas y Denominaciones de Origen Publicado en la Gaceta Extraordinaria Nordm 10 de 14 de mayo de 1983

Edificaciones deFotomat CorporationSus kioscos sonreconocidos a primeravista por sus tiacutepicostechos en forma depiraacutemides de colordorado y los disentildeosde letras en color rojo

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

REI en Prop iedad Indust r ia l32

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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REI en Prop iedad Indust r ia l 33

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REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 26: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

preferir la viacutea marcaria la cual tienecomo ventajas ser maacutes segura yduradera en el tiempo porque elregistro de una marca se concede

por un determinada cantidad deantildeos a renovar por sucesivos periacute-odos de manera indefinida seguacutenla legislacioacuten del territorio donde

sea el caso si es de intereacutes del titu-lar y si se cumplen los requisitoslegales aplicables a su uso yoregistro

Asiacute el determinado ldquotradedressrdquo protegido le permite a sutitular impedir la imitacioacuten de la ima-gen o estilo comercial pues nosolo puede provocar un riesgo deconfusioacuten o de asociacioacuten en elpotencial puacuteblico consumidor alhacer que este equivoque el origenempresarial del producto o el servi-cio guiados por aquel elementopeculiar con el cual ha sido identifi-cado sino que tambieacuten en un tiem-po corto o largo esta caracteriacutesticadistintiva original arbitraria o dife-rente de los demaacutes puede llegar aser vulgarizada Por lo cual estasituacioacuten puede tener como conse-cuencias deacutebil posicionamiento delproducto o el servicio en el comer-cio dantildeos econoacutemicos por lareduccioacuten de sus ventas y ademaacutesdejar de usar este distintivo el cualpuede resultarle muy valioso

EL ldquoTRADE DRESSrdquo UNAESPECIE DE MARCATRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia podemos encontrardiferentes definiciones de marca tri-dimensional

El Tribunal de Justicia de laComunidad Andina de Naciones enla Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensionalde una piacuteldora de color azul aceroexpresoacute sobre este tipo demarca10 ldquoPuede constituirse enuna marca tridimensional la formade un producto sus envases oenvolturas siempre y cuando dis-

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10 Comunidad Andina de Naciones Sentencia Proceso 066-IP-2006 Marca tridimensional de una piacuteldora de color azul aceroTribunal de Justicia de la Comunidad Andina Peruacute 2006 [En liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de agosto de 2009

Los uniformes de ldquoLas vaqueritas de Dallasrdquo han sido registrados enEstados Unidos como ldquotrade dressrdquo

Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos)como ldquotrade dressrdquo

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

BIBLIOGRAFIacuteAmdash BARRETO GERMAacuteN Imaacute-

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mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de la Corte deJusticia de la Comunidad AndinaProceso No 23-IP-98 MarcaCombinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de macheteacompantildeada de la expresioacuten ldquoGavi-laacuten Naranjardquo [en liacutenea] Disponibleen httpintranetcomunidadandi-naorgdoc

mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81y 82 de la Decisioacuten 344 de la Comi-sioacuten del Acuerdo de CartagenaProceso 81-IP-2000 MarcaldquoForma de Botellardquo [en liacutenea] Dis-ponible en httpintranetcomuni-dadandinaorgdoc

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mdash Cuba Consejo de Estado(Publicado en Gaceta Oficial Extra-ordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de2000) Decreto-Ley 203 ldquoDe Mar-cas y otros Signos Distintivosrdquo de24 de diciembre de 1999

mdash Cuba Decreto-Ley No 805de 4 de abril de 1936 Ley de Pro-piedad Industrial Publicado en laGaceta Oficial ExtraordinariaNo111 de 11 de abril de 1936

mdash Cuba Ministerio de CienciaTecnologiacutea y Medio AmbienteResolucioacuten No 63 de 22 de mayodel 2000 Reglamento del Decreto-Ley No 203 Publicado en GacetaOficial Ordinaria No 48 de 24 demayo del 2000

mdash Cuba Oficina Cubana de laPropiedad Industrial Directricespara el Examen de las Marcas yotros Signos Distintivos La Haba-na antildeo 2000 Disponible en la Ofi-cina Cubana de la Propiedad Indus-trial

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mdash MARCOS MARTIacuteNEZMAYLEN ldquoLa proteccioacuten de lasmarcas tridimensionales Contro-versias y desafiacuteosrdquo Publicado enel CD contentivo de las memoriasdel II Congreso de Propiedad Indus-trial La Habana 19 de abril de2005 Disponible en la OficinaCubana de la Propiedad Industrial

mdash MICROSOFTreg ENCARTAreg2006 [DVD] Microsoft Corpora-tion 2005

mdash OTERO LASTRES JOSEacuteMANUEL ldquoConcepto y Tipos deMarca en la Decisioacuten 344rdquo Memo-rias del Seminario Internacional Laintegracioacuten y Derecho y los Tribu-nales Comunitarios Quito Cuen-ca Guayaquil Trujillo 1996

mdash Panamaacute Ministerio deComercio e Industrias DireccioacutenGeneral de Registro de la Propie-dad Industrial Panamaacute (2008) Ley35 (de 10 de mayo de 1996) Dis-posiciones sobre la PropiedadIndustrial Folleto disponible en laOficina Cubana de la PropiedadIndustrial

mdash Powerpoints de SEMIOLO-GIA I gratis [En liacutenea] Disponibleen httpwwwpowerpointsgra-tisnetSEMIOLOGIA-I1

mdash ldquoLineamientos de trabajopara el examen de la marca tridi-

mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

mdash PEacuteREZ SUAacuteREZ MARLENDE LA CARIDAD ldquoLa marca tridi-mensional Lo interesante de suuniverso Tratamiento legal enCubardquo Rendija Revista Cubana dela Propiedad Industrial Nordm 11Cuba Junio de 2010

mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

mdash Puerto Rico Ley Nordm 169 delantildeo 2009 Ley de Marcas delGobierno de Puerto Rico [en liacutenea]D i s p o n i b l eenhttpwwwlexjuriscomlex-lexLeyes2009lexl2009169htm

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialdel Comercio (Publicacioacuten de laOMPI No 223 (S) Ginebra 2005)Disposiciones del Convenio deBerna para la proteccioacuten de lasObras Literarias y Artiacutesticas (1971)mencionadas en el Acuerdo sobrelos ADPIC

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 27: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

tinga al producto y no correspondaa una forma usualrdquo

El Tribunal del Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual (INDE-COPI) en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007 sobre el registro de formastridimensionales en el anaacutelisisforma usual-falta de distintividadcita11 ldquoMarca tridimensional esaquella constituida por formas par-ticulares de los envases recipien-tes embalajes u otro acondiciona-miento de los productos o por laforma de los mismosrdquo

Otra definicioacuten al respecto laemite la Doctora Elena de la Fuen-te Garciacutea en su libro ldquoPropiedadIndustrial Teoriacutea y Praacutecticardquo12donde se refirioacute a la marca tridimen-sional como una marca-envaseconstituida por formas particularesde los envases los recipientesembalajes u otra forma de acondi-cionamiento del producto

De esta manera podriacutean men-cionarse muchos conceptos sobrelo que puede ser una marca tridi-mensional A mi juicio seguacuten lasinvestigaciones realizadas afinescon lo que puede constituir unldquotrade dressrdquo si se tiene en cuen-ta que su reconocimiento no es uni-forme y en muchos casos al refe-rirse a la figura se utilizan expresio-nes anaacutelogas como las expuestasanteriormente en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

Otro criterio a favor de catalo-gar el ldquotrade dressrdquo como un tipo

de marca tridimensional puedeencontrarse en consideraciones deexpertos en el tema como las delabogado mexicano Jalife Dahercuando en su libro Comentarios ala Ley de Propiedad Industrial sos-tiene13 ldquoUno de los aspectos querepresentan mayor relevancia en elcontraste de ambas figuras es elde resolver si el ldquotrade dressrdquoadquiere caraacutecter registral por viacuteade la figura de la marca tridimensio-nalrdquo

En respuesta a este cuestiona-miento el citado jurista sentildeala queseriacutea acertado registrarla por estaviacutea porque precisamente en ellaconcurren una pluralidad de ele-mentos como pueden ser tamantildeoforma color disentildeo textura y graacutefi-cos entre otros capaces de distin-guir los productos o servicios a loscuales se aplica ademaacutes de que lamayoriacutea de las legislaciones nacio-nales regulan el registro de las for-mas tridimensionales acompantildeadasde distintos elementos siempreque en su conjunto esteacute presentela distintividad

Expresa al respecto que las for-mas tridimensionales participantesen un determinado ldquotrade dressrdquosoacutelo son registrables cuando reuacute-nen condiciones de distintividadque lo justifican en cuanto a suforma y no por el hecho de queotros elementos partiacutecipes delldquotrade dressrdquo (como los disentildeosdenominacioacuten o colores) resultenaltamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia deregistro Cita como ejemplo deesta situacioacuten que no porque unacaja para pantildeuelos desechablesresulte totalmente convencional ygeneacuterica no pueda utilizarse eacutestacomo medio para que el resto delos elementos reservables pudie-ran ser disentildeos colores leyendasdenominacioacuten entre otros seanpresentados para su registro Porlo que en la praacutectica tal situacioacutense interpretariacutea como una solicitudmixta donde convergen varios ele-mentos y por supuesto se preten-de la proteccioacuten para los elemen-tos que resulten con suficientecapacidad distintiva con exclusioacutenexpresa de lo que no resulte reser-vable (por ejemplo palabras y for-mas geneacutericas) tal y como se esti-la en la praacutectica

Otra consideracioacuten referente aubicar el ldquotrade dressrdquo en el grupode las marcas tridimensionales laofrece el profesor de DerechoIndustrial de la Universidad Nacio-nal de San Agustiacuten de ArequipaPeruacute Carlos Ivaacuten Llerena Mares ensu artiacuteculo ldquoEl consumidor en elcaso BackusndashAmbevrdquo cuando citala definicioacuten emitida por el profesorCarlos Fernaacutendez Novoa ldquoMarcastridimensionales (trade dress) Esun tipo de marca constituido por laimagen de un producto manifesta-da a traveacutes de etiquetas envasesenvolturas e incluso la formamisma del producto si es que eacutestaes distintiva pues lo que hace la

REI en Prop iedad Indust r ia l28

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

11 INDECOPI Citado en la Resolucioacuten Nordm 0181-2007TPI-INDECOPI Expediente No271218-2006 Registro de formas tridi-mensionales-Forma usual-Falta de distintividad pp 6-7 [en liacutenea] Disponible en lthttpintranetcomunidadandinaorgdocgtConsultado el 21 de julio de 200912 DE LA FUENTE GARCIacuteA ELENA ldquoPropiedad Industrial Teoriacutea y Praacutecticardquo Centro de Estudios Tomaacutes Ramoacuten ArecesMadrid Espantildea 2001 pp 121-12213 JALIFE DAHER MAURICIO Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial Mc Graw-Hill Interamericana Editores SA deCV Meacutexico 1998 pp100-101

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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Nuestras OficinasCuba

14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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Nuestras OficinasCuba

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REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Page 28: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

diferencia es su tridimensionali-dadrdquo14 Y menciona como ejemplola misma Coca-Cola por la formacaracteriacutestica de su envase

Y tambieacuten en este anaacutelisis seriacuteaimportante citar el concepto quesobre forma de presentacioacuten unaexpresioacuten muy usada a la hora dedeterminar una de las maneras enque puede consistir una marca tri-dimensional ha desarrollado el pro-fesor y catedraacutetico espantildeol JoseacuteManuel Otero Lastres al referirse aella como ldquohellipaspecto externo oapariencia exterior del productoque es captada por los consumido-resrdquo15

En mi opinioacuten esta definicioacutenpuede ser otro resquicio idoacuteneopara incluir la figura del ldquotradedressrdquo en esta clasificacioacuten marca-ria pues la especificacioacuten ofrecidapor este experto supone que lapresentacioacuten comercial puede rela-cionarse tanto con el envase delproducto como con el aspectopeculiar de este aunque no siem-pre es faacutecil diferenciar entre uno yotro como es el caso de las bote-llas que aunque en siacute mismasconstituyen productos a su vez sir-ven como contenedores Estedetalle les permite cumplir la fun-cioacuten relacionada con la presenta-

cioacuten comercial como envases debebidas y perfumes

EL ldquoTRADE DRESSrdquo EN LASLEYES NACIONALES

Sobre esta cuestioacuten seriacutea con-veniente comentar como el reco-nocido profesor Juan ManuelGutieacuterrez Carrau le ha otorgadogran notoriedad en los uacuteltimos antildeosa la figura del ldquotrade dressrdquo debi-do a su incorporacioacuten en las legis-laciones nacionales de algunos paiacute-ses ya sea a traveacutes de las leyesde marcas o en leyes especiales16

Realmente como hemosexpuesto por la disparidad de defi-niciones que de la figura se tieneel teacutermino como tal resulta difiacutecilencontrarlo de manera expresa enlas legislaciones nacionales no asiacutesus expresiones anaacutelogas A conti-nuacioacuten se hace referencia a algu-nas de estas normativas dondepudiera considerarse la posibilidadde ser registrado

ndash Repuacuteblica Dominicana en elartiacuteculo 72 de su Ley 20-00 sobrePropiedad Industrial define ldquoLasformas tridimensionales Asimismopueden consistir en la forma pre-sentacioacuten o acondicionamiento delos productos o de sus envases oenvolturas o de los medios o loca-

les de expendio de los productos oservicios correspondientesrdquo

ndash Repuacuteblica de Panamaacute en suLey 35 de 10 de mayo de 1996en su artiacuteculo 90 establece ldquoLasformas tridimensionales incluidoslos envoltorios envases la formadel producto o su presentacioacuten yhologramasrdquo

ndash Espantildea en su ley No 17 de7 de diciembre de 2001 De Mar-cas regula en el artiacuteculo 42 incisod) ldquolas formas tridimensionalesincluidos los envoltorios los enva-ses y la forma del producto o de supresentacioacutenrdquo17 y confirma la posi-bilidad de proteger la combinacioacutende signos mediante esta figuracuando regula en su artiacuteculo 53 elregistro de una marca en la que secomprendan varios signos siem-pre que en su conjunto presentenla distintividad requerida por elapartado 1 del artiacuteculo 4 de la cita-da Ley

ndash Repuacuteblica de Cuba en elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yotros Signos Distintivosrdquo de 24 dediciembre de 199918 establece ensu artiacuteculo 31 inciso d) ldquoPuedenconstituir marcas las formas tridi-mensionales siempre que puedanser delimitadas del producto entrelas que se incluyen los envoltorios

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Nuestras OficinasCuba

14 Vid Fernaacutendez-Novoa Carlos FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS MadridMontecorvo1984 p31 citado enLLerena Mares Carlos Ivan ldquoEl consumidor en el caso Backus-Ambevrdquo [En liacutenea] Disponible en lthttpwwwunsaedupeescuelasderev_derechoREVISTA08191-195_05_CLlerenaM01pdfgt15 Comunidad Andina de Naciones Sentencia de Interpretacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81 y 82 de la Decisioacuten 344 de laComisioacuten del Acuerdo de Cartagena Proceso 81-IP-2000 Marca ldquoForma de Botellardquo [En liacutenea] Disponible en lthttpintra-netcomunidadandinaorgdocgt 16 GUTIEacuteRREZ CARRAU JUAN MANUEL Citado en Sentencia TCA Trade dress ldquoCaso Societeacute des Produits Nestle SAcon Estado- Ministerio de Industria Energiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nulidadrdquo (No 114598) Montevideo 2001 [En liacutenea] Dis-ponible en lthttpwwwinteriuriscombloggt 17 Espantildea Ley Nordm 17 de 7 de diciembre de 2001 De Marcas [En liacutenea] Disponible enlthttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388gt 18 Cuba Consejo de Estado (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de 2000) Decreto-Ley 203 ldquoDeMarcas y otros Signos Distintivosrdquo de 24 de diciembre de 1999

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

REI en Prop iedad Indust r ia l30

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

REI en Prop iedad Indust r ia l 31

Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

REI en Prop iedad Indust r ia l32

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

BIBLIOGRAFIacuteAmdash BARRETO GERMAacuteN Imaacute-

genes y colores tambieacuten son mar-cas Marcas no convencionales(Nuevos formatos de marcas dis-tintos al nombre o logo del produc-to) [En liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomassetsdocumentspdfInglesmar-caspdf

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mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de la Corte deJusticia de la Comunidad AndinaProceso No 23-IP-98 MarcaCombinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de macheteacompantildeada de la expresioacuten ldquoGavi-laacuten Naranjardquo [en liacutenea] Disponibleen httpintranetcomunidadandi-naorgdoc

mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81y 82 de la Decisioacuten 344 de la Comi-sioacuten del Acuerdo de CartagenaProceso 81-IP-2000 MarcaldquoForma de Botellardquo [en liacutenea] Dis-ponible en httpintranetcomuni-dadandinaorgdoc

mdash Cuba Consejo de EstadoDecreto-Ley No 68 De Invencio-nes Descubrimientos Cientiacuteficos yModelos Industriales Publicado enGaceta Oficial Extraordinaria No10 de 14 de mayo de 1983

REI en Prop iedad Indust r ia l 33

Nuestras OficinasCuba

mdash Cuba Consejo de Estado(Publicado en Gaceta Oficial Extra-ordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de2000) Decreto-Ley 203 ldquoDe Mar-cas y otros Signos Distintivosrdquo de24 de diciembre de 1999

mdash Cuba Decreto-Ley No 805de 4 de abril de 1936 Ley de Pro-piedad Industrial Publicado en laGaceta Oficial ExtraordinariaNo111 de 11 de abril de 1936

mdash Cuba Ministerio de CienciaTecnologiacutea y Medio AmbienteResolucioacuten No 63 de 22 de mayodel 2000 Reglamento del Decreto-Ley No 203 Publicado en GacetaOficial Ordinaria No 48 de 24 demayo del 2000

mdash Cuba Oficina Cubana de laPropiedad Industrial Directricespara el Examen de las Marcas yotros Signos Distintivos La Haba-na antildeo 2000 Disponible en la Ofi-cina Cubana de la Propiedad Indus-trial

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mdash FERNAacuteNDEZ-PARADELATORANtildeO MARISOL ldquoAspectosprocedimentales para el registro delas marcasrdquo Trabajo de DiplomaUniversidad de La Habana Facul-tad de Derecho 2001

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mdash Imagen del establecimientoTerpel [En liacutenea] Disponible enhttpstatic2elespectadorcomfilesimagesmar20093c4e2ac64784c3a6a028c2ebf5db38bajpg

mdash JALIFE DAHER MAURICIOComentarios a la Ley de PropiedadIndustrial Mc Graw-Hill Interameri-cana Editores SA de CV Meacutexi-co 1998

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mdash MICROSOFTreg ENCARTAreg2006 [DVD] Microsoft Corpora-tion 2005

mdash OTERO LASTRES JOSEacuteMANUEL ldquoConcepto y Tipos deMarca en la Decisioacuten 344rdquo Memo-rias del Seminario Internacional Laintegracioacuten y Derecho y los Tribu-nales Comunitarios Quito Cuen-ca Guayaquil Trujillo 1996

mdash Panamaacute Ministerio deComercio e Industrias DireccioacutenGeneral de Registro de la Propie-dad Industrial Panamaacute (2008) Ley35 (de 10 de mayo de 1996) Dis-posiciones sobre la PropiedadIndustrial Folleto disponible en laOficina Cubana de la PropiedadIndustrial

mdash Powerpoints de SEMIOLO-GIA I gratis [En liacutenea] Disponibleen httpwwwpowerpointsgra-tisnetSEMIOLOGIA-I1

mdash ldquoLineamientos de trabajopara el examen de la marca tridi-

mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

mdash PEacuteREZ SUAacuteREZ MARLENDE LA CARIDAD ldquoLa marca tridi-mensional Lo interesante de suuniverso Tratamiento legal enCubardquo Rendija Revista Cubana dela Propiedad Industrial Nordm 11Cuba Junio de 2010

mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

mdash Puerto Rico Ley Nordm 169 delantildeo 2009 Ley de Marcas delGobierno de Puerto Rico [en liacutenea]D i s p o n i b l eenhttpwwwlexjuriscomlex-lexLeyes2009lexl2009169htm

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialdel Comercio (Publicacioacuten de laOMPI No 223 (S) Ginebra 2005)Disposiciones del Convenio deBerna para la proteccioacuten de lasObras Literarias y Artiacutesticas (1971)mencionadas en el Acuerdo sobrelos ADPIC

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

40

La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 29: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

los envases la forma del productoo su presentacioacutenrdquo

Hoy puede citarse una normati-va juriacutedica puesta en vigor reciente-mente donde se regula expresa-mente la figura tema de este artiacutecu-lo Se trata de la Ley de Marcas dePuerto Rico Ley Nuacutem 169 de 16de diciembre de 2009 la cual en suartiacuteculo 2 letra D define ldquoImageno estilo comercial (ldquotrade dressrdquo)la totalidad de elementos la imagentotal o la apariencia de un productoo servicio que sirve para identificar-lo y presentarlo a los consumidoresPuede incluir factores como tama-ntildeo forma color o la combinacioacutende colores texturas graacuteficas dise-ntildeos palabras nuacutemeros u otros fac-tores visuales en el envase empa-que o envoltura del producto o enla estructura fachada o decoracioacuten(interior o exterior) de un negocioincluyendo teacutecnicas de mercadeo ymateriales de publicidad usadospara promover la venta de los pro-ductos o serviciosrdquo

LOS ORIacuteGENES DEL ldquoTRADEDRESSrdquo

Si se busca informacioacuten acercade los oriacutegenes de esta figuradeberiacuteamos transportarnos 160antildeos atraacutes aproximadamenteSobre este asunto el autor ymaestro Jaacute Pouillet ha dejado cons-tancia que supone tal antiguumledaden uno de sus apuntes judiciales de1835 en el mismo siglo XIX sobreactos de competencia desleal porconfusioacuten de un ldquotrade dressrdquoldquoEmplear para la venta un pro-ducto similar de la misma forma yel mismo color de la caja de la casacompetidora (Trib Comm Sena17 sept 1835 Gevelot gaacutes Trib18 sept ) rdquo19

Cuando se indaga sobre losindicios del surgimiento de estafigura seriacutea interesante tambieacutenremitirnos las legislaciones pione-ras en la proteccioacuten de marcas tri-dimensionales entre ellas la Lan-ham Act de 1946 la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley unifor-me de marcas del Benelux

Asiacute puede comprobarse enterritorio norteamericano que laforma determinada de un inmuebleo su apariencia general puede serregistrada mediante la figura del

REI en Prop iedad Indust r ia l30

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Columnas o arcos enforma de M de lacadena derestaurantesMCDonalds

Presentacioacuten global dela fachada yarquitectura de losestablecimientos decomida raacutepidaKentucky FriedChicken

Restaurantes TGIFreconocidos por ladecoracioacuten dondepredominan las franjasblancas y rojas

19 Vid Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis Ob cit

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

REI en Prop iedad Indust r ia l 31

Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

REI en Prop iedad Indust r ia l32

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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REI en Prop iedad Indust r ia l 33

Nuestras OficinasCuba

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mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

37

en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 30: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

ldquotrade dressrdquo siempre que noresulte funcional y su uso nosuponga un obstaacuteculo para loscompetidores del sector pertinen-te

Teniendo en cuenta lo anteriorpueden ser incluidas en este tipode marcas registrables el disentildeotiacutepico y original de las columnas oarcos en forma de M de la mundial-mente famosa cadena de restau-rantes MCDonalds la peculiar pre-sentacioacuten global de la fachada yarquitectura de los establecimien-tos de comida raacutepida KentuckyFried Chicken y los restaurantsTGIF estos uacuteltimos reconocidospor la decoracioacuten donde predomi-nan las franjas blancas y rojas20

En este territorio puede serregistrable ademaacutes como ldquotradedressrdquo la apariencia global de unaliacutenea de tarjetas de felicitacioacuten eldisentildeo y formato de las portadasde revistas de puntos de ventasde sitios Web y la forma y la com-binacioacuten de detalles en una carterao un portafolio

La Lanham Act en su Seccioacuten43 apartado a) brinda coberturalegal a la imagen global de los pro-ductos y su envase o la presenta-cioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio nombrada ldquotrade dressrdquo comocomuacutenmente se conoce en estaaacuterea geograacutefica Seguacuten esta regu-lacioacuten en Estados Unidos no soacuteloes posible proteger la aparienciaexterior global de los productos21sino tambieacuten la de los estableci-mientos

iquestldquoTRADE DRESSrdquo EN CUBANormativas marcarias cubanas

no vigentes como el Decreto-Ley805 de 4 de abril de 1936 mani-fiestan indicios sobre la regulacioacutende la figura del ldquotrade dressrdquo oldquoforma de presentacioacuten de los pro-ductos o serviciosrdquo

La citada regulacioacuten en su artiacute-culo 2 inciso d) ademaacutes de lasmarcas otorgaba proteccioacuten a otramodalidad de signo distintivo losestilos comerciales donde admitiacuteala tridimensionalidad en su configu-racioacuten Este tipo de signo distintivoera definido en el artiacuteculo 180 de lapropia legislacioacuten comoldquohellipla pre-sentacioacuten forma decorado orna-mentacioacuten colorido estilo de lafachada vajillas muestrarios ana-queleriacutea mobiliario vestuario equi-pos anuncios material de propa-ganda y otros medios similares delas actividades de toda personanatural o juriacutedica dedicada al ejerci-cio del comercio de la industria dela agricultura o cualquiera de susproductos o para el anuncio ytransporte de los mismos o demercanciacuteas ajenas o de pasajeroso para popularizar su negocio ohacerlo maacutes atractivo al puacuteblicodiferenciaacutendolo con relacioacuten a otrode su claserdquo

Esta definicioacuten redactada demanera algo confusa parece ser lapionera en Cuba en incluir a los sig-nos consistentes en la presenta-cioacuten de los productos o la presen-tacioacuten comercial del acondiciona-miento de un producto o un servi-cio (ldquotrade dressrdquo) a pesar de que

su objetivo era el de popularizarcomo lo hacen los lemas comercia-les la actividad econoacutemica delempresario y diferenciarla de la rea-lizada por sus competidores Lafuncioacuten de este tipo de signo losestilos comerciales diferiacutea de latiacutepica funcioacuten distintiva de las mar-cas No obstante considerarse suinclusioacuten en la ley una novedad dela legislacioacuten22

Nuestra legislacioacuten actual elDecreto-Ley 203 ldquoDe Marcas yOtros Signos Distintivosrdquo recono-ce a la marca como un tipo designo distintivo cuando la defineabiertamente en el artiacuteculo 2 inci-so a) como ldquoTodo signo o combi-nacioacuten de signos que sirva paradistinguir productos o servicios de

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Nuestras OficinasCuba

20 [En liacutenea] Disponible en httpwwwprozcomkudozenglish_to_spanishadvertising_public_relations909755-trade_dresshtml 21 Documento OMPI SCT162 Nuevos Tipos de Marcas elaborado por el Comiteacute Permanente sobre el Derecho de Mar-cas Disentildeos Industriales e Indicaciones Geograacuteficas en su Decimosexta Gestioacuten celebrada en Ginebra del 13 al 17 deNoviembre de 2006 [en liacutenea] Disponible en lt wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2docgt 22 Marcos Martiacutenez Maylen ldquoLa proteccioacuten de las marcas tridimensionales Controversias y desafiacuteosrdquo Ob Cit p 14

En EstadosUnidos no soacutelo esposible proteger laaparienciaexterior global delos productos21sino tambieacuten lade losestablecimientos

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

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Nuestras OficinasCuba

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CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

39

Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 31: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

sus similares en el mercadordquo Elconcepto en siacute es amplio porqueen principio admite todo tipo de sig-nos en tal categoriacutea23 concepcioacutencoherente con la naturaleza de lamarca como un bien inmaterial

En el artiacuteculo 3 del Decreto-Ley203 se citan los tipos de marcas yentre los signos posibles que pue-den constituirse en marca regula ensu artiacuteculo 31 inciso d) las formastridimensionales a condicioacuten deque puedan ser delimitadas del pro-ducto enumerando de manera nolimitativa los envoltorios los enva-ses la forma del producto o su pre-sentacioacuten La mencioacuten en esta nor-mativa cubana de forma de pre-sentacioacuten del producto entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional ofre-ce la posibilidad de proteger elldquotrade dressrdquo

Este tipo de signo parece dar laidea de que el legislador dejoacute fueralos servicios sin embargo puedeafirmarse que no es asiacute porque lasregulaciones previstas en el artiacutecu-lo 161 incisos d) y e) del propioDecreto-Ley 203 referentes a lascausales de denegacioacuten especiacutefi-cas para los signos tridimensiona-les al ser extensivas para los servi-cios ademaacutes de los productos per-mite su inclusioacuten

Una posicioacuten similar la presentael experto Jalife Daher al ser delcriterio de que la expresioacuten ldquoformade presentacioacuten de los productosrdquoen el Reglamento de la Ley de laPropiedad Industrial de Meacutexicoentre los signos capaces de consti-tuirse en marca tridimensionalparece disipar cualquier duda res-

pecto a la posibilidad de que el pro-ducto mismo cuando resulte dis-tintiva su presentacioacuten pueda serregistrado y que a su vez estaexpresioacuten parece servir de soportepara considerar procedente incluiren el registro de un signo tridimen-sional palabras disentildeos los cua-les conjuntamente con la forma tri-dimensional establecen la presen-tacioacuten del producto24

Igualmente la figura del ldquotradedressrdquo podriacutea tener amparo legalen Cuba seguacuten lo expresado en el

artiacuteculo 2 al tener presente coacutemoel concepto de marca permite lacombinacioacuten de signos denominati-vos mixtos y figurativos en unmismo signo

CONCLUSIONESComo tal podemos concluir quebull El ldquotrade dressrdquo es una

expresioacuten del idioma ingleacutes aplica-da a la presentacioacuten de los produc-tos y servicios la imagen aparien-cia global o impresioacuten visual queprovoca y su empaque como untodo Comprende elementos talescomo el disentildeo la forma tamantildeocolor textura y graacuteficos Incluyetambieacuten las caracteriacutesticas de losestablecimientos en los que seofrece un servicio la identidad cor-porativa la imagen empresarial ylos elementos distintivos de lamarca Este teacutermino ha llegado alextremo de comprender teacutecnicasde ventas uniformes y la disposi-cioacuten de los cubiertos

bull El ldquotrade dressrdquo puede con-siderarse una especie de marca tri-dimensional porque

1 su reconocimiento no es uni-forme siendo bautizada de disiacutemi-les maneras y en muchas legisla-ciones nacionales al referirse aeste tipo de marcas se utilizanexpresiones anaacutelogas como lasexpuestas en la definicioacuten delldquotrade dressrdquo

2 los criterios que de ella ofre-cen expertos en el tema comoStephen Ladas Jalife Daher Car-los Ivaacuten Llerena Joseacute ManuelOtero Lastres y Fernaacutendez Novoalo incluyen dentro de este tipo designos distintivos

REI en Prop iedad Indust r ia l32

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

23 Entre sus acepciones comprende Sentildeal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta Microsoftreg Encartareg2006 Ob cit24 JALIFE DAHER MAURICIO Ob cit p 96

En CubaNormativasmarcarias novigentes como elDecreto-Ley 805de 4 de abril de1936 manifiestanindicios sobre laregulacioacuten de lafigura del ldquotradedressrdquo o ldquoformade presentacioacutende los productos oserviciosrdquo

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

BIBLIOGRAFIacuteAmdash BARRETO GERMAacuteN Imaacute-

genes y colores tambieacuten son mar-cas Marcas no convencionales(Nuevos formatos de marcas dis-tintos al nombre o logo del produc-to) [En liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomassetsdocumentspdfInglesmar-caspdf

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mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de la Corte deJusticia de la Comunidad AndinaProceso No 23-IP-98 MarcaCombinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de macheteacompantildeada de la expresioacuten ldquoGavi-laacuten Naranjardquo [en liacutenea] Disponibleen httpintranetcomunidadandi-naorgdoc

mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81y 82 de la Decisioacuten 344 de la Comi-sioacuten del Acuerdo de CartagenaProceso 81-IP-2000 MarcaldquoForma de Botellardquo [en liacutenea] Dis-ponible en httpintranetcomuni-dadandinaorgdoc

mdash Cuba Consejo de EstadoDecreto-Ley No 68 De Invencio-nes Descubrimientos Cientiacuteficos yModelos Industriales Publicado enGaceta Oficial Extraordinaria No10 de 14 de mayo de 1983

REI en Prop iedad Indust r ia l 33

Nuestras OficinasCuba

mdash Cuba Consejo de Estado(Publicado en Gaceta Oficial Extra-ordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de2000) Decreto-Ley 203 ldquoDe Mar-cas y otros Signos Distintivosrdquo de24 de diciembre de 1999

mdash Cuba Decreto-Ley No 805de 4 de abril de 1936 Ley de Pro-piedad Industrial Publicado en laGaceta Oficial ExtraordinariaNo111 de 11 de abril de 1936

mdash Cuba Ministerio de CienciaTecnologiacutea y Medio AmbienteResolucioacuten No 63 de 22 de mayodel 2000 Reglamento del Decreto-Ley No 203 Publicado en GacetaOficial Ordinaria No 48 de 24 demayo del 2000

mdash Cuba Oficina Cubana de laPropiedad Industrial Directricespara el Examen de las Marcas yotros Signos Distintivos La Haba-na antildeo 2000 Disponible en la Ofi-cina Cubana de la Propiedad Indus-trial

mdash DE LA FUENTE GARCIacuteAELENA Propiedad Industrial Teo-riacutea y Praacutectica Centro de EstudiosTomaacutes Ramoacuten Aacutereces Madrid2001

mdash Espantildea Ley Nordm 17 de 7 dediciembre de 2001 De Marcas [enliacutenea] Disponible enhttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388

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mdash FERNAacuteNDEZ-PARADELATORANtildeO MARISOL ldquoAspectosprocedimentales para el registro delas marcasrdquo Trabajo de DiplomaUniversidad de La Habana Facul-tad de Derecho 2001

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mdash Imagen del establecimientoTerpel [En liacutenea] Disponible enhttpstatic2elespectadorcomfilesimagesmar20093c4e2ac64784c3a6a028c2ebf5db38bajpg

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mdash MARCOS MARTIacuteNEZMAYLEN ldquoLa proteccioacuten de lasmarcas tridimensionales Contro-versias y desafiacuteosrdquo Publicado enel CD contentivo de las memoriasdel II Congreso de Propiedad Indus-trial La Habana 19 de abril de2005 Disponible en la OficinaCubana de la Propiedad Industrial

mdash MICROSOFTreg ENCARTAreg2006 [DVD] Microsoft Corpora-tion 2005

mdash OTERO LASTRES JOSEacuteMANUEL ldquoConcepto y Tipos deMarca en la Decisioacuten 344rdquo Memo-rias del Seminario Internacional Laintegracioacuten y Derecho y los Tribu-nales Comunitarios Quito Cuen-ca Guayaquil Trujillo 1996

mdash Panamaacute Ministerio deComercio e Industrias DireccioacutenGeneral de Registro de la Propie-dad Industrial Panamaacute (2008) Ley35 (de 10 de mayo de 1996) Dis-posiciones sobre la PropiedadIndustrial Folleto disponible en laOficina Cubana de la PropiedadIndustrial

mdash Powerpoints de SEMIOLO-GIA I gratis [En liacutenea] Disponibleen httpwwwpowerpointsgra-tisnetSEMIOLOGIA-I1

mdash ldquoLineamientos de trabajopara el examen de la marca tridi-

mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

mdash PEacuteREZ SUAacuteREZ MARLENDE LA CARIDAD ldquoLa marca tridi-mensional Lo interesante de suuniverso Tratamiento legal enCubardquo Rendija Revista Cubana dela Propiedad Industrial Nordm 11Cuba Junio de 2010

mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

mdash Puerto Rico Ley Nordm 169 delantildeo 2009 Ley de Marcas delGobierno de Puerto Rico [en liacutenea]D i s p o n i b l eenhttpwwwlexjuriscomlex-lexLeyes2009lexl2009169htm

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialdel Comercio (Publicacioacuten de laOMPI No 223 (S) Ginebra 2005)Disposiciones del Convenio deBerna para la proteccioacuten de lasObras Literarias y Artiacutesticas (1971)mencionadas en el Acuerdo sobrelos ADPIC

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 32: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

3 en ella concurren una plurali-dad de elementos como puedenser tamantildeo forma color disentildeotextura y graacuteficos entre otroscapaces de distinguir los productoso servicios a los cuales se aplicasimilar a como ocurre en una marcatridimensional

4 la inclusioacuten de la mencioacutenforma de presentacioacuten entre lostipos de signos que pueden consti-tuir una marca tridimensional per-mite suponer que la presentacioacutencomercial puede relacionarse tantocon el envase como con el aspec-to peculiar de este Parece disipartambieacuten cualquier duda respecto ala posibilidad de que el productomismo cuando resulte distintiva supresentacioacuten pueda ser registradoy que a su vez esta expresioacutenparece servir de soporte para con-siderar procedente incluir en elregistro de un signo tridimensionalpalabras disentildeos los cuales con-

juntamente con la forma tridimen-sional establecen la presentacioacutendel producto o el servicio

bull La proteccioacuten del ldquotradedressrdquo no ha sido uniforme Hanexistido varias viacuteas para este pro-poacutesito en dependencia del territorioy la legislacioacuten de que se trate Asiacuteha podido protegerse mediante elDerecho de Autor el Disentildeo Indus-trial la Competencia Desleal ycomo Marca En la actualidad hayuna tendencia a protegerla preferi-blemente por esta uacuteltima viacutea Inclu-so pueden encontrarse paiacutesesdonde existe la posibilidad de acu-dir a maacutes de una

bull Si bien el Decreto-Ley 203vigente en Cuba ofrece proteccioacutena la forma de presentacioacuten de losproductos y servicios expresioacutenanaacuteloga al ldquoldquotrade dressrdquo y sujetaa las mismas reglas de exaacutemenesaplicables a las marcas tridimensio-nales sigue siendo un reto deter-

minar queacute elementos podriacuteanincluirse dentro de esta figura ycuaacutel es el alcance de esta expre-sioacuten

BIBLIOGRAFIacuteAmdash BARRETO GERMAacuteN Imaacute-

genes y colores tambieacuten son mar-cas Marcas no convencionales(Nuevos formatos de marcas dis-tintos al nombre o logo del produc-to) [En liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomassetsdocumentspdfInglesmar-caspdf

mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81y 82 de la Decisioacuten 344 de la Comi-sioacuten del Acuerdo de CartagenaProceso 81-IP-2000 MarcaldquoForma de Botellardquo [en liacutenea] Dis-ponible en httpintranetcomunida-dandinaorgdoc

mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de la Corte deJusticia de la Comunidad AndinaProceso No 23-IP-98 MarcaCombinacioacuten de colores naranja-plata en la cacha de macheteacompantildeada de la expresioacuten ldquoGavi-laacuten Naranjardquo [en liacutenea] Disponibleen httpintranetcomunidadandi-naorgdoc

mdash COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Sentencia de Interpre-tacioacuten Prejudicial de los artiacuteculos 81y 82 de la Decisioacuten 344 de la Comi-sioacuten del Acuerdo de CartagenaProceso 81-IP-2000 MarcaldquoForma de Botellardquo [en liacutenea] Dis-ponible en httpintranetcomuni-dadandinaorgdoc

mdash Cuba Consejo de EstadoDecreto-Ley No 68 De Invencio-nes Descubrimientos Cientiacuteficos yModelos Industriales Publicado enGaceta Oficial Extraordinaria No10 de 14 de mayo de 1983

REI en Prop iedad Indust r ia l 33

Nuestras OficinasCuba

mdash Cuba Consejo de Estado(Publicado en Gaceta Oficial Extra-ordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de2000) Decreto-Ley 203 ldquoDe Mar-cas y otros Signos Distintivosrdquo de24 de diciembre de 1999

mdash Cuba Decreto-Ley No 805de 4 de abril de 1936 Ley de Pro-piedad Industrial Publicado en laGaceta Oficial ExtraordinariaNo111 de 11 de abril de 1936

mdash Cuba Ministerio de CienciaTecnologiacutea y Medio AmbienteResolucioacuten No 63 de 22 de mayodel 2000 Reglamento del Decreto-Ley No 203 Publicado en GacetaOficial Ordinaria No 48 de 24 demayo del 2000

mdash Cuba Oficina Cubana de laPropiedad Industrial Directricespara el Examen de las Marcas yotros Signos Distintivos La Haba-na antildeo 2000 Disponible en la Ofi-cina Cubana de la Propiedad Indus-trial

mdash DE LA FUENTE GARCIacuteAELENA Propiedad Industrial Teo-riacutea y Praacutectica Centro de EstudiosTomaacutes Ramoacuten Aacutereces Madrid2001

mdash Espantildea Ley Nordm 17 de 7 dediciembre de 2001 De Marcas [enliacutenea] Disponible enhttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388

mdash FERNAacuteNDEZ NOVOACARLOS Tratado sobre Derechode Marcas Editorial Marcial PonsEdiciones Juriacutedicas y Sociales SAMadrid 2001

mdash FERNAacuteNDEZ-PARADELATORANtildeO MARISOL ldquoAspectosprocedimentales para el registro delas marcasrdquo Trabajo de DiplomaUniversidad de La Habana Facul-tad de Derecho 2001

mdash GUTIEacuteRREZ CARRAUJUAN MANUEL Citado en Sen-tencia TCA Trade dress ldquoCasoSocieteacute des Produits Nestle SA

con Estado-Ministerio de IndustriaEnergiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nuli-dadrdquo (No 114598) Montevideo2001 [en liacutenea] Disponible enhttpwwwinteriuriscomblogConsultado el 10 de julio de 2009

mdash Imagen del establecimientoTerpel [En liacutenea] Disponible enhttpstatic2elespectadorcomfilesimagesmar20093c4e2ac64784c3a6a028c2ebf5db38bajpg

mdash JALIFE DAHER MAURICIOComentarios a la Ley de PropiedadIndustrial Mc Graw-Hill Interameri-cana Editores SA de CV Meacutexi-co 1998

mdash MARCOS MARTIacuteNEZMAYLEN ldquoLa proteccioacuten de lasmarcas tridimensionales Contro-versias y desafiacuteosrdquo Publicado enel CD contentivo de las memoriasdel II Congreso de Propiedad Indus-trial La Habana 19 de abril de2005 Disponible en la OficinaCubana de la Propiedad Industrial

mdash MICROSOFTreg ENCARTAreg2006 [DVD] Microsoft Corpora-tion 2005

mdash OTERO LASTRES JOSEacuteMANUEL ldquoConcepto y Tipos deMarca en la Decisioacuten 344rdquo Memo-rias del Seminario Internacional Laintegracioacuten y Derecho y los Tribu-nales Comunitarios Quito Cuen-ca Guayaquil Trujillo 1996

mdash Panamaacute Ministerio deComercio e Industrias DireccioacutenGeneral de Registro de la Propie-dad Industrial Panamaacute (2008) Ley35 (de 10 de mayo de 1996) Dis-posiciones sobre la PropiedadIndustrial Folleto disponible en laOficina Cubana de la PropiedadIndustrial

mdash Powerpoints de SEMIOLO-GIA I gratis [En liacutenea] Disponibleen httpwwwpowerpointsgra-tisnetSEMIOLOGIA-I1

mdash ldquoLineamientos de trabajopara el examen de la marca tridi-

mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

mdash PEacuteREZ SUAacuteREZ MARLENDE LA CARIDAD ldquoLa marca tridi-mensional Lo interesante de suuniverso Tratamiento legal enCubardquo Rendija Revista Cubana dela Propiedad Industrial Nordm 11Cuba Junio de 2010

mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

mdash Puerto Rico Ley Nordm 169 delantildeo 2009 Ley de Marcas delGobierno de Puerto Rico [en liacutenea]D i s p o n i b l eenhttpwwwlexjuriscomlex-lexLeyes2009lexl2009169htm

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialdel Comercio (Publicacioacuten de laOMPI No 223 (S) Ginebra 2005)Disposiciones del Convenio deBerna para la proteccioacuten de lasObras Literarias y Artiacutesticas (1971)mencionadas en el Acuerdo sobrelos ADPIC

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

40

La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 33: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

mdash Cuba Consejo de Estado(Publicado en Gaceta Oficial Extra-ordinaria Nordm 3 de 2 de mayo de2000) Decreto-Ley 203 ldquoDe Mar-cas y otros Signos Distintivosrdquo de24 de diciembre de 1999

mdash Cuba Decreto-Ley No 805de 4 de abril de 1936 Ley de Pro-piedad Industrial Publicado en laGaceta Oficial ExtraordinariaNo111 de 11 de abril de 1936

mdash Cuba Ministerio de CienciaTecnologiacutea y Medio AmbienteResolucioacuten No 63 de 22 de mayodel 2000 Reglamento del Decreto-Ley No 203 Publicado en GacetaOficial Ordinaria No 48 de 24 demayo del 2000

mdash Cuba Oficina Cubana de laPropiedad Industrial Directricespara el Examen de las Marcas yotros Signos Distintivos La Haba-na antildeo 2000 Disponible en la Ofi-cina Cubana de la Propiedad Indus-trial

mdash DE LA FUENTE GARCIacuteAELENA Propiedad Industrial Teo-riacutea y Praacutectica Centro de EstudiosTomaacutes Ramoacuten Aacutereces Madrid2001

mdash Espantildea Ley Nordm 17 de 7 dediciembre de 2001 De Marcas [enliacutenea] Disponible enhttpwwwwipointcleaesdetailsjspid=1388

mdash FERNAacuteNDEZ NOVOACARLOS Tratado sobre Derechode Marcas Editorial Marcial PonsEdiciones Juriacutedicas y Sociales SAMadrid 2001

mdash FERNAacuteNDEZ-PARADELATORANtildeO MARISOL ldquoAspectosprocedimentales para el registro delas marcasrdquo Trabajo de DiplomaUniversidad de La Habana Facul-tad de Derecho 2001

mdash GUTIEacuteRREZ CARRAUJUAN MANUEL Citado en Sen-tencia TCA Trade dress ldquoCasoSocieteacute des Produits Nestle SA

con Estado-Ministerio de IndustriaEnergiacutea y Mineriacutea Accioacuten de nuli-dadrdquo (No 114598) Montevideo2001 [en liacutenea] Disponible enhttpwwwinteriuriscomblogConsultado el 10 de julio de 2009

mdash Imagen del establecimientoTerpel [En liacutenea] Disponible enhttpstatic2elespectadorcomfilesimagesmar20093c4e2ac64784c3a6a028c2ebf5db38bajpg

mdash JALIFE DAHER MAURICIOComentarios a la Ley de PropiedadIndustrial Mc Graw-Hill Interameri-cana Editores SA de CV Meacutexi-co 1998

mdash MARCOS MARTIacuteNEZMAYLEN ldquoLa proteccioacuten de lasmarcas tridimensionales Contro-versias y desafiacuteosrdquo Publicado enel CD contentivo de las memoriasdel II Congreso de Propiedad Indus-trial La Habana 19 de abril de2005 Disponible en la OficinaCubana de la Propiedad Industrial

mdash MICROSOFTreg ENCARTAreg2006 [DVD] Microsoft Corpora-tion 2005

mdash OTERO LASTRES JOSEacuteMANUEL ldquoConcepto y Tipos deMarca en la Decisioacuten 344rdquo Memo-rias del Seminario Internacional Laintegracioacuten y Derecho y los Tribu-nales Comunitarios Quito Cuen-ca Guayaquil Trujillo 1996

mdash Panamaacute Ministerio deComercio e Industrias DireccioacutenGeneral de Registro de la Propie-dad Industrial Panamaacute (2008) Ley35 (de 10 de mayo de 1996) Dis-posiciones sobre la PropiedadIndustrial Folleto disponible en laOficina Cubana de la PropiedadIndustrial

mdash Powerpoints de SEMIOLO-GIA I gratis [En liacutenea] Disponibleen httpwwwpowerpointsgra-tisnetSEMIOLOGIA-I1

mdash ldquoLineamientos de trabajopara el examen de la marca tridi-

mensional en Cubardquo Tesis paraoptar por el Tiacutetulo de Master enGestioacuten de la Propiedad IntelectualLa Habana octubre de 2009

mdash PEacuteREZ SUAacuteREZ MARLENDE LA CARIDAD ldquoLa marca tridi-mensional Lo interesante de suuniverso Tratamiento legal enCubardquo Rendija Revista Cubana dela Propiedad Industrial Nordm 11Cuba Junio de 2010

mdash PRIETO CARRIZOSA ampPATINtildeO Trade dress una grietaabierta en la proteccioacuten de dere-chos de propiedad industrial Con-sultado el 27 de agosto de 2009[en liacutenea] Disponible enhttpwwwprietocarrizosacomnewsletter050711indexhtml

mdash Puerto Rico Ley Nordm 169 delantildeo 2009 Ley de Marcas delGobierno de Puerto Rico [en liacutenea]D i s p o n i b l eenhttpwwwlexjuriscomlex-lexLeyes2009lexl2009169htm

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialdel Comercio (Publicacioacuten de laOMPI No 223 (S) Ginebra 2005)Disposiciones del Convenio deBerna para la proteccioacuten de lasObras Literarias y Artiacutesticas (1971)mencionadas en el Acuerdo sobrelos ADPIC

mdash Suiza Organizacioacuten Mundialde la Propiedad Intelectual Docu-mento OMPI SCT162 Nuevostipos de Marcas elaborado por elComiteacute Permanente sobre el Dere-cho de Marcas Disentildeos Industria-les e Indicaciones Geograacuteficas ensu Decimosexta Sesioacuten celebradaen Ginebra del 13 al 17 de noviem-bre de 2006 [en liacutenea] Disponibleen wwwwipointedocsmdocssctessct_16sct_16_2doc

mdash TOMAacuteS DE LAS HERASLORENZO Propiedad IndustrialEditorial Arazandi SA NavarraEspantildea 2004

REI en Prop iedad Indust r ia l34

CubaEl ldquoTrade Dressrdquo Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 34: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

Actividades en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI35

L Para el antildeo 2011 en la REI dePropiedad Industrial estaacute pre-visto que se desarrollen

diversos foros temaacuteticos de exper-

tos invitados y Cursos Cortos deActualizacioacuten Asiacute mismo se lanza-raacuten los nuacutemeros 8 y 9 de la revistadigital

A diacutea de hoy hay 547 participan-tes en la REI Se distribuyen seguacutenel siguiente graacutefico

Graacutefico 1 REI en Propiedad Industrial distribucioacuten por paiacuteses

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 35: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI36

Informe Foro TemaacuteticoEl registro como marca de las formas tridimensionales

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica del aacuterea de marcas de la REI Letrado de la Oficina EspantildeoladePatentes y Marcas

El foro ldquoEl registro como marcade las formas tridimensiona-lesrdquo se ha llevado a cabo

desde el 21 de febrero al 6 demarzo de 2011 Estaba articuladoen cuatro partes en cada una delas cuales se anunciaba una prohibi-cioacuten concreta abrieacutendose una liacuteneade debate sobre la misma

Este foro se planteoacute con uncaraacutecter eminentemente praacutecticode tal manera que partiendo de lossupuestos prohibitivos previstos enla Ley Espantildeola de Marcas sepudieran ver ejemplos reales deconcesioacuten y denegacioacuten de marcastridimensionales y profundizar asiacuteen los diferentes problemas que seplantean al examinar estas formascuando pretenden ser registradascomo marcas

La idea de partida es que las for-mas tridimensionales pueden cons-tituir marcas vaacutelidas La Ley de Mar-cas Espantildeola 172001 de 7 dediciembre en su art 42d) incluyeen la lista de signos registrablescomo marca ldquoLas formas tridimen-sionales entre las que se incluyenlos envoltorios los envases y laforma del producto o de su presen-tacioacutenrdquo

Las formas tridimensionalesson por tanto registrables en prin-cipio como marcas pero para cons-tituir marcas vaacutelidas deberaacuten cum-

plir los requisitos y no incurrir en nin-guna de las prohibiciones previstasen la Ley

Como prohibiciones especiacuteficasde registro relativas a las marcas tri-dimensionales sentildeala el art 51e)de la Ley de Marcas que no podraacutenregistrarse como marcas los signosldquoconstituidos exclusivamente por laforma impuesta por la naturaleza delpropio producto o por la forma delproducto necesaria para obtener unresultado teacutecnico o por la formaque da un valor sustancial al pro-ductordquo

CARAacuteCTER DISTINTIVOPero el principal problema que

plantean las marcas tridimensiona-les es el caraacutecter distintivo De lamayoriacutea de las solicitudes que sepresentan en la OEPM los proble-mas praacutecticos derivan sobre todode que se trata de formas carentesclaramente de caraacutecter distintivo Enotros casos se plantean dudaspero debe tenerse muy en cuentaque el puacuteblico no estaacute acostumbra-do a percibir la forma del productocomo marca

Es muy comuacuten que las que sesolicitan como marca no sean maacutesque miacutenimas variantes de la formahabitual o usual del producto o delenvase en cuyo caso parece claroque la marca careceraacute de caraacutecter

distintivo Aunque este es un puntopoleacutemico debemos destacar queen la praacutectica de la oficina se tiendea exigir alguacuten elemento original inu-sual o singular para entender que laforma tridimensional es registrablecomo marca

Con todo el examen que se rea-lice no debe ser maacutes estricto que elrealizado con el resto de prohibicio-nes absolutas como declaroacute elTJCE en la sentencia del caso Lindeasunto C-5301 Y siguiendo con lajurisprudencia comunitaria cabe des-tacar la sentencia del caso Magasunto T8800 sobre marcas con-sistentes en formas de linternas enla que se declara la importancia deque la marca solicitada para que seaaceptada tenga un miacutenimo de distin-tividad con respecto a la presenta-cioacuten usual del tipo de productoscubiertos al que estaacute acostumbradoel consumidor medio de eacutestos

En relacioacuten al debate generadoen el foro en torno a este temacabe sentildealar que con caraacutectergeneral en las legislaciones detodos los paiacuteses a los que pertene-cen los participantes del foro sereconoce de manera maacutes o menosamplia la posibilidad de registrar lasformas tridimensionales Unos lasreconocen como una clase especiacute-fica de marcas y otros las englobanen las marcas figurativas

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

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la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

Page 36: Nº 8 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

Actividades en Propiedad Industrial

En cualquier caso consideranque a la hora de determinar elcaraacutecter distintivo de este tipo demarcas habraacute que tener en cuentaque si las formas son poco distinti-vas pero van acompantildeadas deotros elementos denominativos ograacuteficos el conjunto adquiere distin-tividad y es registrable

Como excepcioacuten destacableencontramos el caso de Brasil quepara determinar el caraacutecter distinti-vo de una marca que consista enuna forma tridimensional no tieneen cuenta los colores y los elemen-tos denominativos y graacuteficos queacompantildean a esa forma Asiacute Brasilsoacutelo tiene en cuenta la forma delproducto de tal manera que si elregistro solicitado como marca tridi-mensional tiene maacutes elementos seconcede como marca mixta

Las formas impuestas por lanaturaleza de los propios productosAdemaacutes de la prohibicioacuten de la letrab) del art 51 de la Ley de MarcasEspantildeola falta de caraacutecter distinti-vo en la letra e) del art 51 sesentildealan las prohibiciones especiacutefi-cas de las formas tridimensionalesLa primera prohibicioacuten se refiere alas formas impuestas por la natura-leza de los propios productosGeneralmente se trataraacute de formasnecesarias y por tanto geneacutericasque afecten bien al productomismo bien a su forma habitual depresentacioacuten y por lo tanto usualesLa marca para que sea denegadadebe consistir exclusivamente enesa forma ya que si viene caracte-rizada por otros elementos el con-junto es registrable y no impediriacutea elregistro de otras marcas con lamisma forma pero con un elementograacutefico o denominativo diferente Laprohibicioacuten sigue una finalidad para-lela a la de los signos geneacutericosevitar que el empresario a traveacutes de

la marca impida a los competidoresentrar en el mercado correspon-diente por haber monopolizado laforma habitual del producto o delenvase La forma tiene que estarvinculada con el producto distingui-do o con los usos y funciones baacutesi-cas del mismo

En el foro tambieacuten se debatioacuteampliamente sobre esta prohibicioacutende marcas geneacutericas y usuales enrelacioacuten con las formas tridimensio-nales Al igual que con la prohibicioacutenanterior la mayoriacutea de los partici-pantes afirman que sus legislacio-nes no permiten el registro de lasformas usuales y geneacutericas de losproductos Excepto en Brasil sepermite el registro de signos com-plejos o combinados en los que laforma usual o geneacuterica se acompa-

ntildea de otros elementos que hacenel conjunto registrable

La forma del producto necesariapara obtener un resultado teacutecnicoLa marca puede consistir en unenvase o en la forma de un produc-to y es por tanto posible que lamisma sea una forma distintiva peronecesaria para obtener un resulta-do teacutecnico Asiacute ocurriraacute por ejem-plo cuando contribuye decisiva-mente a que el envase sea maacutesduradero o maacutes resistente o biencuando es menos costoso fabricarel producto o el envase dotado de

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

REI en Prop iedad Indust r ia l 41

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en Propiedad IndustrialActividades

la forma que se pretende registrarcomo marca Si se admitiesen comomarcas se estariacutea detrayendo deldominio puacuteblico lo que la Ley dePatentes quiere que se integre en elmismo una vez terminados los pla-zos de proteccioacuten

Con esta prohibicioacuten se pretendeestablecer una relacioacuten loacutegica con elderecho de patentes y de modelosde utilidad Las formas del productonecesarias para obtener un resultadoteacutecnico se protegen bien por paten-tes o en el caso de Espantildea pormodelos de utilidad Del art 1431de la Ley de Patentes de deduce queel modelo de utilidad es una inven-cioacuten consistente en la forma de unobjeto o envase de la que resultealguna ventaja apreciable para su usoo fabricacioacuten En las patentes la pro-teccioacuten dura veinte antildeos y en losmodelos de utilidad diez de tal mane-ra que conceden monopolios legalesdurante un tiempo limitado parafomentar la inversioacuten en invencionesindustriales A diferencia de estosderechos de exclusiva limitados en eltiempo la marca una vez concedidapuede ser indefinidamente renovadaAquiacute radica la finalidad uacuteltima de estaprohibicioacuten impedir el registro comomarca de la forma necesaria paraobtener un resultado teacutecnico puesen otro caso se frustrariacutea la finalidaddel sistema de patentes al impedir alos competidores usar dichas formasindefinidamente

Esta cuestioacuten se planteoacute con cla-ridad en el caso Phillips asuntoC29999 relativo a la validez de unregistro de marca de la maacutequina deafeitar Philipshave de Philips consis-tente en tres cabezales rotatoriosdispuestos en triaacutengulos El Tribunalentendioacute que no cabiacutea el registro dedicha forma aun cuando el resultadoteacutecnico pudiera obtenerse con otrasformas y sentildealoacute que si un signo pro-

duce un efecto teacutecnico no procedeexaminar la cuestioacuten de su eventualcaraacutecter distintivo asiacute una forma conefecto teacutecnico nunca seraacute registrablecomo marca Cabe destacar la Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 14de septiembre de 2010 recaiacuteda en elasunto Lego en la que el Tribunalconsidera que el famoso bloque deesa marca es un signo constituidoexclusivamente por la forma de unproducto necesaria para la obtencioacutende un resultado teacutecnico

Es a menudo difiacutecil para el exami-nador determinar si una forma con-creta produce un efecto teacutecnico Enalgunos casos los examinadores dela OEPM han pedido asesoramientoa sus compantildeeros del departamentode patentes para determinar si unaforma produce un efecto teacutecnico

En el foro se manifestoacute que estaes una prohibicioacuten generalmenteadmitida por las legislaciones de lospaiacuteses de los participantes en elmismo

Las formas que afectan a su valorintriacutenseco La finalidad de esta prohi-bicioacuten absoluta consiste en que lamarca no se convierta de manerageneralizada en una proteccioacuten alter-nativa al disentildeo industrial la propie-dad intelectual y las normas sobrecompetencia desleal respecto deformas ornamentales o esteacuteticas quehagan maacutes atractivo un producto yfaciliten su comercializacioacuten

En estos casos la forma no operatanto como signo distintivo sinocomo una cualidad esencial del pro-ducto mismo cuyo valor y cuya elec-cioacuten por los consumidores vendraacutedeterminado decisivamente por losvalores esteacuteticos o esteacutetico-funcio-nales de la forma que recibe Nor-malmente el valor del producto ven-draacute determinado en buena medidapor la forma que se pretende regis-trar como marca

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL estaacute formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos paiacuteses Recuerde que puedecontactar con nosotros a traveacutesdel buzoacuten de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones sugerencias y pro-puestas de actividades

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temaacutetica de la REIJefe de Servicio RRII OMPI-OMCDepartamento de CoordinacioacutenJuriacutedica y RRII Oficina Espantildeola de Patentes y Marcas OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador latinoamericanode la REI Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo Costa Rica

BELEacuteN LUENGO GARCIacuteACoordinadora temaacutetica delaacuterea de marcas de la REILetrado de la Oficina Espantildeolade Patentes y Marcas

MARIacuteA SANZGerente Programa Redde Expertos FUNDACIOacuteN CEDDET

ELISA LOacutePEZCoordinadora AacutereaFUNDACIOacuteN CEDDET

Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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La compantildeiacutea Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre 2ordm semestre 2011CURSO ON-LINE Gestioacuten y evaluacioacuten deMarcas 6ordf edicioacuten

OTROS EVENTOS

Panamaacute 7 y 8 de julio de 2011PROPIEDAD INTELECTUAL COMOHERRAMIENTA PARA PROMOVER LAINNOVACIOacuteN DESDE LA UNIVERSIDAD DELA TEORIacuteA A LA PRAacuteCTICAhttpwwwpila-networkorgpanama_objetivoshtmlTiempo liacutemite de registro 17 de junioEvento de tipo internacional

Santander del 11 al 15 de julio 2011INNOVACIOacuteN PATENTES E INTERNACIONALIZACIOacuteN DE LA EMPRESA UIMP Y OEPMhttpwwwuimpesuimphomehomeUIMPdinaphpjcj=ACTIVIDADES_ACADEMICASampjuj=3002amplan=esampjpj=plan=60W2ampany=2011-12ampverasi=Namplan=esamptipo=ACAamplan=es

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Actividades en Propiedad Industrial

El foro ldquoEl registro de las mar-cas complejasrdquo se desarrolloacutedel 4 al 17 de abril de 2011

se dividioacute en cuatro partes y susejes temaacuteticos fueron legislacioacuten ypraacutectica administrativa en Iberoameacute-rica referida a las marcas mixtasanaacutelisis de su capacidad distintivaintriacutenseca necesaria para acceder alregistro cotejo marcario en el cualse ven envueltas marcas comple-jas e importancia de eacutestas en lasrelaciones de mercado Se contoacutecon participaciones e informes pro-venientes de Argentina Cuba Gua-temala Peruacute y Costa Rica

Se delimitoacute al objeto de estudiocomo aquellas marcas en las cua-les se presenta una combinacioacuten deelementos que incluya al menosdos de las siguientes categoriacuteasdenominativas graacuteficas y tridimen-sionales sin olvidar que tambieacutenpodemos encontrar marcas cuyasnaturalezas resultan maacutes novedo-sas para nuestros sistemas deregistro como las sonoras olfati-vas en movimiento etc y que pue-den jugar un papel en la construc-cioacuten de una marca compleja Enton-ces y de acuerdo a eacutesta delimita-cioacuten conceptual tenemos quenuestra diaria labor se encuentramatizada por la presencia constantede solicitudes de registro referidasa marcas complejas o mixtas locual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado en el cual encon-tramos que los productos y servi-cios se hacen identificar por signoscargados de riqueza en cuanto a sudisentildeo e informacioacuten que son capa-ces de transmitir

Todos los paiacuteses representadosen el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su terri-torio marcas complejas esto porestar recogido expresamente ensus legislaciones nacionales Reco-nocida tambieacuten la posibilidad de queen la construccioacuten de dichos signosse encuentren elementos que resul-ten ser geneacutericos yo descriptivossiempre a cuenta de que haya otrosque otorguen aptitud distintiva alconjunto encontramos diferenciasen cuanto al tratamiento administra-tivo y legal que reciben dicho ele-mentos

Argentina y Cuba reportan tenerun reacutegimen producto de la praacutecticaadministrativa por el cual el solici-tante ha de renunciar expresamentea la proteccioacuten sobre este tipo deelementos de no hacerlo asiacute le esprevenido por parte de la Adminis-tracioacuten en Cuba los formulariospara solicitud de registro incluyen unaparte referido a eacutesta renuncia Gua-temala y Costa Rica recogen a nivellegal una disposicioacuten que de plenoderecho le resta la proteccioacuten mar-caria a los elementos de uso comuacuteno necesario en el comercio sinembargo en Costa Rica auacuten lossolicitantes renuncian y la Adminis-tracioacuten lo solicita Guatemala repor-ta una praacutectica que consideramosdigna de emular en los paiacuteses querecogen este tipo de figura a nivellegislativo y es la de incluir en el tiacutetu-lo de registro que se entrega al soli-

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Informe Foro TallerEl registro de las marcas complejas

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENtildeOCoordinador Temaacutetico Latinoamericano

en Propiedad IndustrialActividades

citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

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Del 20 al 30 de Junio de 2011CURSO CORTO DE ACTUALIZACIOacuteN Patentesy Acceso a los medicamentos en los paiacuteses menosfavorecidos 1ordm EdicioacutenProfesora Inmaculada Galiacutendez Labrador TeacutecnicoSuperior Examinador de Patentes de la OEPMFecha liacutemite de inscripcioacuten5 de Junio de 2011Lugar de inscripcioacutenwwwceddetorg

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citante la transcripcioacuten del artiacuteculode la Ley respectivo esto en arasde brindar mayor seguridad juriacutedicay transparencia en las relaciones demercado Peruacute indica que la no pro-teccioacuten a los elementos geneacutericos ydescriptivos se sobreentiende porlo que nada se dice o se solicita alrespecto siguiendo asiacute la doctrinaexpuesta por el Profesor Jorge Ota-mendi que indica que la no protec-cioacuten a dichos elementos resulta serun asunto de sentido comuacuten y malse hariacutea en considerar otorgado elderecho de exclusiva sobre elemen-tos geneacutericos o descriptivos nece-sarios en el comercio por el merohecho de que no se haya efectuadouna renuncia Este tipo de elemen-tos tambieacuten se constituye en unalimitante para quien registra la indi-cacioacuten de un tipo de producto o ser-vicio especiacutefico en la construccioacutendel signo implica que solo podraacuteacordarse su registro para eacuteste Asi-mismo es generalizado el rechazoque reciben los signos complejosque incluyen en su construccioacutenalguacuten elemento que los hace enga-ntildeosos de frente a los productos oservicios que pretende hacer distin-guir en el mercado

Sobre el tema del cotejo marca-rio que incluye marcas complejasse identifican tres posibilidadesbaacutesicas que son marca solicitadasimple ndash marca inscrita complejamarca solicitada compleja ndash marcainscrita simple o que ambas seancomplejas Para tal cometido sereconocen varias metodologiacuteasnormalmente expuestas y comenta-das por la doctrina y que se refie-ren a los niveles en que ha de reali-zarse el cotejo sean el graacutefico refe-rido a la apariencia que se puedecaptar del signo visualmente elfoneacutetico atinente a los sonidos quese emiten al verbalizarlo y el ideoloacute-

gico relativo a la idea que se perci-be al exponerse al signo aplicandouna visioacuten de conjunto sucesiva yenfatizando maacutes en las semejanzasque en las diferencias y siemprecentrado en los elementos querecogen la aptitud distintiva delsigno Costa Rica Guatemala yPeruacute reportan tener textos legalesque numerus apertus dan pautas aseguir para realizar el cotejo entremarcas los que grosso modosiguen las reglas expuestas mien-tras que Cuba y Argentina las apli-can basados en desarrollos jurispru-denciales y praacutecticas administrati-vas

Sobre la funcioacuten que cumplenlas marcas complejas en el mer-cado tenemos que se les reco-noce no solamente la de hacerdistinguir el origen empresarial delproducto o servicio sino que ade-maacutes sirven para condensar elgoodwill o para fines publicitariospara mencionar algunas asiacute lamultiplicidad de informacioacuten que

eacutestas contienen por la variedad deelementos que las componen per-mite que los titulares transmitanmaacutes y mejor informacioacuten a traveacutesde ellas logrando mejorar el efec-to diferenciador de los demaacutes pro-ductos o servicios que su compe-tencia ofrece Este efecto tambieacutenbeneficia a los consumidores yaque pueden percibir maacutes informa-cioacuten proveniente de la marca locual ayuda a conformar su elec-cioacuten a la hora de realizar su actode consumo Y el registro de lasmarcas en su complejidad tam-bieacuten provee de prueba preconsti-tuida para el titular sobre la eacutepocay forma en que se inicioacute el uso dela marca en el mercado prote-gieacutendole de posibles actos decompetencia desleal los cualespor lo general se concentran enlos aspectos generales geneacutericosyo descriptivos del conjunto y nosobre los elementos en los quereside el peso de la aptitud distin-tiva de la marca compleja

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