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septiembre · diciembre 2004 · esic market

La evaluación de los métodos de protección de las invenciones: el derecho de patentesMaría de los Ángeles Quintás Corredoira

Ana Isabel Martínez Senra

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Vigo

ResumenLa innovación tecnológica se considera un factor de gran importanciapara impulsar la competitividad empresarial y el crecimiento económicode los países, de ahí el creciente esfuerzo que las empresas realizan paramejorar la gestión de la innovación y del factor tecnológico. Una de laspolíticas que más preocupa dentro de este campo es la protección de lasinvenciones, ya que a través de ésta las empresas evitan la imitación porparte de la competencia. La elección del método más adecuado para pro-teger una invención no siempre resulta fácil. En este trabajo nos centrare-mos, precisamente, en el proceso de evaluación de los métodos existentespara tal fin, y en las principales decisiones que debe tomar una empresacuando la alternativa elegida es la patente.Palabras clave: Patentes, modelos de utilidad y secreto comercial.Códigos JEL: M19; O32.

1. IntroducciónEntre los factores que impulsan la competitividad empresarial y el creci-miento económico de los países destaca, sin duda alguna, la innovacióntecnológica. Por este motivo, y con la finalidad de incrementar el poten-cial innovador de las empresas, las administraciones de los diferentes paí-ses desarrollan acciones encaminadas al fomento de la investigación y del


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desarrollo tecnológico. Entre estas acciones destacan: 1) los incentivosempresariales para la innovación y adquisición de determinadas tecnolo-gías como subvenciones, créditos y deducciones en los impuestos y 2) lasacciones directas de creación de recursos y capacidades en el país o regióncomo la creación de centros tecnológicos, infraestructuras, o las ayudas ala formación tecnológica y a la transferencia de resultados.

Por otra parte, las empresas, conscientes de la importancia que la inno-vación tecnológica tiene en su estrategia empresarial, están prestando unamayor atención a la estrategia de innovación tecnológica. Dentro de éstadestacan los aspectos relativos a la protección de las invenciones, que evi-tan la imitación por parte de la competencia y permiten apropiarse de losbeneficios adicionales que deben generar estas invenciones.

En este trabajo, analizamos los principales métodos que están a dispo-sición de las empresas para proteger sus invenciones y, posteriormente,realizamos una evaluación de los mismos en base a tres grupos de factoresque consideramos determinantes en el proceso de elección del método másadecuado a cada invención. Por último, estudiamos más detalladamente elderecho de patente, uno de los principales métodos de protección, cen-trándonos en su origen y en las teorías que justifican su existencia, asícomo en las principales decisiones que debe tomar una empresa cuandodecide utilizar este derecho de protección.

2. Métodos para proteger una invenciónLa empresa dispone de varias alternativas para la protección de las inven-ciones de la imitación por parte de la competencia: la patente, que es unode los más importantes, los modelos de utilidad, el secreto comercial oindustrial, o las acciones que se desarrollan durante el tiempo en que unaempresa es líder en el mercado.

Estos métodos pueden clasificarse en dos grupos: (1) los métodos depropiedad industrial, que engloban aquellos mecanismos de protecciónrespaldados por un derecho de propiedad, como las patentes y los mode-los de utilidad1; y (2) otros métodos, que engloban aquellos mecanismos

(1) La propiedad

industrial engloba,

además de las patentes

y los modelos de

utilidad (que protegen

las invenciones), los

modelos y dibujos

industriales (que

protegen el diseño

industrial) y las marcas,

los nombres

comerciales y los

rótulos de

establecimiento (que

protegen la actividad

empresarial). Ésta junto

con los derechos de

autor constituyen el

conjunto de derechos

de propiedad intelectual.

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de protección no respaldados por un derecho de propiedad industrial,como el secreto industrial, o las acciones desarrolladas por la empresamientras es líder (Figura 1).

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Métodos de propiedad industrial • Patentes• Modelos de utilidad

• Secreto comercialMétodos alternativos a la protección industrial • Acciones desarrolladas en

el tiempo de líder

Figura 1. Métodos para proteger las invenciones

Fuente: Elaboración propia.

Los métodos de propiedad industrial están protegidos por un derechoexclusivo, ofrecen un monopolio temporal, facilitan la transferencia, yestán más respaldados desde el punto de vista legal que los métodos alter-nativos. La patente, principal método de esta categoría, se puede definircomo un título industrial que concede el estado y da a su titular el dere-cho a impedir temporalmente a otros la fabricación, venta o utilizacióncomercial de la invención protegida. El propietario de la patente asume laobligación de describir su invento, y percibe el derecho de explotar lainvención, que puede ejercer directamente o puede cederlo a terceros. Laduración de este derecho, para la mayoría de las invenciones y de los paí-ses, es de 20 años.

De esta definición se derivan las principales funciones del sistema depatentes: protección, información y transferencia. La patente cumple lafunción de protección a través del derecho que otorga el estado a su titu-lar para impedir a terceros que fabriquen, utilicen o introduzcan el pro-ducto o proceso patentado en el mercado. La función de información sederiva de que el titular de la patente, debe describir detalladamente elinvento. Por ello, los documentos de patentes constituyen una fuente de



información tecnológica con un carácter único y excepcional de extraor-dinario valor2. Y por último, la función de transferencia, en la medida queel derecho de patente facilita la explotación comercial de los conocimien-tos técnicos, por ser un título negociable y transferible. Por ello, se con-vierte en un patrimonio intangible de gran valor para las empresas.

Dentro de los métodos de propiedad industrial, también contamos conel modelo de utilidad, que protege invenciones con menor rango inventi-vo que las protegidas por las patentes. Este derecho también otorga unmonopolio de explotación, aunque su duración es menor que el de lapatente, si bien el período exacto varía en función del país en el que se soli-cite3, reflejándose así algunas de las diferencias legislativas que existen entorno a este derecho4.

Además, de los métodos de propiedad industrial, la empresa disponede métodos alternativos, que presentan ciertas ventajas, como la rapidez,la ausencia del requisito de descripción de la invención y el coste. No obs-tante, asumen un mayor riesgo de imitación, al no estar respaldados porun derecho exclusivo.

Entre estos métodos destaca el secreto comercial o industrial, que es laalternativa más importante a la propiedad industrial y puede definirsecomo un conjunto de conocimientos que se utilizan para la fabricación ocomercialización de productos, la prestación de servicios, o la organiza-ción de empresas y establecimientos, que el empresario decide mantener ensecreto (Cotec, 1994).

El secreto industrial no es un derecho exclusivo, y su protección se deri-va únicamente de su naturaleza secreta, por tanto, ésta se basa en laprohibición de acceder al conocimiento secreto por un comportamientoincorrecto o nocivo. La empresa que posee estos conocimientos no tienemás protección que los medios de que disponga para evitar su divulgación.Si un tercero accede a ellos de forma correcta no se le puede impedir el usode los mismos (Aza, 1996).

La clave para la protección a través del secreto industrial, reside en laconfidencialidad tanto interna como frente a terceros5. De hecho, para que

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(2) La información de

patentes se caracteriza

por: (1) su amplitud,

debido a que

continuamente se

presentan solicitudes de

patentes en todo el mundo

y de todos los campos

de actividad; (2) su

contenido, ya que es una

información actual,

detallada y, en muchos

casos, única; (3) su

estructuración, al

presentar un resumen en

la primera página que

facilita su manejo; (4)

su accesibilidad,

característica que no

presentaba hace años

y que fue objeto de

frecuentes críticas.

Actualmente, las

tecnologías de la

información, la

creación de bases de

datos de fácil manejo

y la utilización de la

Clasificación Internacional

de Patentes, han

permitido y facilitado

el archivo, manejo y

consulta de millones de

documentos de patentes.



jurídicamente pueda ser calificado como secreto industrial, es preciso quetenga interés competitivo o valor económico para la empresa, que existavoluntad de mantenerlo oculto o secreto, y que las personas que tenganacceso al mismo sepan la intención del empresario de no divulgarlo (Aza,1996; Conde, 1998).

Por tanto, la empresa debe establecer su propia relación o inventariode lo que desea proteger como confidencial o secreto6, y controlar o res-tringir su difusión, estableciendo su propia normativa de confidencialidadpara todas las actividades de la empresa: producción, estudios de merca-do, talleres, y en especial, para las que se relacionan con la investigación,el desarrollo y las nuevas tecnologías. También es importante implantarmedidas de seguridad que eviten el espionaje industrial.

En cuanto a los medios de defensa aplicables al secreto industrial, des-tacan los siguientes: 1) las normas de competencia desleal, que posibilitanla persecución del infractor mediante una acción de competencia desleal;2) las prohibiciones legales de competencia; y 3) las obligaciones legales desecreto, que se imponen a ciertas personas, teniendo en cuenta la legisla-ción sobre sociedades y las previsiones del Código Penal, sobre el delito dedescubrimiento y divulgación de secretos. De esta forma, aunque laspatentes ofrecen una mayor protección frente al secreto industrial, hayocasiones en que éste, apoyado en los medios de defensa con los que cuen-ta, puede ser un instrumento muy eficaz (Cotec, 1994).

Finalmente, el innovador para desincentivar la entrada en los mercadosa los imitadores potenciales también dispone de diversas acciones desa-rrolladas durante el tiempo en que es líder. Entre éstas destacan las barre-ras de entrada, como la generación de economías de escala o la emisión deseñales de que se está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuenciasen caso de que se produzca la entrada de imitadores en el mercado. Noobstante, si no se establecen de forma conjunta con otras medidas de pro-tección puede producirse rápidamente la imitación por parte de la compe-tencia. Esto supondría un menor tiempo para el desarrollo de estas accio-nes, con el consiguiente deterioro de las posibilidades que presenta esta

(3) Así por ejemplo, en

Grecia es de 7 años, en

España, Dinamarca o

Alemania de 10 años y

en Portugal de 15 años.

(4) Estas diferencias,

también presentes en el

ámbito comunitario,

pusieron de manifiesto la

necesidad de armonizar

las leyes nacionales. En

este sentido, destaca la

propuesta de directiva de

la Comisión de las

Comunidades Europeas

relativa a la aproximación

de los regímenes

jurídicos de protección

de las invenciones

mediante el modelo de

utilidad.

(5) El principio de

confidencialidad está

reglamentado en algunos

países industrializados,

como Estados Unidos,

pero en otros es poco

valorado, como en

España, donde durante

mucho tiempo algunas

empresas han facilitado

informaciones valiosas a

otras sin ningún

documento de acuerdo

de confidencialidad.

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alternativa. Por ello, a partir de este momento únicamente nos centrare-mos en los tres métodos anteriores (patentes, modelos de utilidad y secre-to industrial).

3. Elección del método a utilizarLa elección del método más adecuado para proteger las invenciones no esfácil, ni debe generalizarse a todas las invenciones desarrolladas por laempresa. Esta decisión debe tomarse cada vez que desarrolle una inven-ción. De ahí, la importancia de realizar una evaluación sistemática de lasdiferentes alternativas, para elegir el método más adecuado en cadamomento.

Los factores más importantes que deben tenerse en cuenta en este pro-ceso de decisión pueden englobarse en tres grupos:

1. Factores relativos al procedimiento para obtener la protección:coste, tiempo, duración de los beneficios derivados de la proteccióny nivel de protección.

2. Factores relativos a la invención: invenciones excluidas por ley,novedad, actividad inventiva, complejidad, si la invención es deproducto o proceso, ciclo de vida e interés que despierta en los com-petidores.

3. Factores relacionados con la estrategia de innovación: alcance geo-gráfico de la protección y posibilidad de concesión de licencias.

La tabla 1 recoge la comparación entre los diferentes métodos de pro-tección en función de estos factores.

En cuanto al primer grupo de factores, el derecho de patente presentaun procedimiento costoso y lento7, pero otorga un derecho de monopolioexclusivo durante un período temporal bastante amplio, generalmente 20años, que proporciona una gran seguridad jurídica. Por el contrario, elprocedimiento de concesión de los modelos de utilidad es más rápido8 ymenos costoso que el del derecho de patente, en la medida en que es menosexigente y concede el derecho, por lo general, sin examen previo de la

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(6) En los estudios de

confidencialidad es muy

importante establecer

una definición clara y

específica de la

información que se

desea proteger y de su

alcance.

(7) Este proceso puede

prolongarse entre dos y

cuatro años.

(8) Generalmente es de

6 meses.


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Tabla 1. Evaluación de métodos de protección

Patentes Modelos de utilidad Secreto industrial

PROCEDIMIENTO

Menos costoso que la Generalmente menosCoste Costoso patente costoso

Tiempo Lento Rápido Rápido

Duración de los Hasta que no se hagabeneficios

Generalmente 20 años Generalmente 10 añospúblico

Seguridad jurídica Fuerte Menor que la patente Baja

INVENCIÓN

Exclusión por ley Sí Sí No regulado

Novedad Necesariamente mundial Nacional No regulado

Actividad inventiva Elevada Menor que la patente No regulado

Complejidad No decisiva No decisiva Alta

Invención de producto Adecuado Adecuado Generalmente noadecuado

Invención de proceso Adecuado Adecuado Muy adecuado

Especialmente apropiado Especialmente apropiadoCiclo de vida Largo cuando es corto cuando es corto

Interés que despierta en Alto Alto Bajolos competidores

ESTRATEGIA DEINNOVACIÓN

Costosa Menos costosa y mayoresAmpliación cobertura Importantes diferencias diferencias internacionales No decisivageográfica internacionales en comparación con

la patente

Concesión de licencias Adecuado Adecuado Más complejo




novedad ni de la actividad inventiva, implicando por tanto, una menorseguridad jurídica. El secreto industrial tiene unos costes menores que losderechos de propiedad industrial, aunque en ocasiones pueden llegar a seraltos por la necesidad de mantener la invención continuamente en secreto.Además, puede disfrutar de los beneficios de la invención mientras lapueda mantener en secreto. No obstante, como ya comentamos anterior-mente, ofrece una baja protección jurídica.

Por lo que se refiere a los aspectos de la invención, el derecho de paten-te exige que se trate de invenciones admitidas por ley9, que sean novedo-sas a nivel mundial y que presenten una actividad inventiva elevada.Además, es más apropiado para invenciones con un ciclo de vida relativa-mente largo, debido a la lentitud en el proceso de concesión; para inven-ciones en las que sea fácil realizar reingeniería inversa y para invencionesque despiertan un alto interés en los competidores. El modelo de utilidad,igual que sucede con la patente, está regulado por leyes que excluyen desu protección a ciertas invenciones y es más adecuado para invenciones deproducto y para las que despiertan un alto interés en los competidores. Sinembargo, establecen un grado de actividad inventiva menor, restringen lanovedad10 y son adecuados para innovaciones con un ciclo de vida corto.El secreto industrial está abierto a todo tipo de invenciones, independien-temente de su novedad, actividad inventiva y ciclo de vida; y es más apro-piado para aquellas invenciones que despiertan poco interés entre los com-petidores, las que presentan una elevada complejidad que dificulta su imi-tación y para las invenciones de proceso puesto que es más fácil mante-nerlas en secreto.

Dentro de los factores relacionados con la estrategia de innovación hayque tener en cuanta la zona geográfica en la que la empresa desea explo-tar su invención. En este sentido, una cobertura amplia a través de lapatente es costosa y habría que asumir importantes diferencias internacio-nales, aunque existen vías supranacionales que tratan de reducirlas. Encuanto al modelo de utilidad, las diferencias internacionales son muchomayores, reflejo de su menor desarrollo en el ámbito supranacional. En el

(9) Por ejemplo, las

leyes de patentes, salvo

excepciones como la

estadounidense, no

admiten la protección de

invenciones en software

mediante patente.

(10) Por ejemplo, en

España sólo se tiene en

cuenta el estado

nacional de la técnica,

es decir, se exige la

novedad a nivel

nacional.

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caso del secreto industrial, esta característica no es decisiva, ya que si elresto de las características son favorables una amplia cobertura no supon-dría demasiadas dificultades. Y por último, en cuanto a la posibilidad deconceder licencias, es más fácil en el caso de patentes y modelos de utili-dad porque están respaldados por un derecho de propiedad industrial quefacilita la transferencia.

En la evaluación de estos métodos de protección, también debemostener en cuenta el sector al que pertenece la empresa, ya que éste incide enlas características que presentan algunas de las innovaciones que se pro-ducen en el mismo y favorecen, en estos casos, el empleo de determinadosmétodos. En este sentido, el estudio de Brouwer y Kleinknecht (1999),analiza las diferencias en las propensiones a patentar de los sectores, sien-do el sector farmacéutico y el químico los más propensos a patentar. Porotro lado, en sectores industriales como el de juguetes, relojería, óptica,microtécnica y micromecánica se utilizan principalmente los modelos deutilidad, debido a que, en muchas ocasiones, se dan pequeñas invencionestécnicas y con un ciclo de vida corto (Comisión las ComunidadesEuropeas, 1997).

Finalmente, hay que tener en cuenta que, los distintos métodos pueden,y en ocasiones deben, utilizarse de forma combinada. Así, el secreto indus-trial debe utilizarse como complemento de las patentes y los derechos deutilidad, ya que para obtener la protección de estos derechos las invencio-nes no pueden hacerse públicas antes de la solicitud de los mismos11. Otraposibilidad consistiría en utilizar la protección de un modelo de utilidadcon el derecho de patente, en aquellos casos en que la invención puedaoptar a la protección de ambos derechos, con la finalidad de proteger lainvención mediante un modelo de utilidad durante el largo período deconcesión de la patente (Comisión de las Comunidades Europeas, 1997).

4. El Derecho de patenteEn el resto del trabajo, nos vamos a centrar en el derecho de patente, elmás importante y controvertido de los derechos de propiedad industrial.

(11) No obstante, en

países como EEUU,

existe un período de

gracia en el que se

permite al solicitante de

la patente hacer pública

su invención sin perder

por ello el derecho de

concesión de la patente.

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Sin embargo, antes de profundizar en las decisiones más importantes quese deben tomar cuando se decide patentar una invención, nos detendremosen el origen y teorías que justifican este derecho.

4.1. Origen y teorías que justifican el derecho de patentes Muchos trabajos sitúan el origen del derecho de patente en el Estatuto deMonopolio aprobado por la corona inglesa en 1623, por ser la primera leyde una nación moderna que creció directamente fuera del sistema de pri-vilegios reales. Pero, en el siglo XV, ya existían sistemas de patentes muydesarrollados en Venecia, y durante el siglo XVI, en muchos países deloeste y centro de Europa, las coronas y los gobernantes concedían privile-gios de monopolio a los inventores. No obstante, fue a partir de 1623cuando los sistemas de patentes de privilegios se sustituyeron por los esta-tutarios. A finales del siglo XVIII, países como Francia, EEUU e Inglaterra,ya contaban con sistemas estatutarios.

El crecimiento de este sistema de patentes ha sido muy controvertido.Sin duda alguna, la batalla más dura fue la desarrollada entre 1850 y1875, en la que los opositores no demandaban meramente la reforma delsistema sino su abolición (Machlup y Penrose, 1950). No obstante, unafuerte reacción, a través de numerosas acciones propagandísticas en prodel sistema de patentes y de sus beneficios, junto con una coyuntura eco-nómica más a favor del proteccionismo que del libre comercio, provocóque los movimientos antipatentes desaparecieran rápidamente.

Desde entonces, se produjo un continuo crecimiento y fortalecimientodel sistema de patentes siendo, hoy en día, irreal pensar en su desapari-ción. Aunque, todavía es un tema controvertido en la escena política y eco-nómica, el debate no se centra en la existencia o no del sistema, sino enotros aspectos como el mayor o menor grado de protección que debe otor-gar este derecho, su amplitud, o su duración.

A lo largo del desarrollo del sistema de patentes han surgido, y siguensurgiendo, teorías que justifican su existencia, algunas muy criticadas.Una clasificación adecuada para estas teorías es la que distingue entre

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teorías basadas en el derecho natural y teorías basadas en argumentos depolítica económica (Penrose, 1974). Las primeras teorías que justificaronla existencia de un sistema de patente fueron las teorías de derecho natu-ral, y se basaban en el derecho natural del hombre a la posesión de susinvenciones.

No obstante, estas teorías fueron criticadas duramente por los opo-sitores del sistema de patentes, provocando que se utilizasen argumen-tos de política económica para su defensa. De este modo, surgen múlti-ples teorías basadas en argumentos económicos, que analizan en térmi-nos de beneficios y costes sociales el derecho de patente. Manzzoleni yNelson (1998a, b) consideran que hay, al menos, cuatro teorías diferen-tes, dentro de las cuales distinguen variantes en función de las condi-ciones de contexto en las que se produce la invención: (1) teoría de lamotivación de la invención, que asume, en su versión más clásica, quelas patentes son el incentivo necesario para que las empresas inventen,lo que justifica el coste del monopolio temporal que otorgan a los titu-lares; (2) teoría de la motivación del desarrollo y la comercialización dela invención, que sostiene que el mantenimiento de una patente en unaetapa temprana del proceso de invención asegura que, si el desarrollo esexitoso tecnológicamente, podrá apropiarse de su recompensa económi-ca; (3) teoría de la difusión de la invención, bajo esta visión las paten-tes no necesariamente tienen que inducir a la invención, pero sí alientany proveen un vehículo de difusión de la información técnica base de lasnuevas invenciones; y (4) la teoría de control de la explotación, que esla más reciente y sostiene que un descubrimiento inicial o invención estáabierto a un amplio rango de desarrollos o invenciones, y si se obtieneuna patente de amplia cobertura es posible proceder de un modo orde-nado.

Estas teorías son explicaciones parciales de la realidad, y no sonmutuamente excluyentes12; cualquiera de ellas puede ser la más adecuada,dependiendo de las condiciones en las que se produzca y se pretendaexplotar la innovación13.

(12) Aunque algunas desus variantes presentanincompatibilidades. Paramás información consultarManzzoleni y Nelson(1998a, b).(13) Por ello, sólo en laprimera de las conferencias internacionales que condujeron a laConvención Internacionalpara la Protección de laPropiedad Industrial, trataron los delegados deestablecer la justificaciónbásica de las patentes,ante la imposibilidad deponerse de acuerdo sobrecuál de las diferentes teorías era la verdadera.En las siguientes conferencias se abstuvieron de exponerexplícitamente lo quedebía considerarse comola naturaleza fundamentalde la ley de patentes.Todos coincidían en queel acuerdo internacionalsobre ciertas disposiciones era conveniente desde elpunto de vista de todoslos países; pero prudentemente, dejaronlibertad a cada delegadopara que se adhirierasegún su criterio a la teoría del sistema depatentes que más le satisficiera.

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4.2. La protección mediante patenteSi tras la anterior evaluación de los métodos de protección la empresaopta por el derecho de patente, ésta tendrá que hacer frente a importan-tes decisiones, entre las que destacan, el momento en el que debe solici-tar la protección de patentes, el alcance geográfico en el que quiere pro-teger la invención y la vía o vías que va a utilizar para su solicitud (VéaseFigura 2).

En cuanto a la elección del momento adecuado para realizar la solici-tud, la empresa ha de tener en cuenta que debe: (1) por norma general,realizar la solicitud antes de que se realice ninguna difusión de la innova-ción, ya que sino destruiría el requisito de novedad necesario para solici-tar la patente14; (2) describir la invención de forma suficientemente deta-llada para que un experto medio en la materia pueda reproducirlo –de ahí,que no pueda realizarse la solicitud en una fase demasiado embrionaria–;(3) ser la primera en solicitar la protección de dicha invención, ya que siun competidor se le adelanta no se le concederá la patente; y (4) valorarque los procesos de concesión de patentes son bastante lentos. Por tanto,siempre que pueda describir la invención, y no exista ningún factor espe-cífico por el que haya que retrasar la solicitud de la patente, ésta debe rea-lizarse lo antes posible.

La empresa también tiene que decidir el alcance geográfico de la pro-tección, ya que, la protección únicamente en el país de origen de la empre-sa, estrategia utilizada antaño, no es suficiente dado el alto nivel de inter-nacionalización que presentan las empresas. En esta decisión deben valo-rarse tanto factores relacionados con la invención como con el sistema depatentes del país o países en los que se quiere proteger la protección. Entrelos primeros podemos destacar: (1) la situación de los mayores mercadosactuales y potenciales donde la invención puede comercializarse con éxito;(2) los mercados en los que está actuando la competencia; (3) los países enque se pueden obtener ingresos significativos a través de la concesión delicencias; y (4) los países en los que puede ser interesante tener relacionescon otras empresas a través de proyectos conjuntos.

(14) Aunque en algunos

países, como EE.UU.,

existe un período de

gracia en el que se

permite la difusión de

la innovación.

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También debe valorarse en los diferentes países los factores relaciona-dos con el sistema de concesión de patentes, como el coste de protección,las vías disponibles para proteger la patente, o las medidas de sanciónexistentes en caso de que se infrinja el derecho de patente. Por último, unfactor fundamental en la decisión final de los países en los que se solicitala protección son los recursos financieros de la firma (Carroll, 1997). Estavaloración es necesaria puesto que la empresa tiene que asumir los costes

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Figura 2. La protección mediante un derecho de patente


Rechazo

AbandonoMantenimiento

Evaluaciónperiódica

Comprobar que no seinfringe ninguna patente

INVENCIÓN

Evaluación de las alternativaspara la protección:

(Patentes, Modelos de Utilidad, Secreto industrial)

Otro métodoPatente

Decidir:¿Cuándo?¿Dónde?¿A través de que vía?

Concesión

Solicitud de lapatente o patentes



de concesión de la patente en los distintos países, y los costes de explota-ción de la innovación en los mismos15.

No obstante, la elección definitiva de los países en los que se solicita lapatente puede retrasarse algún tiempo, ya que si se demanda en la prime-ra solicitud de patente la asignación de una fecha de prioridad, durante elaño siguiente a la citada fecha se podrá extender la patente a los países quese desee. Por ello, la primera solicitud suele ser en el país de origen.

Una vez que la empresa ha elegido en que países quiere solicitar la pro-tección tendrá que elegir a través de que vía va a solicitar dicha protección.Actualmente, una empresa que quiera proteger sus invenciones interna-cionalmente a través de una patente cuenta con tres alternativas: la víanacional, las vías regionales y la vía internacional. Generalmente secomienza con la vía nacional, aunque cuando la invención presenta clara-mente posibilidades de éxito, la primera solicitud puede realizarse a travésde vías más amplias. Posteriormente, en función de la valía de la patente,se ampliará la solicitud a otros países a través de las distintas vías.

En la vía nacional las empresas deben solicitar la patente país a país entodo el espacio geográfico en el que desee la protección. Esta vía era la queexistía antes de que los sistemas de patentes se desarrollasen en el ámbitointernacional. No obstante, el despegue del comercio internacional y laglobalización de la economía pusieron de manifiesto la necesidad de armo-nizar los derechos de propiedad intelectual y de establecer vías suprana-cionales para su concesión.

Entre estas vías supranacionales destacan: (1) las vías regionales, quepermiten la solicitud de las patentes en un conjunto de países de una zonadeterminada, como la europea16, la eurasiática17, la OAPI (OrganizaciónAfricana de la Propiedad Intelectual)18 y la ARIPO (OrganizaciónRegional Africana de la Propiedad Industrial)19. Estas vías simplifican yreducen los costes de la solicitud de la patente, facilitan el comercio ypotencian la transferencia de tecnología en los países de la zona en la quese aplican, y (2) la vía internacional o PCT, que establece un procedimien-to para solicitar la patente a nivel internacional a través de una única soli-

(15) Aunque la explotación por parte dela empresa en los paísesen los que solicita laprotección es una de lasalternativas más frecuentes no es laúnica, existen otras,como la concesión delicencias a otras empresas, que no supone un desembolsotan importante de recursos. Además, también hay ocasionesen el que las empresasprotegen las invenciones en paísescon la finalidad deimpedir que la competencia se introduzca en su campo,sin una intención clarade explotarlo.(16) Esta vía está regulada por el conveniode Munich de 1973 ysurgió para evitar losobstáculos a la libre circulación de mercancías, derivadasde tener que obtener laprotección de las invenciones en Europa a través de los sistemasde patentes nacionales,asumiendo de estaforma las diferenciasexistentes en los procesos de solicitud yde concesión de losdiferentes países.Actualmente, este procedimiento permitela protección en 28

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citud válida en los países firmantes del acuerdo. En este caso, cada estadocontratante asume la responsabilidad de otorgar o denegar la patente,según sus leyes de propiedad intelectual, de forma que, una solicitud pre-sentada por la vía PCT que llegue al final de proceso pasará por dos fases:la fase internacional, regulada por este tratado; y la fase nacional/regional,regulada por la legislación de cada país (nacional) o conjunto de países(regional) firmantes del tratado donde se quiere proteger la invención.

En la evaluación de estas vías se debe tener en cuenta el coste total, des-tacando entre los elementos de coste los de la solicitud de la patente, larealización de búsquedas e informes inherentes a los procesos, los hono-rarios de los abogados de patentes y, en caso de que sea necesario, el delas traducciones de las solicitudes. Por otra parte, es fundamental valorartambién el plazo en el que hay que efectuar dicho coste, la duración delproceso de concesión en las diferentes vías, el idioma en el que hay reali-zar la solicitud y los requisitos que deben cumplir para finalizar con éxitoel proceso. Además, hay que tener en cuenta, que actualmente, se estáreplanteando la posibilidad de crear una patente comunitaria, válida entodos los países de la Comunidad20.

Una vez que la empresa eligió el momento, los países en los que deseala protección y las vías a través de las cuales va a solicitar dicha protec-ción, está en condiciones de iniciar el proceso de solicitud de la patente. Alfinalizar este proceso, que dependiendo de las vías durará entre dos o tresaños, se le concederá o denegará la patente.

No obstante, la gestión empresarial de las patentes por parte de laempresa no finaliza en el momento en el que éstas se conceden, ya que setrata de un derecho que se mantiene en vigor mediante el pago de unastasas y que tiene una duración determinada. Es necesario, por tanto, quesea evaluada periódicamente, con el fin de decidir si se continúan pagan-do las tasas en todos los países en los que se solicitó la protección o si porel contrario, ya no interesa en alguno de ellos, bien porque la invención sequedó obsoleta, no hemos conseguido comercializarla o bien porque nohemos concedido las licencias esperadas en esos mercados.

países europeos: Austria,Bélgica, Bulgaria, Suiza,Chipre, República Checa,Alemania, Dinamarca,Estonia, España,Finlandia, Francia, ReinoUnido, Grecia, Hungría,Irlanda, Italia,Liechtenstein,Luxemburgo, Mónaco,Países Bajos, Polonia,Portugal, Rumania,Suecia, Eslovenia,Eslovaquia y Turquía.(17) Está regulada por elconvenio de la patenteeurasiática de 1994 ysurgió a causa de la división de la antiguaURSS, que creó en elterritorio de los estadosindependientes unasituación desfavorablepara la protección de lasinvenciones.(18) La OAPI está regulada por el conveniode Bangui de 1977, querevisa el acuerdo firmadoen Libreville (Gabon) en1962.(19) Esta vía ARIPO estáregulada por el protocolode Harare.(20) Igual que sucedecon el registro comunitario de marcas,que mediante una solasolicitud, a través de unaúnica oficina, y con elpago de una sola tasa, sepermite registrar unamisma marca en todo elterritorio de la UniónEuropea.

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El proceso descrito anteriormente, igual que sucedía con el proceso deevaluación de los métodos de protección, también debe realizarse deforma sistemática, para cada una de las invenciones que se desee protegermediante patente. Por último y con independencia del método de protec-ción empleado, antes de comercializar una invención hay que comprobarque no se infringe ninguna de las patentes existentes, para no incurrir enun delito (Reid, 1997).

5. Conclusiones finalesLa competitividad empresarial depende en gran medida de la capacidad delas empresas para invertir en investigación, conocimientos y tecnología.En este sentido, para que las empresas puedan recuperar los recursosinvertidos en los procesos de innovación y evitar la imitación por parte delos competidores, es de gran importancia la protección de las invenciones.

Las empresas disponen de diferentes alternativas para esta función,entre las que destacan el derecho de patente, el modelo de utilidad y elsecreto industrial, de forma que éstas deben elegir el método más adecua-do para cada invención. Sin embargo, dicha elección no es sencilla, y nodebe generalizarse a todas las invenciones de la empresa, sino que habráque realizarla cada vez que se produzca una invención.

De esta manera, la empresa sistemáticamente evaluará estas alternati-vas en función de múltiples factores como los relacionados con el proce-dimiento de concesión, las características de la invención y la estrategia deinnovación. Además, el sector al que pertenece la empresa condiciona lascaracterísticas de algunas invenciones, influyendo, por tanto, en la elec-ción del método a utilizar. Finalmente, habrá que tener presente que estosmétodos no siempre son excluyentes, sino que en ocasiones, pueden com-binarse para obtener una protección más eficiente.

Si tras el proceso de evaluación, la empresa considera que el método deprotección más adecuado es la patente, tendrá que hacer frente a impor-tantes decisiones, como el momento más adecuado para solicitar la pro-tección, el alcance geográfico y la vía a utilizar. Además, es necesaria una

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evaluación periódica de las patentes para decidir si se mantienen en vigoro se abandonan. De esta forma, la gestión de patentes de las empresas másinnovadoras puede llegar a ser bastante compleja, ya que aparte de solici-tar cada año numerosas patentes, también tendrán que analizar la posi-ción de las patentes en vigor.

Para facilitar la gestión de este derecho y conseguir una verdadera inte-gración entre la estrategia de patentes y la estrategia empresarial es impor-tante disponer de personal dentro de la empresa que conozca el sistema depatentes y se informe de la evolución en la legislación de patentes, enaspectos tan relevantes, como la inclusión o exclusión de invenciones quepor ley pueden ser patentables (por ejemplo, en el caso del software) o laevolución de las regulaciones de las vías para solicitar este derecho.

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