La auditoría de la propiedad intelectual

Profesor Gustavo Schötz | Viernes, 01 de Noviembre de 2013

Clase: Políticas y Reglamentos de PI en las Universidades Pág. 1

La auditoría de la propiedad

intelectual

Consolidación del valor del capital intelectual de las

empresas. Identificación y administración de los

activos intangibles

Cámara de Comercio de Medellín para AntioquiaMedellín, 25 de octubre de 2013

Sede Central: Av. Juan de Garay 125 Piso 4° (C1063ABB) - Buenos Aires - Argentina / Tel. (54 - 11) 5921 - 8029 / Fax: 5921 - 8038 / E - mail: [email protected]

4 de septiembre de 2008 | Profesor Gustavo Schötz

Clase: Políticas y Reglamentos...

Para tomar las decisiones con mayor seguridad,

Se deben disminuir los riesgos por falta de información:

.


Clase: Auditoría de PI Pág. 3

Hacer las preguntas adecuadas

Auditoría de propiedad intelectual

Prof. Gustavo Schötz

¿Para qué?

Para evitar contingencias

Para conocer valor

Para asegurar titularidad e integridad

Para optimizar proceso de innovación

Para negociar adecuadamente

Para administrar la cartera de intangibles

Para crear y consolidar valor



¿Cuándo?

A la valuación de un intangible o cartera

A la valuación de la empresa

A la firma de un contrato de licencia o cesión

Ante la fusión/adquisición o compra de paquete accionario

Al momento de organizar una securitización

Ante el concurso o quiebra

Siempre: auditoría de procesos

Dos grandes modalidades

Estado de situación• Por categorías jurídicas

• Estático

• Defensivo

• Mayormente reactivo

• Tercerizable

De gestión• Por procesos, gerencias o unidades de negocios

• Dinámico

• Preventivo

• Estratégico

• En cabeza del managment


Pág. 6



Auditoría de marcas

Quién es el titular

Clases

Vigencia

Extensión territorial

Determinación del signo

Uso de la marca

Licencias expresas

Licencias implícitas: distribución, façon, servicios tercerizados, co-branding.



Auditoría de marcas

Contratos de façon y distribución

Uso en Internet

Usos genéricos

Nombres de dominios

Usos en redes sociales



Auditoría de marcas http://www.namecheckli

st.com/

http://namechk.com/

http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp

http://esearch.oami.europa.eu/copla/index;jsessionid=C877D6CDE116D92411B1634286AD1C33.esearch2

http://www.markify.com/

http://tmarque.com/search/

http://www.surfip.gov.sg/_trademark-f.htm

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html

http://www.namecheck.com/

http://www.boliven.com/trademarks

http://www.trademarkia.com/

http://www.eurodns.com/

http://www.howsociable.com/

http://knowem.com/

http://ipestonia.ourtoolbar.com/

http://www.namechecklist.com/

http://www.namechecklist.com/

http://namechk.com/





























http://knowem.com/





Auditoría del proceso de innovación (scouting)

Cuadernos o notebook del inventor Protocolos Formulario de divulgación de la

invención Acuerdos de transferencia de materiales Acuerdos de confidencialidad Convenios de cotitularidad Convenios de financiamiento Publicaciones de los investigadores Conferencias, presentaciones, folletería. Participación en ferias.



Auditoría de patentes

Titularidad

Vigencia, territorialidad, anualidades

Amplitud de las reivindicaciones

Licencias

¿producto o proceso?

Trámites regulatorios asociados

Manuales de producción

Secretos asociados



Auditoría de derechos de autor

Registros Tipo de obra Obras derivadas Contratos de cesión Contratos de licencia: formatos, usos Plazo de vigencia Plazo de la cesión/licencia Derechos conexos asociados Derechos de traducción Gestión colectiva



Ejercicio: Tratado de la Hipertensión

Arterial Universidad con Facultad de Medicina y Hospital-

escuela

Maestría en Hipertensión arterial

Director: Jefe de Servicio y Titular de Cátedra (Dr. Nazar Espeche)

Profesores:

• 16 Profesores de la U, médicos del HE

• 9 Profesores de otras U

• 17 Médicos de otros H

• 5 Profesores visitantes extranjeros. Uno presidente de la

Asociación Mundial de Hipertensión Arterial (Dr.

Jausjaraz, Croacia)

Cursada intensiva en 6 meses

Asisten médicos de 9 países latinoamericanos



Metodología

Clases presenciales

Entrega de materiales existentes: artículos de revistas, capítulos de libros.

Materiales elaborados por los profesores: ppt, estudios de diagnóstico, preparados de laboratorio, cuadros estadísticos, etc.

Video grabación y edición de textos

Corrección por parte de los profesores de los textos editados

Disposición de todos los materiales, desgravaciones y videos en la Web durante los 15 días previos al examen



Propuesta de Jenkins Publishing Group

Edición de un Tratado de Hipertensión Arterial

• Esquema e índice sigue el programa de la Maestría: cada

asignatura un capítulo.

• Director, Dr. Jausjaraz. Coordinador, Dr. Nazar Espeche

• Edición en español, con propuesta de traducción al inglés

• Materiales de clase son incorporados a lo largo de los

capítulos o como anexos

• Profesores de la Maestría son autores de cada capítulo.

• Invitación como autores a 14 médicos extranjeros que no

participan de la Maestría



Propuesta: presentar el libro en el Congreso

Mundial de Hipertensión, octubre de 2009 Jenkins paga un adelanto de $80.000 y regalías del 10% del

precio de tapa

Precio de mercado, $500. Ventas estimadas, 1500 libros por año, en todos los países de lengua castellana

$ 150.000 de adelanto para la traducción y regalías de 10% con precio de venta de USD 200. Ventas estimadas de 2000 ejemplares por año.

¿qué le interesa a la Universidad?

¿qué al Director y Coordinador?

¿qué a los profesores?

¿Qué a la editorial?

¿Qué plan de trabajo seguir?



Auditoría de contratos

Capacidad de firma (titularidad) “Scope” o extensión del derecho Sublicencias Cálculo de regalías Exclusividad/Territorialidad Cesibilidad/covenants/quiebra Garantías/responsabilidad Persecución de infractores Cláusulas atadas (compras, mejoras) Jurisdicción y derecho aplicable



Auditoría de contratos

Establecimiento de Franquicias

Licencias de software para desarrollos

Licencias de código abierto

Elementos de la página web

Folletería

Publicidad



Conclusión preliminar

Detectar potenciales contingencias

Detectar “debilidades” que afectan el valor

Sugerir cursos de acción para fortalecer los intangibles

“Encapsular” los intangibles para facilitar negocios posteriores

“Activar” los intangibles

Luego: actividad permanente y preventiva



Auditoría en la crisis patrimonial

Solo se puede ver lo invisible si se lo está buscando (Sherlock Holmes)

Ignorancia

Desprecio de la entidad de los derechos intelectuales

Abordamiento parcial, no interdisciplinario


“Valor” vs. “precio” de los intangibles; ¿cómo

se monetiza el valor?

Explotación propia y ventajas de la exclusividad que otorga el derecho

Transferencia o cesión

Aporte como participación societaria o joint-venture

Realización o liquidación

Regalías de licencias: producción de “frutos”


Auditoría de relaciones personales:

¿Quiénes pueden estar involucrados?

Socios

Empleados

Proveedores

Clientes

Becarios

Pasantes


Titularidad de invenciones

Legislación de patentes: invenciones laborales, de tres tipos

Contratado para inventar• Universidades y centros de investigación

• Áreas de I+D+i

• Invención por encargo

• Derechos morales del inventor

Invención ocasional con recursos de la empresa: opción y justa compensación

Invención sin relación con las tareas ni con equipos de la empresa


Titularidad de creaciones autorales

Legislación laboral, autoral y contractual.

Las tareas meramente mecánicas

Caso del software

Obras por encargo

En definitiva: cuándo hay originalidad y los límites de la dirección.

Siempre: respetar los derechos morales

PI en las relaciones laborales


Titularidad de secretos comerciales

Confidencialidad de la información: problema de la empresa obligada a guardar secreto

Secretos comerciales: listas de clientes.

Distinta perspectiva del tradens y accipiens

Control del uso del correo electrónico vs. privacidad del trabajador



Infracciones a derechos de terceros

La participación de los empleados en las redes sociales

Distribución de obras usando equipos de la empresa

Utilización de equipos de la empresa para piratería

Caso “Lowry’s Reports Inc. v. LeggMason Inc., 10/7/2003, DistrictCourt, D, Maryland, Northern Division”.



Competencia desleal

Convenio de París, Artículo 10 bis inc. 2)“Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”.

Cláusulas de no competencia

Captación de empleados: injerencia en contrato ajeno.

26 y 27 de Junio de 2006 (c) Isabel De Sio de Pérez 2006

Política Integral de Confidencialidad

Acuerdos de Confidencialidad

• Presentar al inicio de la relación laboral o

comercial – Después es más difícil

• No Divulgación – Excepciones

• No Competencia – Servicios para sí o para

terceros

• Plazo de la Confidencialidad

• Aplicar Política Uniformemente



Otros Elementos de la Política Integral de Conf´d

• Texto en Manual de Empleados

• Procedimientos de Recursos Humanos: o Inicio de la Relación Laboral

o Final de la Relación Laboral

• Carta al Nuevo Empleador del ExEmpleado



• Cuidados Físicos:o Información Bajo Llave

o Limitar Divulgación Solamente a Quien Precisa Saber

o Acceso a las Instalaciones del Desarrollo

• Reunión de Empleados como

Recordatorio – La Confidencialidad es

Importante para Preservar los Empleos

Auditoría ante una securitización: rol del

asesor legal

Brindar certeza sobre los DPI

Brindar certeza de la conformación del flujo de fondos

Asegurar y “perfeccionar” el flujo de fondos

Indicar y verificar la existencia de garantías subordinadas

Prevenir consecuencias de un eventual default

Ejecutar la cobranza de créditos del flujo de fondos


Securitización de IP. Algunas cuestiones

¿Quién es realmente el dueño?

Problemas de cotitularidad

Territorialidad de los derechos y ámbito de

explotación

Validez del derecho. Cambios legales. Plazo de

vigencia

¿Obligatoriedad del registro?

Multiprotección

Asuntos de familia y sucesiones


¿Podemos capturar nuevos desarrollos o explotaciones?

¿Puede un tercero afectar mi derecho?

¿Hace falta algo más para aprovechar el activo?

Daños y riesgos del desarrollo

Infracciones y piratería

Data exclusivity

¿Fiduciario puede sustituir al fiduciante en el cumplimiento de los contratos?

Continuación de los contratos ante concurso o quiebra del fiduciante o de los deudores


Temas para el asesor legal/comercial

• Cuál es el estado del ciclo de vida del productoy de la PI?

• Qué aplicaciones pueden darse a la tecnologíaprotegida?

• Cuáles son los costos, ingresos y riesgosprovenientes de la PI?

• Análisis de las barreras de entrada de los competidores;

• Cuál es el mercado al que se accede con la PI? ¿y el tamaño total del mercado?


Asesor legal/comercial y tecnológico ¿Hay amenazas actuales o futuras que requiera

hacer frente a litigios o ejecución forzosa?

¿Cuál es el núcleo del negocio al que está dirigida la PI?

Cuáles son los principales resultados de la investigación que pueden transformarse en propiedad intelectual

¿Hay en el estado del arte algún producto sustituto que tenga una ventaja costo-beneficio frente a la nueva tecnología?

¿La propiedad intelectual bajo análisis permite un fácil designing around?


La auditoría de la propiedad intelectual

Business

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