EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN VENEZUELA

El Contencioso Administrativo de la Propiedad Intelectual en VenezuelaI. Introduccin

Entendemos como contencioso administrativo de la propiedad intelectual, el control que ejercen los jueces sobre la legalidad de la actuacin de la Administracin Pblica en dicha materia.

En Venezuela, el marco legal y la estructura organizativa del Sistema de Propiedad Intelectual ha ido variando. Desde el primer gobierno del general Jos Antonio Pez existe legislacin que regula la materia, y en 1955 con la Ley de Propiedad Industrial se unifica el tratamiento de las patentes y las marcas, siendo rgano competente nacional para registrar una marca o conceder una patente, el Registro de la Propiedad Industrial.

Por nuestra presencia en la Comunidad Andina de Naciones,[1] la normativa nacional cede su primaca [

HYPERLINK "http://badellgrau.com/Conten%20Adm%20propiedad%20industrial.html" \l "_ftn2#_ftn2" \o "" 2] a la norma comunitaria, y en febrero de 1993, comenz a regir en el sistema de proteccin a la propiedad intelectual la Decisin 313 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena.

Con la creacin del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, llamado Tribunal Andino de Justicia, se prevn tres vas de proteccin a los legitimados activos del Derecho comunitario andino: la accin de nulidad, la accin de incumplimiento y la interpretacin prejudicial. Escapa del alcance del presente trabajo analizar las decisiones del Tribunal Andino de Justicia, sin embargo estimamos de provecho la referencia a su jurisprudencia con el objeto de conservar la armona entre las decisiones de los tribunales nacionales con las del Tribunal Andino de Justicia, [3] y as lo reflejaremos mas adelante en el capitulo III.

A partir de 1999, conforme al contenido del artculo 153 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integracin sern consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicacin directa y preferente a la legislacin interna.

Los rganos nacionales encargados de tramitar y conceder los registros de marcas, patentes de invencin o derechos de autor[4], debern regirse por las Decisiones de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, y desde septiembre del ao 2000 rige la Decisin 486 sobre el Rgimen Comn de la Propiedad Industrial.

A partir de 1997 -segn Decreto Presidencial nmero 1768, el 25 de marzo de 1997, publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela No. 36.192 de fecha 24-04-97- se crea el Servicio Autnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). El SAPI es un ente adscrito al Ministerio de Produccin y Comercio que entra en funcionamiento en el 01 del mayo del 1998 segn Resolucin Ministerial N 054 del 07 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Oficial N 36.433 del 15 de abril de 1998.

La creacin del Servicio Autnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) [5], permite unir bajo una misma organizacin la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Esta fusin tiene como fin agilizar y optimizar el proceso de registro, proteccin y difusin de las creaciones del intelecto humano bajo los diversos esquemas que operan actualmente en el Sistema Venezolano de Propiedad Intelectual.[6]Las decisiones de los rganos administrativos del Sistema de Propiedad Intelectual nacional en Venezuela son controladas jurisdiccionalmente por los tribunales de la jurisdiccin contencioso administrativa. Nuestra intencin en el presente trabajo, consiste en facilitar el conocimiento de las decisiones judiciales que han tomado los tribunales de dicha jurisdiccin en la materia de la propiedad Industrial.

De acuerdo a las previsiones del artculo 5, ordinal 30, de la Ley Orgnica de la Corte Suprema de Justicia, las decisiones del Ministro al que est adscrito el rgano administrativo nacional, son controladas por la Sala Poltico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En razn de las previsiones del artculo 185 ordinal 3 de la misma Ley, las actuaciones del rgano administrativo nacional que est adscrito a un Ministerio Registro de la Propiedad Industrial- son conocidas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

II. Decisiones relevantes de los Tribunales de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa en Venezuela en materia de Propiedad Intelectual.Registro de marca. Suspensin temporal de efectos (Artculo 136 Ley Orgnica de la Corte Suprema de Justicia) CASO HOLA S.A. y HOLA EASA [7]La Sala Poltico Administrativa de la Corte Suprema de Justicia conoce del recurso contencioso administrativo de anulacin contra el acto administrativo del Ministerio de Fomento, en virtud del silencio administrativo ante el recurso jerrquico interpuesto contra la Resolucin N 59 emanada del Registro de la Propiedad Industrial en el cual se declara sin lugar la nulidad absoluta solicitada por Hola S.A. El recurrente solicita la suspensin de los efectos del acto administrativo de efectos particulares impugnado, de acuerdo a lo establecido en el artculo 136 de la Ley Orgnica de La Corte Suprema de Justicia alegando las siguientes razones:Los daos sufridos y que proseguir sufriendo en ejercicio del derecho de propiedad con el otorgamiento irregular del Certificado de Registro... para la marca Hola E.A.S.A. mediante el cual se le ha prohibido circular en el territorio nacional con motivo de una denuncia intentada por la empresa... poseedora del registro que nos encontramos impugnandoLa Sala acuerda la suspensin de los efectos particulares del acto administrativo impugnado, por considerar que el acto recurrido en nulidad acord ratificar el registro de la marca Hola E.A.S.A., teniendo como efecto, legitimacin de la presencia en el mercado de la marca, decisiones judiciales en contra de Hola S.A. en las cuales se ha acordado prohibir la circulacin de la Revista Hola S.A.. Tal suspensin de los efectos procede en los trminos de que la Revista Hola S.A. identificada en el mercado nacional como una revista espaola, acreditada internacionalmente no puede ser impedida de su distribucin y venta en Venezuela por quien dispone del Registro Hola E.A.S.A.La anterior decisin tiene un voto Salvado de la Magistrado doctora Hildegard Rondn de Sans, por considerar, que lo que pretende Hola S.A. es suspender el acto del Registrador que niega la nulidad de un registro, que estn dados una serie de elementos anmalos: Qu es lo que se suspende? pareciera que la ratificacin de un acto tcito que ratifica por ello la decisin del Registrador de Propiedad Industrial de negar la declaratoria de nulidad absoluta. Entonces habra que suspender la vigencia del acto tcito pero no as la del acto objeto del mismo. De ser este el efecto se estara reponiendo el procedimiento administrativo al estado de que el Ministro se pronuncie, de este modo la suspensin dejara de serlo para convertirse en una propia y verdadera nulidad lo cual no es el caso, por cuento escapa de la naturaleza y objeto del artculo 136 de la Ley Orgnica de la Corte Suprema de Justicia. Y si se estima que lo que se suspende es el acto ratificando el mismo, no puede surtir tal efecto por cuanto no es un acto constitutivo que pueda ser suspendido por un acto nugatorio y su suspensin sera equivalente a acordar la medida que ha sido denegada por la Administracin, lo cual es a todas luces improcedente.Igualmente existe un voto Salvado del Magistrado doctor Humberto J. La Roche, en el que disiente del fallo que antecede, por considerar, que no parece procedente declarar la suspensin de los efectos de una declaratoria sin lugar de determinada nulidad alegada, ya que ello comportara reconocer dicha nulidad sin conocer el fondo del asunto. No cree saludable ordenar la suspensin de los efectos de un acto por: efectos por extensin y no derivados per se del acto impugnado. Parece dudosa la provisionalidad de la circulacin de la revista en aplicacin del artculo 588 del Cdigo de Procedimiento Civil, por cuanto ello excede de los lmites del artculo 136 de la Ley Orgnica de la Corte Suprema de Justicia. CASO TIMBERLAND [8]

El objeto del recurso es el acto denegatorio tcito del Ministerio de Fomento de declarar la nulidad absoluta de un registro de marca por estimar el recurrente que tal otorgamiento era violatorio de lo dispuesto en el ordinal 2 del artculo 19 de la Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos; no es el registro de la marca Thimberland otorgado al ciudadano Michele Cascarano para distinguir zapatos clase 39 (producto nacional).Se requiere para la procedencia de la medida cautelar una necesaria e indispensable consonancia entre el objeto de la suspensin solicitada y el objeto del recurso, de no existir es improcedente la medida prevista en el artculo 136 de la Ley Orgnica de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud de suspensin esta dirigida a eliminar temporalmente los efectos del Registro N118.919-F, otorgado a favor del ciudadano Michele Cascarano no al acto denegatorio tcito del Ministerio de Fomento que se niega a ejercer la potestad anulatoria en la forma en que le fuera solicitado, sobre el cual no podra recaer, dada su naturaleza, el efecto suspensivo de la medida. En efecto, la suspensin de un acto denegatorio tcito como el que es objeto de la solicitud precautelar estara destinada a sustituir la voluntad del rgano (Ministro) que tcitamente ha negado una solicitud, con un proveimiento que la acuerde, lo cual escapa a los poderes del Juez contencioso administrativo en esta etapa preliminar del proceso.La anterior sentencia tiene Voto Salvado de los magistrados doctores: Cecilia Sosa Gmez y Alfredo Ducharne Alonzo, quienes discrepan del anlisis y valoracin de las circunstancias de hecho que condujeron a la mayora a la determinacin de que en el presente caso la aludida consonancia entre objeto del recurso y objeto de la solicitud no estaban dadas, en efecto el objeto del recurso no es otro que la declaratoria de nulidad de la Resolucin que otorga el Registro N 118.919-F al ciudadano Michele Cascarano por violar el principio de cosa juzgada administrativa en virtud de haberle sido concedida con anterioridad al recurrente. No compartimos el criterio segn el cual el objeto del recurso de nulidad es el acto denegatorio tcito del Ministro de Fomento que se niega a ejercer la potestad anulatoria.... Se trata de la nulidad de la referida Resolucin, ya que el objeto del recurso de nulidad no puede en modo alguno ser un acto tcito, sino un verdadero y propio acto susceptible de ser atacado directamente.En el presente caso se produjo un acto que afecta la esfera de intereses del recurrente, el cual fue recurrido por va de reconsideracin y jerrquico, sin que se hubiera producido decisin alguna al respecto. Sin embargo tal ausencia de pronunciamiento no significa que el objeto del juicio intentado sea un acto denegatorio tcito sino el mismo acto que fuera impugnado en sede administrativa, en este caso la resolucin N 118.919-F. Por otra parte, sera una contradiccin en s misma afirmar que se ha interpuesto un recurso de nulidad contra una negativa tcita, lo cual equivale a decir, contra una ausencia de pronunciamiento, ya que de ser as el medio de impugnacin correspondiente a la solucin del caso (visto que se ha desconocido la existencia de un acto firma) no sera el contencioso de nulidad sino el recurso por abstencin o negativa y de ser as la demanda en su momento debi ser declarada inadmisible.

Denominacin comercial, marca de fabrica, semejanza entre marcasCASO KLOREX Y CLOREX[9]Entre los distintos tipos de marcas que pueden ser amparadas por registro se cuenta la modalidad de la denominacin comercial, que est referida al nombre o logo comercial, o la combinacin de ambos que identifica a determinada empresa o industria, y el cual puede ser dismil total o parcialmente, o corresponder al nombre de la persona jurdica solicitante, incluyendo o no la sigla que por su constitucin corresponda como empresa mercantil, fondo de comercio o sociedad civil; cuya razn de ser primordialmente es la de darle un sentido comercial al giro de la empresa y el tener una marca general que distinga los diferentes productos que ofrece. Como se aprecia, bajo la denominacin comercial se identifica la persona jurdica, titular de esa denominacin.Cuando la Direccin de Marcas del Ministerio de Fomento otorg el registro marcario a la denominacin Qumica Industrial S.C. debe entenderse que est referido dicho otorgamiento a la persona jurdica que se identifica bajo esa denominacin comercial, es decir la sociedad mercantil en nombre colectivo Hermanos Hong Turipe Por consiguiente no puede esgrimirse como argumento contra la patente solicitada que sta haya sido otorgada indebidamente a una denominacin comercial, sin personalidad jurdica, ya que esta no existe ni puede entenderse independiente de la persona jurdica que representa. El verdadero sentido de la Ley, es que para juzgar la confundibilidad entre marcas, la misma debe resultar evidente del anlisis conjunto de los componentes de ambas y no de un examen por separado de los mismos, porque es la marca en su conjunto lo que en definitiva, constituye el signo diferenciador de cualquiera otra registrada.Hay que determinar si la marca cuyo registro se pretende (Klorex) considerada en conjunto con todos los elementos que la integran, puede o no coexistir en el mercado con la marca Clorox, propiedad de la empresa opositora. Al respecto se observa:Sostiene el accionante que el parecido tanto literal como fontico de las marcas en conflicto impide su convivencia pacfica en el mercado.En materia de registro de propiedad industrial existen pocas reglas establecidas con un valor permanente, fijo e inamovible para concluir en la confundibilidad de marcas; sin embargo a manera simplemente enunciativa, se pasa de seguidas a enumerar aqullos parmetros tiles a los efectos de concluir la confundibilidad entre marcas. Son stos, brevemente:a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un anlisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca, la confusin debe resultar de la simple comparacin que se haga a simple vista o de odas.b) Dentro de ese examen no puede obviarse, la apreciacin de la fuerza expresiva o impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, vendran a constituir la imagen figurativa y/o fontica caracterstica individualizada a recordar por el consumidor, fundamentalmente.c) Se deben comparar las marcas a travs de la totalidad de las slabas y letras que constituyan la integridad de los vocablos especficos. Tomando siempre en cuenta que las marcas complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente, esto es, atendiendo a sus elementos fonticos y grficos, entre otros.d) Debe tomarse en cuenta la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura, su finalidad aplicativa y su mbito comercial.e) En cuanto al parecido fontico, la acentuacin, sin que constituya por s sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias, al punto que pueden coexistir marcas nominativas con algunas slabas idnticas, si el resto de las slabas que integran la palabra y su acentuacin ortogrfica o prosdica difieren de tal suerte que evitan toda posibilidad de confusin.Aplicando los anteriores lineamientos al estudio comparativo de ambas marcas en conflicto: Clorox y Klorex, se observa que si bien existe una cierta similitud en la primera slaba de las palabras, parecido que deriva del hecho de la pronunciacin idntica de la primera slaba por el sonido coincidente en nuestro idioma de las letras C y K; sin embargo, tal parecido no resulta suficiente para concluir en su similitud y por ende, en la incompatibilidad de stas en el mercado. Para que exista parecido fontico entre dos marcas comerciales, suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario que tal parecido resulte de la comparacin que en su conjunto se haga de dichas marcas, y no del minucioso anlisis de cada uno de sus elementos, principio que se aplica por partida doble cuando se trata de una marca compleja (caracterstica que distingue a la marca Klorex cuyo registro se solicit) pues, en ese caso, la existencia de elementos distintos, tanto literales como grficos, hace perder relevancia al parecido fontico, por lo que se hace necesario que en las dos slabas que integran las marcas en conflicto coincidan las voces de forma ms evidente.Si bien en el caso existe cierta similitud fontica entre ambas marcas, sta no es suficiente por s sola para evitar su coexistencia pacfica en el mercado, puesto que desde el punto de vista fontico la segunda slaba con el solo cambio de una letra por otra o por e, consigue un resultado de tal suerte distinto que altera incluso la pronunciacin prosdica de la palabra: Clorox, que se pronuncia en forma similar a la palabra cloro con acentuacin neutra y , Klorex con acentuacin prosdica ms pronunciada en la segunda slaba Klorx.En cuanto a la composicin grfica y literal de la marca que se pretende Klorex, cuya descripcin formulada ante la Direccin pertinente del Ministerio de Fomento es como sigue: ...Qumica Industrial S.C. lleva la palabra Klorex y se observan dos gallos, uno a la derecha y otro a la izquierda y debajo de la palabra Qumica Industrial S.C. se observa una palabra que dice Hnos. Hong. En tanto, la descripcin de la marca Clorox es la siguiente ...consiste en el diseo de una etiqueta contentiva de un rombo de trazo grueso, en tono oscuro, sobre fondo claro, con la particularidad de que esta figura se repite en el interior del rombo, pero en trazo ms fino, tambin en tono oscuro; en el centro de los rombos se lee la palabra Clorox, en letras maysculas de tono oscuro. Se reivindica el conjunto descrito.Ambas marcas estn dirigidas a identificar productos de igual naturaleza (artculos de limpieza clase 4) lo que las identifica como productos de uso bsico; sin embargo el examen comparativo, con base a las reglas ya establecidas y particularmente en la que norma el atinente a las marcas compuestas, no puede ser ms concluyente. Los elementos literales, grficos y fonticos que en su conjunto constituyen la marca Klorex, como son la procedencia del producto, Qumica Industrial, Hnos. Hong, el diseo con los gallos a ambos lados de la palabra Klorex, impiden en su conjunto que el consumidor a una primera impresin de la marca as plasmada en la etiqueta, conforme a la nomenclatura y diseo descritos en el expediente, puede confundirla con la marca Clorox, lo que en criterio de la Sala, permite su coexistencia pacfica en el mercado y, por tal motivo, se desecha la denunciada transgresin al numeral 11 del artculo 3 de la Ley de Propiedad Industrial.

Marca comercial lo que comprende la marca comercial. Los supuestos de prohibicin de adopcin y registro de marca.

CASO JOY Y EAU DE JOY DE JEAN PATOU[10]

El artculo 27 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que la marca comercial comprende:...todo signo, figura o dibujo, palabra o combinacin de palabras, leyenda o cualquiera otra seal que revista novedad, usados por una persona natural o jurdica para distinguir los artculos que produce, aqullos con los cuales comercia o su propia empresa...

Ello implica que la marca comercial no es ms que una forma de distinguir a la empresa o a la mercanca que la empresa produce o comercia, siendo el caso que, tal forma de distincin, para poder tener proteccin registral debe ser novedosa, vale decir, ser distinta de la ya usadas por otras personas. Todo ello conlleva a que el legislador haya estimado pertinente establecer los supuestos de signos, figuras, dibujos, palabras o combinaciones de palabras, leyendas o seales que no pueden ser usados como marcas y que, adems no pueden gozar de la proteccin registral.

El artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial seala tales supuestos en sus numerales 11 y 12 y prohbe la adopcin y el registro de las siguientes marcas: (i) en primer trmino, de la marca que se parezca, bien sea en el campo grfico o en el campo fontico, a otra marca ya registrada para los mismos o anlogos artculos; (ii) en segundo trmino, de la marca que pueda ser confundida con otra ya registrada; y (iii) finalmente, de la marca que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad. Todos estos supuestos de prohibicin de adopcin y registro de marca, tienen una doble justificacin. Primero, hacer operativo la proteccin que el artculo 3 de la Ley de Propiedad Industrial otorga al que tiene el registro frente al que no tiene el registro, mediante la presuncin que goza el titular del registro de ser el propietario de la marca; segundo, proteger al pblico consumidor y ordenar el mercado, por cuanto el desorden marcario producido por el uso indiscriminado de todo tipo de signos como marcas, evidentemente sera susceptible de crear una situacin de caos y confusin que no permitira la correcta identificacin de los productos y empresas. La primera y segunda prohibicin sealadas claramente hacen efectivo el efecto preclusivo de la marca y, la tercera y ltima hace referencia, entre otros puntos, al aspecto de la marca notoria que imposibilita el registro de una marca en usurpacin de la marca notoria, aun sin existir un registro, previo, por la confusin que creara el uso inadecuado de la marca notoria.

En el caso de autos, la Resolucin impugnada deneg el registro solicitado por la actora, por cuanto estim que la pedida Eau de Joy de Jean Patou, se parece tanto fontica como grficamente a la marca registrada cual es irregistrable de acuerdo a lo previsto en el numeral 11 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, la Administracin consider irregistrable la marca solicitada, por cuanto, en su criterio Joy es notoria, razn por la cual la marca Eau de Joy de Jean Patou poda indicar una falsa procedencia o cualidad.

Al respecto la Sala observa que para determinar la procedencia o no de las denuncias efectuadas por la actora, debe determinarse primero si la marca Joy y la marca solicitada Eau de Joy de Jean Patou se parecen grfica o fonticamente de forma tal que la segunda no deba ser registrada al darse el supuesto de irregistrabilidad al cual se refiere el numeral 11 antes indicado. Vistas las marcas como una totalidad sin descomponer artificialmente tales marcas, resulta claro para esta Sala que el parecido de ambas es menor que sus diferencias, ello, ya que el agregado de las palabras Eau de y de Jean Potou al trmino Joy (todos vocablos que evocan al pas de Francia) adiciona suficientes elementos diferenciadores a la marca solicitada respecto de la marca simple y aislada Joy registrada con anterioridad.

Por tanto, para la Sala pueden convivir en el mercado sin posibilidad de confusin la marca solicitada Eau de Joy de Jean Patou y la marca ya registrada Joy, para designar productos del mismo tipo, pero titulares distintos, lo que, conlleva a considerar incorrecta la aplicacin que, al caso de autos, pretendi hacer la Administracin de la prohibicin contenida en el numeral 11 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

La argumentacin anterior evidencia que tampoco nos encontramos en el presente caso, ante un supuesto en el cual la marca solicitada pueda ser confundida con la ya registrada, ya que, como antes se dijo, ambas tienen elementos diferenciadores suficientes que permiten su coexistencia, por lo que no cabe tampoco en el presente caso la aplicacin de la primera de las prohibiciones de registro previstas en el numeral 12 del artculo 33.Igualmente tampoco puede interpretarse que, de ser considerada la marca Joy como una marca notoria, el uso de la marca Eau de Joy de Jean Patou, pueda desviar la apreciacin sobre el origen de esta segunda marca en el pblico medio, para considerarla distintiva de un producto de otra procedencia o calidad. Ambas marcas, se insiste, contienen elementos diferenciadores suficientes que evitan toda confusin a este respecto, lo que determina, finalmente, la inaplicabilidad, al caso que nos ocupa, de la causal de irregistrabilidad contenida en el numeral 12 del artculo 33.

La sentencia anterior tiene un voto Salvado de la Magistrado Dra. Hildegard Rondn de Sans por considerar que la nocin doctrinaria y de Derecho Comparado sobre la marca notoria, podan haber sido utilizadas como fuentes del derecho para darle su sentido correcto y no el que equivocadamente le atribuye la administracin. Este era el motivo fundamental de la nulidad y no los criterios empleados para la determinacin del parecido, utilizados en el fallo, que disocian los elementos constitutivos de una marca compleja a los fines de efectuar comparaciones inadmisibles para el Derecho Marcario.

Marca notoriamente conocida. CASO HEINZ Y HENIO[11]La circunstancia de que una marca pueda considerarse y calificarse como notoriamente conocida, atendiendo a la concurrencia de especiales caractersticas destacadas por la doctrina especializada en la materia, as como por convenciones internacionales y algunos textos normativos en el derecho comparado, implica otorgarle por tal virtud una especial proteccin dirigida a evitar que marcas idnticas o similares a las que cuentan con tal carcter puedan llegar a gozar en determinado pas de la proteccin jurdica que deriva del acto de registro por parte del organismo competente, aun y muy especialmente en ausencia de registro en dicho pas de la marca que se estima como notoriamente conocida.Sin entrar a emitir pronunciamiento sobre si cuenta o no la marca opositora con las cualidades o caractersticas que suelen exigirse para dispensar el aludido calificativo de notoriamente conocida, estima la Sala que la proteccin excepcional reclamada tendra sentido en la medida que se tratara la referida opositora de una marca que no gozara de la debida proteccin derivada del registro en el pas, ms no es ste el caso planteado, por cuanto encontrndose registrada Heinz y contando por ello con la debida proteccin, ha de aplicarse la Ley de Propiedad Industrial frente a cualquier pretensin de registro de otra marca idntica o similar para distinguir los mismos o anlogos artculos, as como de aquella que pudiera prestarse a confusin o inducir a error por indicar falsa procedencia o cualidad, abstraccin hecha de que la marca pueda reputarse o no como notoriamente conocida, pues an contando con tal entidad, las prohibiciones descritas operan con toda virtualidad.En lo atinente al alegato de errnea apreciacin de las circunstancias de hecho que aduce la actora en el sentido de haber ignorado tanto el Registrador de la Propiedad Industrial como el Ministro de Fomento que Heinz es una marca registrada no slo como etiqueta sino adicionalmente como palabra, estima esta Sala que en la medida que lo pedido por la empresa solicitante del registro de la marca Heino era la inscripcin de la misma como etiqueta para distinguir especficos artculos o productos lcteos y sus derivados, lo procedente era llevar a cabo el anlisis dirigido a verificar si estaban dadas las circunstancias descritas en los numerales 11 y 12 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, atendiendo en principio a la comparacin entre los distintos conjuntos conformados por las etiquetas solicitada y opositora, en una visin global o integral de los mismos y no atendiendo a elementos de consideracin individual, como la sola pronunciacin de las palabras constitutivas de los nombres de las marcas.Estima la Sala que la apreciacin llevada a cabo por el Registrador de la Propiedad Industrial como por el Ministerio de Fomento, en cuanto a la inexistencia de elementos que permitieran concluir que hay similitud fontica o grfica entre tales marcas, es totalmente razonable y ajustada a las exigencias derivadas de nuestro ordenamiento, por lo que resulta improcedente igualmente la impugnacin de la actora por tal motivo y as se declara.La sentencia anterior tiene un voto Salvado de la magistrado Dra. Hildegard Rondn de Sans, por no estar de acuerdo con la decisin contenida en el fallo por cuanto en su criterio las marcas Heinz y Heino, ambas destinadas a distinguir la misma clase de productos alimenticios, presentan un parecido grfico y fontico al punto de crear el riesgo de que puedan confundirse, haciendo perder la fuerza esencial de los signos distintivos, que no es otra que la posibilidad de individualizar un artculo o servicio y permitir que el mismo sea diferenciado del resto de los ofrecidos en el mercado para el mismo gnero. El tratamiento que se hace sobre la marca notoriamente conocida no pareciera ajustarse a la nocin que sobre tales signos presenta la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. En efecto el artculo 83 letra D del texto comunitario prohbe la reproduccin, imitacin, trascripcin total o parcial de una marca conocida con independencia de la clase, tanto si el signo se destina a los mismos productos o servicios, como si se destina a productos o servicios distintos. Es decir que no pareciera cierto lo afirmado en el fallo de ser irrelevante el calificativo de marca notoria, cuando no se trata exactamente de los mismo elementos constitutivos del signo.Por otra parte observa la disidente que el hecho de que la marca Heino sea una etiqueta no impide la determinacin del parecido con una marca simple como es el caso de Heinz por las siguientes razones:1) Porque la etiqueta cuyo registro se solicitara tiene como nico elemento denominativo la palabra Heino y es por ello que el producto ser designado con tal nombre.2) Porque los elementos de conjunto que permiten concebir una marca compleja como un todo, no siempre estn presentes en las marcas constituidas por elementos grficos y denominativos a un tiempo; en las cuales lo que el consumidor efectivamente asla y visualiza es el nombre que se le atribuye al artculo sobre el cual es estampada la etiqueta3) Porque entre las marcas en conflicto, los elementos grficos constitutivos de la denominacin tiene un evidente parecido, al punto de crear riesgo de confundibilidad entre ellos.Un elemento desechado por la Corte, es la pertinencia a un mismo gnero de los productos distinguidos, lo cual no es en forma alguna irrelevante, ya que se trata por igual de productos alimenticios que, por la determinacin de la subespecie concreta a la que respectivamente pertenecen, constituye un elemento que no es posible ignorar. El criterio de la Corte en la determinacin del parecido niega la evidencia de que tanto grfica como fonticamente los signos pueden confundirse, sin que la presencia de una marca compleja, como lo es la etiqueta, pueda aportar un elemento que diluya o minimice tal riesgo de confusin.Los diferentes elementos que han de tomarse en cuenta a la hora de determinar si existe un parecido suficiente entre dos marcas, como para que resulte imposible legalmente la coexistencia de las mismas en el mercado.CASO LIMIT Y LIMITED EDITION[12]

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha venido delineando los diferentes elementos que han de tomarse en cuenta a la hora de determinar si existe un parecido suficiente entre dos marcas, como para que resulte imposible legalmente la coexistencia de las mismas en el mercado, en este sentido se ha sealado: ... existen criterios tradicionalmente reconocidos por la doctrina como los ms acertados para apreciar la semejanza entre marcas, cuya aplicacin particular a cada caso amerita sin embargo, dos precisiones previas: primero, no se trata de ninguna manera de hacer una enunciacin taxativa, toda vez que en cada caso deber examinarse con los elementos concretos que, en criterio del juzgador, conduzcan a la solucin justa del problema...Por todo lo antes expuesto puede concluirse que en materia de registro de propiedad industrial existen pocas reglas establecidas con un valor permanente, fijo e inamovible para concluir en la confundibilidad de marcas, sin embargo a manera simplemente enunciativa, se establecen ciertos parmetros:a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un anlisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca, la confusin debe resultar de la simple comparacin que se haga a simple vista o de odas.b) Dentro de ese examen no puede obviarse, la apreciacin de la fuerza expresiva o impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, vendran a constituir la imagen figurativa y/o fontica caracterstica individualizada a recordar por el consumidor, fundamentalmente.c) Se deben comparar las marcas a travs de la totalidad de las slabas y letras que constituyan la integridad de los vocablos especficos.d) Debe tomarse en cuenta la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura, su finalidad aplicativa y su mbito comercial.e) En cuanto al parecido fontico, la acentuacin, sin que constituya por s sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias, al punto que pueden coexistir marcas nominativas con algunas slabas idnticas, si el resto de las slabas que integran la palabra y su acentuacin ortogrfica o prosdica difieren de tal suerte que evitan toda posibilidad de confusin.Las denominaciones Limit y Limited Edition, tiene varias semejanzas, en particular que el primer trmino se encuentra comprendido en la primera palabra del segundo y por otro lado que ambas denominaciones identifican productos de la misma clase: Productos de Tabaco, Clase 17. En este sentido podra existir la posibilidad de confusin en el consumidor, respecto a ambas marcas.

No obstante, debe tenerse en cuenta el conjunto de los trminos, no separando partes de la frase. As se tiene que el hecho de que la primera denominacin conste de una sola palabra y la segunda de dos ya produce una significativa afectacin distintiva en el nimo o conciencia del consumidor. Sucede que la marca Limited Edition se encontraba registrada nicamente en cuanto a los vocablos se refiere, lo cual excluye el aspecto referente a la figura externa que sin duda es tan o ms importante al momento de identificar el producto.

En este sentido, y en virtud de que no se ha probado, ni alegado que la marca Limit se presentase de una forma grfica similar a la marca Limited Edition considera este Alto Tribunal que no existe entre ellas semejanza suficiente como para impedir su coexistencia en el mercado, y en tal sentido la decisin del Registrador de la Propiedad Industrial es conforme a derecho y as se decide.

Existe un Voto Salvado de la Magistrado Dra. Hildegard Rondn de Sans por considerar que cada uno de los elementos con los cuales se desecha el parecido de las marcas enunciadas, rechazndose el riesgo de confusin entre ellas, son contrarios a la doctrina que rige en la determinacin de los parecidos entre signos distintivos. El efecto de conjunto que ha de apreciarse entre dos signos en conflicto alude a dos signos complejos, esto es aquellos que estn integrados por una variedad de elementos entre los cuales podran aparecer figuras, colores y designaciones, que en su globalidad producen una diferencia sensorial, perfectamente individualizable, en confrontacin con el signo contentor. Esta tesis est destinada a impedir que se aslen alguno de los elementos del conjunto para alegar en base a ello, la posibilidad de confusin entre las marcas, cuando la sola presencia de una representacin grfica, de un color, de una disposicin geomtrica resulta irrelevante en el efecto global que el signo despierta en el consumidor. Mal puede aplicarse esta tesis cuando se trata de dos signos nominativos, en uno de los cuales aparece, como nico elemento el calificativo que el otro utiliza para su designacin.

Por otra parte utiliza la Corte como segundo argumento que la marca Limited Edition haba sido registrada con independencia de color y estilo, es decir, solamente con respecto a los vocablos que la constituyen. Este argumento no lo desarrolla la Corte, por lo cual habra que presumir que la marca en conflicto Limit, s est delimitada con lo que respecta a color, disposicin grfica, etc. , esta argumentacin adems de carecer de desarrollo se presenta como contraria a la lgica de la situacin, por cuanto el registro de una denominacin con independencia de las modalidades, confiere un derecho mucho ms amplio que el de la marca especificada, de aquel en el cual se determinan los elementos grficos esenciales.

Seala la sentencia como ltimo argumento que no se ha probado de manera alguna (...) que la marca Limit se presentase de una forma grfica similar, si quiera, a la marca Limited Edition con lo cual considera que no hay semejanzas que puedan afectar su coexistencia. El anterior argumento no es aplicable en criterio de la disidente a las marcas exclusivamente nominativas, como es el caso de las que se encontraban en conflicto, cuyo poder identificador radica en los trminos que la constituyen y no en la forma como son representadas. En el caso presente era ms que palpable el riesgo sealado, por cuanto la marca solicitada utiliza como nico elemento el calificativo que conforma a la marca registrada.Inadmisibilidad del amparo autnomo por estar pendiente un amparo cautelar solicitado ante otro tribunal.CASO BIOTECH LABORATORIOS C.A.[13]Interpusieron accin de amparo autnomo ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo contra la amenaza inminente, posible manifiesta e incontestable de que el Registrador de la Propiedad Industrial considere existentes derechos de propiedad intelectual por otorgamiento de patentes de productos farmacuticos, como supuesto de aplicacin del artculo 87 de la Ley Orgnica de Aduanas...La Ley Orgnica de Aduanas en su artculo 87 prev la proteccin de los derechos de propiedad intelectual, a travs de la retencin en aduana de los bienes que presuntamente violen estos derechos. Ahora bien, en el caso concreto de las empresas farmacuticas venezolanas, los productos que ellos importan (principios activos y productos farmacuticos) no se encuentran protegido por derechos de propiedad intelectual, ya que la Ley de Propiedad Industrial vigente prohbe expresamente el patentamiento de productos farmacuticos. No obstante, visto que notoriamente el Registrador de Propiedad Industrial ha venido aceptando solicitudes de patentes de productos farmacuticos y otorgando patente sobre dichos productos, la empresa farmacutica venezolana se encuentra ante la clara e incontestable amenaza, vista las actuaciones materiales y actos administrativos que en este sentido ha realizado y dictado, de que el Registrador de Propiedad Industrial impida el desaduanamiento de los principios activos y productos farmacuticos que importen la empresas farmacuticas venezolanas por considerar que dichos productos se encuentran protegidos por patentes otorgadas y que en consecuencia su importacin presume la violacin de derechos de propiedad intelectual, supuesto de procedencia del Artculo 87 de la Ley Orgnica de Aduanas. La Corte se pronuncia acerca del supuesto de inadmisibilidad legado por el presunto agraviante, de acuerdo con el numeral 4 del artculo 6 de la Ley Orgnica de Amparo sobre Derechos y Garantas Constitucionales, el cual fundamenta argumentando que, an cuando la presente accin se fundamenta en la aparente aplicacin del artculo 87 de la Ley Orgnica de Aduanas, el supuesto cierto que motiva la amenaza de violacin es la aplicacin de la Decisin 344, por tanto al haber transcurrido ms de seis meses desde que se comenz a aplicar la misma, habra consentimiento expreso de la amenaza de lesin.Por su parte los apoderados judiciales de los accionantes rechazan tal inadmisibilidad argumentando que el amparo intentado est basado en la inminente aplicacin por parte de la Registradora de la Propiedad Industrial del artculo 87 de la Ley Orgnica de Aduanas, y o en la aplicacin de la Decisin 344, por la posible consideracin de que existen derechos de propiedad industrial por el otorgamiento de patentes de productos farmacuticos, lo cual sera inconstitucional segn su parecer, ya que, como ellos mismos sealan en su escrito libelar, tales derechos de propiedad estaran otorgados de acuerdo a lo establecido en la Decisin 344 de la Comisin Andina, los cuales no existen en materia de productos farmacuticos, ya que ... el artculo 15 ordinal 1 de la Ley de Propiedad Industrial prohbe el patentamiento de productos farmacuticos Marca compleja.CASO GRAN COLOMBIA[14]La solicitud de la marca Gran Colombia, se trata de lo que la doctrina denomina una marca compleja, ya que sta se encuentra conformada por ms de un elemento o palabras y el criterio general sostenido por esta Sala, en reiteradas ocasiones, establece que los elementos que conforman las marcas complejas se consideran como un signo nico, y no como la unin de elementos autnomos; en consecuencia, y conforme a este criterio la marca comercial solicitada Gran Colombia, debe ser considerada como un signo nico, sin embargo la Sala, en el caso sub-judice, en atencin al espritu del legislador en la vigente Ley de Propiedad Industrial, estima necesario realizar el anlisis de los elementos que conforman la marca solicitada en aras del cumplimiento de la garanta de proteccin que en su objeto contempla la Ley especial, para evitar de esta manera que exista confusin o error y de que el signo solicitado para distinguir un producto pueda indicar o inducir al consumidor a adquirir un producto que contenga una falsa procedencia.Analizadas las definiciones de Gran y de Colombia, se establece que la palabra Colombia es la palabra determinante en la frase, es el sustantivo que aunado a la otra palabra que denota una cualidad o manera de ser del sustantivo, que es el adjetivo Gran, evoca una distincin de grandeza, que tiene su origen en Colombia. Se trata, pues, de vocablos que por su etimologa misma, forma y sonido, inducen al pblico consumidor a confusin en el momento de adquirir el producto, distorsionando la verdadera procedencia del mismo.Ahora bien como supra se seal, resulta cierto que las marcas complejas deben analizarse en su conjunto y no aisladamente cada una de las palabras que la conforman, mas en el caso de autos, por lo novedoso y particular del mismo, la Sala, sin apartarse de los criterios jurisprudenciales tradicionales reiterados y sostenidos pacficamente y a los fines de no alterar ni contradecir la intencin y espritu del legislador de la materia, referida a la proteccin del consumidor en la adquisicin de producto que contengan una falsa cualidad o procedencia, considera necesario sealar que la marca solicitada Gran Colombia, per se se encuadra perfectamente dentro de las prohibiciones establecidas en el ordinal 12 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que podra inducir al consumidor en error en cuanto a su procedencia, cuando lo cierto es que el producto ser elaborado en el territorio nacional (Venezuela), creando una entelequia en la mente del consumidor, lo cual traera como consecuencia la violacin de la norma antes citada, en cuanto a la falsa procedencia; e igualmente en cuanto su cualidad, ya que el adjetivo Gran, sera indicativo de un estndar de calidad superior, respecto a otros productos del mismo rengln elaborados en igualdad de condiciones al que se pretende identificar con la marca solicitada. Registro de marca. Cuando El Registrador de la Propiedad Industrial parte de un falso supuesto al no fundamentar su negativa de registro de la marca que no es descriptiva ni ha cado en el lenguaje comn.CASO EVEREADY ENERGIZER[15]En cuanto a la negativa de registro por le Registrador Industrial en relacin a la solicitud de registro de la marca Eveready Energizer etiqueta por parte de la empresa Unin Caribe Corporation y la decisin del recurso de reconsideracin interpuesto por el recurrente debe resaltarse lo siguiente: El fundamento de la negativa del registro se bas en que no podrn adoptarse ni registrarse como marcas los trminos y locuciones que hayan pasado al uso general; y las expresiones comnmente empleadas para indicar el gnero, la especie, la naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos... Pero el fundamento de la negativa del registro como respuesta al recurso de reconsideracin planteado por la recurrente se bas en que: ...no es posible otorgar proteccin legal a la solicitud de la marca comercial Eveready, pues al examinar el trmino en cuestin se observa que indica la cualidad de los productos a distinguir como son: Bateras y pilas secas elctricas, clase 21, razn por la cual se declara sin lugar la reconsideracin solicitada.De lo expuesto se evidencia que le Registrador ignor la existencia de una marca compleja ya que slo consider uno de los tres elementos que constituyen la solicitud de registro de marca. En efecto el Registrador ignor los otros dos vocablos que conforman la marca, como los son los vocablos Alkaline y Energizer y, para negar el registro tradujo el vocablo Eveready al idioma castellano. Al respecto observa la Sala que el vocablo Eveready es un trmino artificioso de origen extranjero sin ninguna significacin en el idioma castellano, y que en el idioma ingls parece fundir dos vocablos que pudiesen significar siempre listo, por lo que de ninguna manera puede pensarse que tal marca resulta descriptiva de los productos que protege: bateras y pilas secas elctricas, clase 21.Tampoco resulta admisible que el trmino en cuestin Eveready constituya una forma de aceptacin lingstica comn, lo que lo hara no registrable como marca; pues se trata, en primer lugar, de una compleja como se estableci anteriormente y, adems, no slo no tiene significacin en el idioma castellano, sino que la administracin marcaria no explica en su decisin, la supuesta vulgarizacin del nombre cuestionado. Al no dar la necesaria fundamentacin, no slo parte de un falso supuesto, pues la marca no es descriptiva ni ha cado en el lenguaje comn; sino que adems, la decisin resulta obviamente inmotivada. Registrabilidad de marcas. La causal de irregistrabilidad del numeral 11 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. El examen de la similitud grfica o fontica entre marcas. Anlisis de la similitud del signo, segn el Tribunal Andino de Justicia.CASO CHESEBROUGH- PONDS INC. [16]

Las decisiones revocatorias adoptadas por el ciudadano Ministro de Fomento, se fundamentaron en la causal de irregistrabilidad consagrada en el numeral 11 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuyo mrito se prohbe el registro de marcas que se parezcan grfica o fonticamente a otra ya registrada, para los mismos o anlogos productos...... De otra parte, en cuanto al examen de la similitud grfica o fontica entre ambas marcas, ratifica esta Sala el criterio sostenido en casos similares al presente, segn el cual, la semejanza de los signos debe ser precisada tomando en consideracin todos los elementos grficos y nominativos que integran la marca y que permite individualizarla como producto diferenciador de productos anlogos.Este criterio resulta tanto ms relevante en el caso presente, toda vez que las marcas cuyo registro fue denegado por el ciudadano Ministro de Fomento es de las llamadas complejas, desde que estn integradas por diversas expresiones idiomticas y signos grficos que constituyen un conjunto unitario, complejo e indivisible...... como lo ha advertido esta Sala en otras oportunidades, el examen de registrabilidad de dichas marcas de fbrica deba hacerse tomando en cuenta el signo en su conjunto de modo que no cabe hacer el anlisis de cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de stos pudieran consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, no quedaran protegidas aisladamente por s solas, como un derecho exclusivo de uso, puesto que el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separadoEl principio enunciado ha sido inobservado en el caso subjudice por el ciudadano Ministro de Fomento, pues dicha autoridad administrativa, a los fines de establecer si las marcas Ponds Dreamflower; Dreamflower; Ponds Dreamflower- Talco perfumado (etiqueta), guardaban similitud con la marca comercial Desert Flower (Flor de Desierto), en lugar de analizar el conjunto que integraban las marcas en cuestin, descompuso artificialmente las palabras Dream y Flower y procedi a comparar la similitud que exista entre cada una de ellas con las palabras Desert y Flower respectivamente.Al proceder de esta manera, es claro para esta Sala que la autoridad administrativa efectu erradamente el anlisis de similitud entre las marcas en conflicto, pues como lo ha reiterado el Tribunal andino de Justicia (en trminos absolutamente aplicables a nuestro derecho interno) el anlisis de la similitud del signo debe hacerse en su globalidad o integridad, sin desmembraciones, mutilaciones o resquebrajamiento en partes materiales o acepciones gramaticales o recurriendo a la etimologa de cada parte. Es el conjunto de palabras al que debe atenderse para determinar la registrabilidad de un signo complejo y no a los elementos considerados aisladamente, pues no tienen igual significado la parte que el todo. Registro de marcas, parecido grfico y fontico entra las marcas comercialCaso LADY KRISS[17]Se obtuvo el registro de la marca KRISS, para distinguir Artculos de vestir, sombreros y calzado. Clase 39. (Productos Nacionales), fecha 16 de junio de 1980, hoy clase 25 de la Clasificacin Internacional. El Registro de la Propiedad Industrial concedi la marca comercial Kiss, es por tal razn que se solicit la nulidad del acto administrativo en cuestin, de conformidad con lo previsto en el artculo 83 de la Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos, sin que recibiera respuesta por parte de la Oficina de Registro de la Propiedad Industria. De all que ante la tcita negativa interpuso recurso de reconsideracin, as como recurso jerrquico sin que se produjera decisin por parte del Registro de la Propiedad Industrial ni del Ministro de Fomento (hoy Ministro de Produccin y Comercio). El alegato tiene por objeto la imputacin al acto recurrido del vicio de la cosa juzgada administrativa, en virtud de que el Servicio Autnomo de la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento (hoy ministerio de Produccin y Comercio) antes de conceder la marca comercial Kiss en la clase 39 ya haba decidido la titularidad de la marca comercial LADY KRISS, asimismo aleg el parecido grfico y fontico.Se Deben confrontar las marcas comerciales en conflicto para determinar si realmente el Registrador de la Propiedad Industrial tuvo que haber negado la concesin de la marca comercial KISS por ser idntica a la marca comercial LADY KRISS por estar, a juicio del recurrente incursa en las disposiciones prohibitivas contenidas en le numeral 11 y 12 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industria (el recurrente confundi los supuestos prohibitivos al pretender aplicar a una misma situacin fctica la violacin indistinta de las disposiciones prohibitivas en cuestin).La Sala Poltico Administrativa en sentencia recada en el caso Jean Patou Perfumeur Societe Anymyme vs. Ministerio de Fomento estableci las diferencias de las disposiciones contenidas en los numerales 11 y 12, cuando seal que AL primera y la segunda(...) hacen efectivo el efecto preclusivo de la marca y, la tercera y ltima referencia, (...) al respecto de la marca notoria que imposibilita el registro de una marca en usurpacin de marca notoria, aun sin existir un registro previo, por la confusin que creara el uso inadecuado de la marca notoria...Pasa la Sala a determinar si existe parecido grfico y fontico entra las marcas comercial en conflicto, en los trminos consagrados en el numeral 11 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial y a tal efecto observa: Considerando que la confusin debe resultar de la simple comparacin que se haga a simple vista o de odas y no de un anlisis por separado de cada uno de los elementos que la componen, sin olvidar en este examen, la apreciacin de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, es obvio que no puede haber parecido grfico ni fontico entre LADY KRISS, concedida en 1980 y KISS concedida en 1991.Se rechaza el argumento del recurrente en el sentido de que la palabra LADY ha pasado al uso general, por ende, incursa en la prohibicin contenida en el numeral 9 del artculo 33 ejusdem, para as pretender analizar las marcas comerciales en conflicto. No obstante lo anterior, si el nico elemento suficiente diferenciador es la letra R, tal similitud grfica y fontica tampoco es suficiente para concluir en la incompatibilidad de coexistencia en el mercado de ambas marcas comerciales, como consecuencia del principio marcario de que se deben analizar en su totalidad, tanto las slabas como las letras que la componen, es decir, en su conjunto y no separadamente, ms an, cuando se trata de una marca compleja como LADY KRISS.As mismo debe considerarse igualmente la naturaleza de los bienes que pretende distinguir la marca por lo que si pertenecen a la misma clase, se debe analizar su estructura, as como la acentuacin que se considera para establecer diferencias con marcas nominativas que poseen las mismas slabas. De all que, siendo la pretendida conflictividad de las marca comerciales LADY KRISS y KISS, debido a que se concedieron en la misma clase 39, esto es, para distinguir artculos para vestir, sombreros y calzado, debe esta Sala analizar la estructura de la marca comercial KISS y a tal efecto, observa que la descripcin del signo distintivo est escrita en letras artsticas que traducido al idioma castellano es beso, mientras que la descripcin del signo distintivo de LADY KRISS es dama kriss, y la acentuacin en la pronunciacin es totalmente distinta, en consecuencia esta Sala considera que pueden coexistir pacficamente en el mercado sin inducir en error al consumidor. En consecuencia esta Sala forzosamente concluye que la marca comercial KISS, en clase 39, rene las caractersticas de novedad y originalidad, en razn de lo cual no se encuentra incursa en la disposicin prohibitiva contenida en el ordinal 11 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.Parecido suficiente entre dos marcas, imposible coexistencia de las mismas en el mercado.CASO JOHNSON & JOHNSON. Free top y Frentop [18]

Seala la Sala los diferentes elementos que deben tomarse en cuenta para determinar si existe un parecido suficiente entre dos marcas, como para que resulte imposible legalmente la coexistencia de las mismas en el mercado.La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido delineando los diferentes elementos que han de tomarse en cuenta para determinar si existe un parecido suficiente entre dos marcas, como para que resulte imposible legalmente la coexistencia de las mismas en el mercado. En materia de registro de propiedad industrial existen pocas reglas establecidas con un valor permanente, fijo e inamovible para concluir en la confundibilidad de marcas, sin embargo, a manera simplemente enunciativa, se pasa se seguidas a enumerar aqullos parmetros tiles a los efectos de concluir la confundibilidad entre marcas. Son estos brevemente:a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un anlisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusin debe resultar de la simple comparacin que se haga a simple vista o de odas.b) Dentro de ese examen no puede obviarse, la apreciacin de la fuerza expresiva o impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, vendran a constituir la imagen figurativa y/o fontica caracterstica individualizada a recordar por el consumidor, fundamentalmente.c) Se deben comparar las marcas a travs de la totalidad de las slabas y letras que constituyan la integridad de los vocablos especficos.d) Debe considerarse la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura, su finalidad aplicativa y su mbito comercial.e) En cuanto al parecido fontico, la acentuacin, sin que constituya por s sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta para establecer las diferencias, al punto que pueden coexistir marcas nominativas con algunas slabas idnticas, si el resto de las slabas que integran la palabra y su acentuacin ortogrfica o prosdica difieren de tal suerte que evitan toda posibilidad de confusin.El punto esencial planteado en los autos, es la posibilidad de coexistencia de la marca Frentrop, registrada bajo el N 78436-F, y la marca Feetrop, los cules distinguen productos ubicados en la clase 6 de la clasificacin oficial.En este sentido el registrador de la propiedad Industrial neg la solicitud de registro de la marca Freetop, para distinguir Shampoo Anti-Caspa, por cuanto considera que ambos signos en su conjunto tienen semejanzas, indicando que en relacin a la estructura lingstica de las vocales se observa que existe identidad en su ubicacin, presentando la misma secuencia lo que conlleva a que se pronuncien de manera similar, y que los signos en estudio estn conformados por dos slabas, lo que incremento el riesgo de confusin que puede surgir entre los consumidores. Ambos signos pretenden distinguir productos de la clase 6 nacional, y que si bien, el signo solicitado identifica Shampoo anti-caspa y el signo registrado una preparacin farmacutica, ste ltimo comprende el producto del signo solicitado (shampoo anti-caspa); lo que imposibilita su coexistencia pacfica en el mercado Considerando que la confusin debe resultar de una simple comparacin de ambos signos y tomando en cuenta la apreciacin de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, para esta Sala es claro que no puede haber parecido grfico, ni fontico entre Fentop concedida en 1975 y Freetop.El efecto global de los elementos que constituyen los signos en cuestin, resultan perfectamente diferenciables para el consumidor, en razn de que no cuentan dentro de sus estructuras, con la misma secuencia de vocales. Por otra parte, se observa que la acentuacin en la pronunciacin es totalmente distinta, por provenir la palabra Freetop del idioma ingls. Esta palabra es fonetizada de manera distinta a como es fonetizada la marca Fentrop. En efecto, la primera de las slabas de la marca registrada es FEN, mientras que la primera slaba de la marca solicitada es FREE, la cual se pronuncia FRI, por ser un vocablo del idioma ingls, existiendo, entonces diferencias en cuanto a la pronunciacin entre ambos signos.Igualmente debe considerarse la naturaleza de los bienes que pretende distinguir la marca, por lo que, si bien pertenecen a la misma clase del nomenclator oficial (clase 6 especficamente), son productos diferentes, uno distingue preparaciones farmacuticas y el otro, un producto de tocador o cosmtico, los cuales tienen diferentes canales de comercializacin, por ser uno d prescripcin facultativa y el otro de libre expendio, como lo es el producto de consumo masivo shampoo anticaspa.Por otra parte, hay que tomar en cuenta la coexistencia en el mercado de las marcas desde 1993, sin que hasta los actuales momentos se haya producido confusin alguna en el pblico consumidor, as como tambin, la inaccin del entonces titular de la marca registrada Fentrop, quien no ejerci su derecho a presentar observaciones a la misma, ni impidi su comercializacin en el mercado nacional mediante acciones legales que le concede la Decisin 344 del Acuerdo de Cartagena, en su artculo 104. En consecuencia, esta Sala considera que el signo marcario Freetop no se encuentra incurso en la disposicin prohibitiva contenida en el ordinal 11 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo cual pueden coexistir ambas marcas pacficamente en el mercado sin inducir en error al consumidor.Otorgamiento de marcas iguales o parecidas, signos complejos. La posibilidad de coexistencia pacfica de signos distintivos. La integracin de la marca compleja. CASO HIT Y HI-C [19]Esta Sala observa que los criterios empleados para determinar la posibilidad de coexistencia pacfica de signos distintivos no son absolutos, sino que atienden a determinados condicionamientos que se constatan en cada situacin concreta, no constituyendo as frmulas rgidas que deben aplicarse en cada caso sin que medie la apreciacin de las circunstancias que lo conforman. Es por todo lo anterior que en casos como el de autos no es posible afirmar que los referidos criterios establecidos por la Administracin, sean inmutables y definitivos. As se establece.La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido delineando criterios interpretativos sobre la Ley de Propiedad Industrial, atendiendo siempre a la causa misma de la institucin respectiva que, en materia marcaria, se fundamenta en la necesidad colectiva de que los productos objeto del comercio contengan un signo distintivo exclusivo que sirva para diferenciarlo de otros similares en el mercado, evitando as la confusin o equivocacin del pblico consumidor, a quien asiste el derecho a no ser inducido a error en relacin con los productos de su preferencia que coexisten en un mercado de libre competencia. En coincidencia con los postulados doctrinarios en este campo, esta Sala ha sostenido el criterio conforme al cual la marca compleja es la integrada por varios elementos nominativos o grficos y nominativos, que constituyen un conjunto en su totalidad, vale decir, unitario, complejo e indivisible, el cual individualiza la marca como signo diferenciador de productos anlogos. De ah que para juzgar la confundibilidad entre marcas, cuando alguna de ellas sea de las denominadas marcas complejas, deba analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de stos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedaran protegidas aisladamente, por s solas, como un derecho exclusivo de uso, puesto que el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado.Debe determinarse si la marca registrada Hit, propiedad de la sociedad mercantil opositora, considerada en conjunto con todos los elementos que la integran, puede o no coexistir en el mercado con la marca cuyo registro se solicita (HI-C). Al respecto se observa:Entre estas dos marcas existen suficientes semejanzas grficas y fonticas como para evitar su coexistencia en el mercado, ya que la marca comercial solicitada reproduce la registrada con la nica variacin de haber incluido un guin en la palabra y sustituir la letra T por la letra C... lo que adems aparece reforzado por la situacin de que al fonetizarse tiene una pronunciacin muy similar, tanto que ello conducira al resultado de ser confundibles en el mercado.Cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carcter taxativo sino meramente enunciativo y debern ser aplicados a la luz de cada caso concreto. Algunos de estos parmetros se numeran a continuacin:a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un anlisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca; la confusin debe resultar de la comparacin que se haga a simple vista o de ser oda. En este examen debe tambin apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituiran la imagen figurativa y/o fontica caracterstica individualizada a recordar por el consumidor.b) Las marcas grficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente.c) La acentuacin prosdica u ortogrfica, sin que constituya por s sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De all que puedan coexistir marcas nominativas con algunas slabas idnticas, si el resto de las slabas que integran la palabra y su acentuacin ortogrfica o prosdica difieren a tal punto que evitan toda posible confusin.d) Debe considerarse tambin, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su mbito comercial.Aplicando los anteriores lineamientos al estudio comparativo de las marcas en pugna, se advierte, en primer lugar, que si bien stas contienen trminos integrados por tres letras, que por igual comienzan por una h seguida de la vocal i y terminan con una consonante cortante, esto es, que frena el sonido conformador del trmino, tal parecido es insuficiente a los fines de concluir en su similitud y por tanto, en su incompatibilidad en el mercado.

Se constata que la parte recurrente pretende el registro del trmino HI-C, explicando que el mismo debe ser enunciado mediante una fontica especial, que cosiste en darle al trmino HI la pronunciacin Jai, que sera correspondiente a su versin anglosajona, manteniendo para la letra c su sonido en castellano. Con todo lo anterior, HI-C se pronunciara Jai-ce, lo cual difiere completamente de la palabra de una sola slaba, HIT (pronunciada Jit). Considera as la Sala que el sentido fontico que se aspira dar a la marca en debate logra una particularidad suficiente para distinguirla del registro existente.

El examen comparativo de ambas no puede limitarse al parecido fontico entre ellas, se aade a lo referido la composicin grfica y literal de la marca HIT cuya descripcin en el Registro N 21027 es la siguiente: Marca de Fbrica HIT (Conjunto)... consiste en la palabra HIT escrita en letras ovaladas en su parte inferior y rodeadas por un tringulo equiltero que descansa sobre uno de sus vrtices, el cual tringulo en su parte superior est abierto a fin de que sobresalgan las letras HIT. Debe agregarse a lo anterior, el hecho de tener como elemento ideolgico la idea de un batazo que, en el popular juego de bisbol tiene carcter de una jugada exitosa. Por su parte la palabra que pretende registrarse consiste exclusivamente en la palabra HI-C

As el examen comparativo con base alas reglas establecidas, revela que los elementos literales, grficos y fonticos, que constituyen la marca HI-C impiden, en su conjunto, que el consumidor a una primera impresin de la marca as plasmada en la etiqueta, pueda confundirla con la marca HIT.

A la inconfundibilidad entre ambas marcas, se suma, por una parte el hecho de que la expresin HI-C es constitutiva de un signo distintivo precedentemente registrado en Venezuela, cuya titularidad corresponde actualmente a la firma recurrente, y que distingue productos similares (alimentos incluyendo jugos de frutas y de vegetales, frutas, vegetales - clase 46 -) a los que corresponden a la nueva solicitud de registro (aguas minerales y gaseosas, naturales y artificiales y otras bebidas no alcohlicas, jarabes, - clase 45-); y por la otra el hecho de que la marca HI-C precedentemente registrada, ha coexistido por ms de treinta aos con la marca HIT pacficamente, ya que no consta en los autos que haya habido impugnaciones, solicitudes de nulidad, ni que en la vida diaria de las transacciones comerciales, se sepa de conflictos entre las dos empresas productoras por motivo del uso de sus respectivos signos. Ambos elementos, tambin favorecen la coexistencia entre ambas marcas.

La Sala juzga procedente declarar con lugar la demanda de nulidad incoada, toda vez que, como ha quedado demostrado, los elementos distintivos de la marca solicitada HI-C, le permiten coexistir en el mercado con la marca ya registrada HIT sin posibilidad de confusin, siempre que se mantengan las caractersticas una vez otorgado el registro correspondiente.

El rgimen Comn sobre Propiedad Industrial de la Comisin del Acuerdo de Cartagena es de obligatorio cumplimiento en Venezuela. Los requisitos, el procedimiento para el registro de las marcas comerciales y los efectos de ste, segn dicho Acuerdo. El carcter subsidiario de los textos legales que cada Estado desarrolle dentro de su territorio sobre propiedad industrial.CASO DIARONA [20]En materia de propiedad industrial es menester atender a las disposiciones contenidas en la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 4.676 Extraordinario, del 18 de enero de 1994, con las cuales se estableci el Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial y que constituyen normas de aplicacin comn y de obligatorio cumplimiento para todos los Estados signatarios. El artculo 114 dispone que : El registro de la marca caducar si el titular no solicita la renovacin dentro del trmino legal, incluido el perodo de gracias, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisin. Asimismo, ser causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los trminos que acuerde la legislacin nacional del Pas Miembro.De igual forma, el artculo 114, que forma parte de las disposiciones Complementarias de la Decisin 344, destinadas estas ltimas, a regular el alcance de la normativa comunitaria y su vinculacin con la legislacin nacional de cada Estado Miembro; as, el mencionado artculo establece el carcter subsidiario de las disposiciones legales que cada Estado desarrolle dentro de su territorio sobre la propiedad industrial, en los siguientes trminos: Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisin, sern regulados por la legislacin nacional de los Pases Miembros.En Venezuela, es la Ley de Propiedad Industrial, publicada en Gaceta Oficial N 25.227 del 10 de diciembre de 1956, el texto que rige la materia en cuestin en el mbito nacional. En sta adquiere relevancia, a los fines de pasar al anlisis del caso concreto sometido al conocimiento del Tribunal, el artculo 83, el cual dispone:Ordenado el registro de la marca, el interesado deber presentar al Registrador el timbre fiscal correspondiente a que se refiere el artculo 47 de esta Ley, dentro del plazo de treinta das, contados a partir de la fecha de circulacin del Boletn de la Propiedad Industrial en que aparezca publicada la concesin del registro. Si el interesado no hiciere la entrega a que se refiere este artculo, quedar sin efecto la resolucin del Registrador sobre el registro y nulas las actuaciones respectivas. Estos hechos se harn del conocimiento pblico por medio del Boletn de la Propiedad Industrial.En el presente caso el Director General del Ministerio de Industria y Comercio, actuando por delegacin de atribuciones y firma del Ministro de ese despacho, dict el cato administrativo objeto del presente recurso de nulidad, declarando sin lugar el recurso jerrquico ejercido contra la decisin del Registro de Propiedad Industrial mediante la cual se declar la caducidad del registro de la marca comercial DIARONA para distinguir sustancias qumicas, preparaciones farmacuticas, perfumera (clase 06 nacional), por no haberse efectuado el pago de las tasas correspondientes, vale decir, por no haber realizado el referido pago dentro del plazo de 30 das contados a partir de la fecha de circulacin del Boletn de la Propiedad Industrial en el que apareci publicada la concesin del registro de la marca; ello conforme lo pauta el transcrito artculo 114 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con lo previsto en los artculos 47 y 83 de la Ley de Propiedad Industrial.Tanto en sede administrativa como en la judicial, la parte actora aleg haber enfrentado una situacin econmica poco satisfactoria que le impidi hacer el pago de las tasas a que se refiere el artculo 47 de la Ley de Registro Pblico, como consecuencia de la crisis econmica que afect para ese momento a todas los sectores de la vida nacional; sin embargo, no aport probanza alguna mediante la cual apareciera demostrado su estado financiero. Por otra parte, es preciso observar que la difcil situacin econmica que ha incidido negativamente sobre todos los sectores del pas, a la cual se ha referido la parte actora para justificar que no dispona de las cantidades dinerarias requeridas a fin de realizar el pago de los derechos de registro, no era un fenmeno novedoso para el momento en que debi cumplir con esta obligacin. En efecto, desde la dcada de los setenta, la economa venezolana ya se haba visto seriamente afectada por un proceso inflacionario sostenido y relativamente alto, registrando uno de sus mayores valores en 1989 y luego en 1994. De all que para esta Sala, es ste un hecho notorio mas no imprevisible, toda vez que ha sido un fenmeno constante, presente en la vida nacional durante los ltimos treinta aos. En el caso de autos, acordado el registro de la marca el 12 de julio de 1989, y declarada su caducidad en fecha 2 de junio de 1994 en virtud de la ya mencionada falta de pago de las tasas dentro del plazo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, mal poda esgrimir la actora, como fundamento de su defensa, el alegato segn el cual medi para la poca una causa de fuerza mayor, consistente en el deterioro econmico que han sufrido todas las estructuras del pas en razn de la crisis de la misma naturaleza, pues es caracterstica fundamental de esta eximente de responsabilidad el que sea una circunstancia imprevisible para el deudor, quien es en este caso, el administrado; y, como ya se indic, esta problemtica que ha prevalecido en Venezuela por tantos aos, era visible. Esto significa que una vez iniciado por la sociedad demandante el procedimiento para solicitar el registro dentro del plazo de 30 das contados a partir de la fecha de circulacin del Boletn de la Propiedad Industrial en que aparezca publicada su concesin. As no existiendo una causa de fuerza mayor que implicara para la actora un obstculo para realizar el pago, esta Sala considera improcedente tal alegato.Derecho de Autor. El titular del derecho de explotacin puede, en lugar de ceder una o varias de las modalidades de explotacin de la obra, conceder a terceros una licencia de uso. El Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la accin intentada por la sociedad mercantil CORPORACIN PROKOMPRA 2.002, C.A. contra la sociedad mercantil DEPORTES H.K., C.A.

Caso obra audiovisual The AB Shaper[21]El expediente llega a la Sala Poltico Administrativa remitido por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del rea Metropolitana de Caracas, en expediente contentivo del juicio que, por Derecho de Autor, la sociedad mercantil CORPORACIN PROKOMPRA 2.002, C.A. contra la sociedad mercantil DEPORTES H.K., C.A., a fin de que la Sala se pronuncie acerca de la regulacin de jurisdiccin.

El demandante fundamenta su accin de conformidad con lo establecido en los artculos 1,2,12,19,23,39,41,42, 109 y 110 de la Ley de Derecho de Autor, estimando la misma en la cantidad de Treinta y Dos Millones Trescientos Cuarenta Mil Bolvares (Bs. 32.340.000,00) con su correspondiente indexacin calculada mediante experticia complementaria al fallo definitivo. Asimismo, solicitaron que se declarara expresamente la titularidad de los derechos autorales sobre la obra audiovisual The AB Shaper; la prohibicin de reproducir, comunicar o distribuir por cualquier medio dicha obra audiovisual.En el libelo la parte actora expuso entre otras en que el ao de 1996, la empresa Tristar Products, Inc., domiciliada y regida por las leyes de los Estados Unidos de Amrica, introdujo al mercando de dicho pas la maquina denominada AB Shaper, consistente en un aparato para ejercicios fsicos abdominales, el cual es comercializado en ese pas mediante el sistema de ventas por televisin, y es entregado a los compradores junto con un catlogo y un videocasete en formato VHS, contentivo de material promocional e instrucciones para el correcto uso del AB Shaper. Seal que para la realizacin de dicha obra audiovisual, la empresa Tristar Products, Inc. contrat al productor Tara Borakos, quien produjo, grab y edit el video denominado The AB Shaper, contentivo de instrucciones de uso y material promocional de dicho aparato. Expres que siendo una obra realizada por encargo, la Tristar Products, Inc. se constituy en titular y tenedora exclusiva, a nivel internacional, de los Derechos de Autor sobre la mencionada obra audiovisual. Que para la comercializacin del producto AB Shaper en Venezuela, la empresa Tristar Products, Inc., cedi en forma exclusiva, a la Corporacin Prokompra 2.002, C.A., los Derechos de Autor sobre la mencionada obra audiovisual, quedando dicha empresa facultada de manera exclusiva para ejercer tanto los derechos de explotacin econmica como la defensa de los derechos morales correspondientes, quedando en consecuencia su representada como la nica parte autorizada por Tristar Products, Inc. para divulgar, comercializar, exhibir o de cualquier forma comunicar pblicamente, total o parcialmente, la referida obra audiovisual, as como para ejercer en el territorio venezolano las acciones legales que fueren eventualmente necesarias para la mejor defensa de los derechos concedidos. Asimismo expuso que una vez iniciada la comercializacin del producto AB Shaper por su representada, que se vende tambin en Venezuela acompaado con un catlogo y un videocasete contentivo de la obra audiovisual, se detect la presencia en el mercado venezolano de un aparato similar para ejercicios fsicos denominado AD Forma y/o AB Shaper. el cual es distribuido y comercializado en Venezuela por las empresas Beauty Supply, C.A., Novedades El Califa, C.A., Deportes H.K., C.A., y Deportes del Futuro, C.A.. Expres que dicho aparato se venda acompaado de un videocasete ilegal o videopirata contentivo de una reproduccin fiel y exacta, de la obra audiovisual denominada The AB Shaper. Por lo tanto, dichas compaas estaban utilizando la referida obra audiovisual The AB Shaper de manera ilegal, ya que la Corporacin Prokompra 2.002 C.A., es la nica titular de los Derechos de Autor de dicha obra, representante y cesionaria de dichos Derechos de autor en el territorio venezolano.

El 27 de noviembre de 1998, oportunidad de la contestacin de la demanda, la abogada Maria del Carmen Gutirrez Lousa, inscrita en el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo el nmero 28.836, actuando en su carcter de apoderada judicial de la sociedad mercantil DEPORTES H.K., C.A., consign escrito donde, opuso la cuestin previa de falta de jurisdiccin del juez para conocer de la presente causa, alegando que la misma corresponda a la Administracin Pblica, fundamentada en los siguientes trminos:

En consecuencia, ante el desconocimiento y la incertidumbre que genera el no haberse establecido, con toda precisin -(ni de alguna otra forma)- en que fecha supuestamente la parte actora inici la comercializacin del producto en la Repblica de Venezuela, nos vemos forzados a sealar la falta de jurisdiccin de este Tribunal con respecto a la Administracin Pblica, toda vez que, la pretensin que nos ocupa deber ser dilucidada por la Direccin Nacional del Derecho de Autor ....

(omissis)

En efecto ciudadano Juez, en el Titulo VIII de la Ley Sobre Derecho de Autor, cuya aplicacin la parte actora invoca, se establece el mbito de ampliacin de la misma, hacindose especial consideracin en caso de obras extrajeras (como la que supuestamente nos ocupa)-, a la fecha en que por primera vez haya sido publicada dentro de nuestra Repblica (Artculos 125 y siguientes) para que se encuentre tutelada, o no, por la referida Ley.-

Ahora bien, al no existir referencia a fecha alguna para determinar si la obra de marras se encuentra amparada por la citada Ley, corresponde exclusivamente al Servicio Autnomo Direccin Nacional del Derecho de Autor, el pronunciamiento respectivo; y como quiera que el artculo 59 del Cdigo de Procedimiento Civil expresamente consagra el carcter de orden pblico que tiene la falta de jurisdiccin del Juez, respecto de la administracin pblica, pudiendo declararse an de oficio en cualquier estado e instancia del proceso, es por lo que formalmente solicitamos de este Tribunal que, como punto preliminar, decida sobre la falta de jurisdiccin aqu invocada, con los pronunciamientos de Ley.

En sentencia interlocutoria de fecha 26 de enero de 1999, el Juzgado a quo declar sin lugar la cuestin previa opuesta, alegando que:

Ahora bien, en el presente caso y circunscribindonos al orden de prelacin antes establecido, podemos observar que el promovente de la falta de jurisdiccin opuesta fundament su solicitud, tal y como se seal anteriormente, en el hecho de que al no existir referencia alguna para determinar si la obra de marras se encontraba amparada por la Ley Sobre Derecho de Autor corresponda exclusivamente al Servicio Autnomo Direccin Nacional de Derecho de Autor, el pronunciamiento respectivo, el Tribunal observa:

El artculo 139 de la Ley Sobre Derecho de Autor dispone que Son competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos al derecho de autor y dems derechos protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Primera Instancia en lo penal, segn los casos, salvo en los supuestos en que la misma Ley atribuye competencia a los Juzgados de Parroquia o Municipio.

Ahora bien, de la norma supracitada se desprende sin ningn gnero de dudas que este Tribunal tiene plena jurisdiccin para conocer sobre los asuntos judiciales relativos al derecho de autor, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, siendo as, es deber de esta Juzgadora declarar improcedente la Falta de Jurisdiccin formulada por la parte demandada y as expresamente se decide.

En fecha 1 de febrero de 1999, la apoderada judicial de la demandada, abogada Mariela Josefina Morales Guedez, inscrita el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo el nmero 52.950, present escrito impugnando la anterior decisin, mediante el recurso de regulacin de jurisdiccin.

Para decidir, la Sala observa:

Estamos en presencia de un contrato de cesin de derechos donde el autor u otro titular del derecho cede o licencia a un tercero para que explote la obra de acuerdo a las modalidades determinadas en el contrato.

La Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos determina los supuestos para la explotacin de la obra por terceros.

El primer supuesto aparece previsto en el artculo 50 de la Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, segn el cual el derecho de explotacin puede ser cedido a ttulo gratuito u oneroso, pero, salvo pacto expreso en contrario, la cesin se presume realizada a ttulo oneroso.

Ahora bien, de acuerdo al ltimo prrafo del artculo 50 de la mencionada ley, el titular del derecho de explotacin puede, en lugar de ceder una o varias de las modalidades de explotacin de la obra, conceder a terceros una licencia de uso, no exclusiva e intransferible, lo que no supone una transferencia de derechos por parte del titular -originario o derivado-, sino de una simple autorizacin para que utilice la obra de acuerdo a las modalidades contempladas en la licencia y la remuneracin convenida.

Pero, si bien la licencia no confiere titularidad al licenciatario, pues no hay traslacin de derechos, el contrato respectivo se rige por sus propias previsiones y por las disposiciones atinentes a la cesin de los derechos de explotacin, en cuanto sean aplicables (artculo 50, in fine).

Esa aplicabilidad, mutatis mutandi, de los principios de la cesin a los contratos de licencia, est referida, fundamentalmente, a la presuncin de onerosidad (Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, artculo 50, segundo pargrafo); a la limitacin de la autorizacin a las modalidades de explotacin pactadas contractualmente (artculo 51 y 21 del Reglamento); al principio de la remuneracin proporcional, salvo en los casos permitidos por la ley (artculos 55 y 56), y a la prueba del contrato por escrito (artculo 53 y 23 del Reglamento).

Por lo tanto, la Ley en comento consagra a favor de los titulares de derechos, las acciones civiles de tipo declarativo; inhibitoria o prohibitorias; conminatorias; remocin o destruccin; y la accin por daos y perjuicios. Adems, seala que las autoridades competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos a los derechos autor sern los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil o bien los de Parroquia o Municipio.

Adems, el Cdigo de Procedimiento Civil en su artculo 1 entiende la jurisdiccin civil en sentido lato, por oposicin, a los otros mbitos de la administracin de justicia, de modo que la intencin del legislador es la de comprender en las reglas de unos principios procedimentales comunes, las jurisdicciones especiales de la rama civil. Se consagra la unidad de la jurisdiccin, establecindose que la jurisdiccin civil, salvo disposiciones especiales de la Ley, se ejerce por los jueces ordinarios de conformidad con las disposiciones especiales de ese Cdigo. Se recoge as en este artculo que el Juez ordinario es el Juez por excelencia y debe ejercer la plenitud de la funcin jurisdiccional, pero se deja a salvo lo que dispongan las leyes especiales.

Conviene aclarar que son tres las distinciones que corresponde hacer respecto al mbito de la funcin pblica de administrar justicia: la jurisdiccin civil, jurisdiccin penal y jurisdiccin contencioso administrativa, las cuales pueden denominarse jurisdicciones ordinarias en cuanto son fundamento comn de otras jurisdicciones que tienen atribuidas especficamente ciertas funciones, con rganos, procedimientos y leyes sustantivas propias, y que reciben por ello el nombre de jurisdicciones especiales. As, de la jurisdiccin civil se desmembran las jurisdicciones especiales, como son la del trabajo, la mercantil, agraria, de trnsito, de menores y de hacienda.

En este sentido, se ha querido salvaguardar el establecimiento de algunas jurisdicciones especiales, como son la del trabajo, la de menores y de hacienda. Pero, en materia de derechos de autor, el legislador no consider necesario la creacin de una jurisdiccin especial para casos como el de autos y as lo estableci en el artculo 139 de la Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexo que determina:

Son competentes para conocer asuntos judiciales relativos al derecho de autor y dems derechos protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera Instancia en o Civil y de Primera Instancia en lo Penal, segn los casos, salvo en los supuestos en que esta misma Ley atribuye competencia a los Juzgados de Parroquia o Municipio.

Por otra parte, se observa que la Direccin Nacional del Derecho Autor es el organismo estatal que, adems de llevar el registro centralizado de la produccin intelectual, se encarga de fiscalizar a las entidades de gestin colectiva; de servir de rbitro en los conflictos que se presenten entre las partes vinculadas a la creacin, administracin, produccin o uso de las obras y dems productos protegidos; de imponer sanciones a los entes de gestin que incumplan sus obligaciones legales o en aquellas faltas a la Ley no tipificadas como delito; de supervisar a las empresas y organizaciones cuyas actividades den lugar al goce o ejercicio de los derechos reconocidos legalmente; y, en fin, cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley sobre el Derecho de Autor. As se declara.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala determina que corresponde al Poder Judicial, a travs de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisin de las acciones civiles ya sean de carcter declarativo; inhibitorias o prohibitorias; conminatorias; remocin o destruccin; y la accin por daos y perjuicios, por cuanto la atribucin conferida en materia de derecho de autor a la Direccin Nacional del Derecho Autor, est dirigida nicamente a registrar, fiscalizar, arbitrar, imponer sanciones en aquellas faltas a la Ley no tipificadas como delito; de supervisar a las empresas y organizaciones cuyas actividades den lugar al goce o ejercicio de los derechos reconocidos legalmente; y, en fin, de cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley sobre el Derecho de Autor, de conformidad con el artculo 130 subsiguientes de Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Por lo tanto, su conocimiento y decisin nica y exclusivamente corresponde a los rganos jurisdiccionales, segn lo dispuesto en los artculos 1, 19, 109 y ss y 139 de la Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos y el artculo 1 del Cdigo de Procedimiento Civil. As se declara. Por las razones antes expuestas, esta Sala Poltico - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la accin intentada por la sociedad mercantil CORPORACIN PROKOMPRA 2.002, C.A. contra la sociedad mercantil DEPORTES H.K., C.A.

III. Sentencias del Tribunal Andino de Justicia en materia de patentes y marcas

Interpretacin Prejudicial de los artculos 1, 2, 4 y 28 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera. Interpretacin de oficio de los artculos 27 y 29 de la misma (Patentes de invencin)Caso THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. [22]Patente: COMPUESTOS FARMACEUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCION DE DESORDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES.

Acta como demandante la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. La interpretacin se plantea en razn de que la fi