La dilución de una marca registrada. Una protección extensiva a marcas

notoriamente conocidas que no requiere de confusión ni de competencia para su

procedencia

La Ley. Revista Jurídica Paraguaya, Año 35, Nº 11, diciembre de 2012, p. 1725/1737.

Silva Duarte, Federico Silva Duarte, Federico Jorge (1)

1. Introducción

El desarrollo de la sociedad, con la consecuente creación de grandes centros urbanos y

comerciales, la especialización en el trabajo y las nuevas tecnologías, propiciaron la

creación de un mercado de oferta y demanda en donde se persigue la entera satisfacción de

los consumidores de productos determinados (2). Para el efecto es necesario conocer el

origen de estos productos, poder diferenciarlos unos de otros, y saber que los mismos

tienen una determinada calidad. Su comercialización a gran escala en tiempos y espacios

extensos les confieren un renombre (goodwill) (3), que hace los consumidores los vuelvan a

adquirir. En gran parte ello se consigue mediante marcas registradas, las cuales hoy en día

dejaron de ser meros elementos diferenciadores del origen y calidad de los productos

marcados, para convertirse en agentes fundamentales para construir el renombre adquirido

por éstos, estampando en la mente del consumidor una garantía anónima e impersonal de

satisfacción capaz de generar un deseo de obtener más satisfacción. Ello hace que las

marcas en si vendan los productos. Para que una marca alcance éste tipo de renombre el

propietario debe hacer inversiones considerables para posicionarla, las cuales son

protegidas por la ley mediante la doctrina de la dilución de una marca notoriamente

conocida, que constituye una excepción al principio de especialidad, extiende la protección

más allá del concepto tradicional de la violación del derecho de marcas por confusión, y

opera sin necesidad de ésta ni de competencia entre los productos marcados. Sin embargo, a

más de una década de la entrada en vigencia de la Ley 1.294/98, que incorporó a nuestro

derecho positivo la doctrina de la dilución, ésta sigue siendo uno de los conceptos más

difíciles de entender en materia marcaria, abundando los casos en que se interpreta que

cualquier marca merece la protección excepcional, y que debe existir confusión y

competencia entre los productos marcados para su procedencia (4). Por tanto, el presente

trabajo demostrará que la dilución de una marca registrada es una doctrina limitada a casos

excepcionales, que solo protege la distintividad diferenciante que poseen las marcas

notoriamente conocidas y no cualquier marca, que no requiere de confusión ni de

competencia para materializarse, pudiendo hacerlo aún en su ausencia.

Para probar el punto el trabajo se dividirá en cinco partes, incluida ésta introducción. En la

segunda se hará una breve referencia a las funciones tradicionales de las marcas, y en

especial la función publicitaria que hoy poseen las marcas notoriamente conocidas, que la

doctrina de la dilución protege. En la tercera se explicará que es una marca notoriamente

conocida, y la protección extendida que la ley confiere a éstas. La cuarta expondrá el

concepto de la doctrina de la dilución de una marca registrada, y los requisitos para su

procedencia. En la quinta parte se consignarán las conclusiones finales.

2. Funciones tradicionales de las marcas. La función publicitaria y su protección

Las funciones básicas de las marcas consisten en indicar el origen de los productos

marcados, distinguirlos de otros, y garantizar que responden a un estándar de calidad

determinado (5).

Las marcas, sin embargo, como consecuencia del desarrollo del marketing de los productos

marcados, desempeñan también una función publicitaria. La misma se relaciona con el

hecho que una marca registrada para distinguir a un determinado producto tiene escaso

valor sin publicidad, y a su vez cuando se encuentran involucrados productos, la publicidad

carece de valor sin una determinada marca que los identifique (6). Una marca puede tener

un cierto atractivo en y por si misma, el cual hace que el público le atribuya características

positivas al signo. Pero en general, una marca debe ir adicionalmente "cargada" por

mensajes publicitarios en los cuales la misma desempeña un rol, o por el renombre

adquirido por ésta: por ejemplo, por que los productos vendidos bajo la marca tienen una

buena reputación. En contrapartida esa marca para el público se convierte en la síntesis de

un mensaje publicitario más extenso o más complejo, y como tal comunica dicho mensaje,

porque éste es evocado por el público cuando se encuentra frente a la marca. Esto quiere

decir que la marca, junto con el mensaje publicitario, transmite el renombre del signo

creado por la publicidad. Ello genera una asociación entre el producto marcado y el

mensaje transmitido por la publicidad, que automáticamente emerge en la mente del

consumidor al ver la marca. Consecuentemente, la función publicitaria de una marca

envuelve su habilidad de atraer la atención del consumidor hacia el producto marcado, en

virtud de ciertas cualidades distintivas, unicidad, poder de venta, y magnetismo comercial,

inherentes a la marca (7). Comprende su habilidad de crear una impresión o símbolo de

calidad del producto marcado en la conciencia del consumidor (8).

Adicionalmente, a través del tiempo las marcas registradas de productos ampliamente

publicitados paulatinamente van adquiriendo notoriedad, convirtiéndose en un símbolo de

las experiencias de los consumidores con los productos marcados. Esto es capaz de hacer

que las marcas representen un cierto renombre en y por sí mismas, pues: los productos a los

cuales se encuentran adheridos son altamente estimados por un segmento considerable del

público; o, las marcas transmiten una cierta imagen de lujo y/o exclusividad; o, en general,

éstas se asocian a un estilo de vida, característica, o actitud de los consumidores de los

productos marcados. Esta situación hace que las marcas se emancipen de los productos en

relación a los cuales se usan, y adquieran una reputación intrínseca (9). Con ello, en lugar

de servir como agentes de los productos que los llevan, las marcas evocan expectativas que

son, hasta cierto punto al menos, independientes de cualquier grupo de productos en

particular.

Las marcas desempeñando la función publicitaria constituyen potentes instrumentos de

venta de los productos que identifican, pues son conductos de comunicación mediante los

cuales se comunican sus cualidades a los consumidores (10). De este modo las marcas se

convierten en elementos que estimulan la demanda de los productos, que ayudan tanto a su

venta como a crear y retener clientela.

Reconociendo ésta situación, el Convenio de Paris puso a quienes lo ratificaron bajo la

obligación de rehusar o cancelar el registro, y de prohibir el uso de una marca

confusamente similar a una marca notoriamente conocida (11). Sin embargo la obligación

aplicaba solo a marcas de bienes, no de servicios, y requería de confusión para operar. Ello

determinó que la obligación sea modificada por el Acuerdo sobre los ADPIC, que la

extendió a servicios, y estableció que la protección debe abarcar no solo situaciones en que

existe confusión por similaridad, sino que debe extenderse a casos en que el uso de la

marca puede indicar una conexión entre el producto y la marca notoriamente conocida, si

ello es capaz de lesionar los intereses del propietario de ésta última (12). Acogiendo estos

principios, pese a que tradicionalmente el derecho marcario está limitado por el principio de

especialidad, protegiendo a las marcas solo para los productos en la clase del nomenclador

en que fue solicitada y registrada (13), la Ley 1.294/98 prohibió el registro como marca de:

los signos que constituyen una reproducción, imitación, traducción, transliteración o

trascripción de un signo distintivo idéntico o similar a otro notoriamente conocido en el

sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

productos a los que se apliquen, cuando su uso y registro puede causar confusión o un

riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del

signo o la dilución de su fuerza distintiva (14).

Ahora, como ni el Convenio de Paris, ni el Acuerdo sobre los ADPIC, ni la Ley 1.294/98

definen que es una marca notoriamente conocida, en la sección siguiente se expondrá en

qué consisten éstas.

3. Marcas notoriamente conocidas

La doctrina considera notoriamente conocidas a aquellas marcas en relación a las cuales un

segmento considerable del público tiene conciencia, como consecuencia de su uso

extendido y continua publicidad (15). Según jurisprudencia en ellas convergen su difusión

entre el público consumidor de los productos al que las marcas se refieren, proveniente del

uso intensivo de las mismas, y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos

interesados por la calidad de los productos que ellas amparan (16). Sin embargo, la

determinación de si una marca es notoriamente conocida o no, y por tanto acreedora de la

protección especial que la Ley 1.294/98 le confiere contra su dilución no es tarea fácil.

Conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, para el efecto debe tomarse en cuenta la notoriedad

de la marca en el sector pertinente del público en el territorio involucrado en el uso,

inclusive aquella obtenida como consecuencia de su promoción en dicho lugar (17).

Según jurisprudencia la notoriedad implica algo que es evidente y claro, de público

conocimiento (18). Ahora, la doctrina efectúa una distinción entre los distintos grados de

notoriedad (19). Consecuentemente diferencia las marcas notorias de las de alto renombre.

Estas últimas son conocidas por gran parte del público consumidor de los productos

marcados. En la realidad sin duda estos grados de notoriedad se darán, y también habrá

otros. Pero como no todas las marcas notorias poseen similar grado de notoriedad, sólo una

clase de marcas notorias, las de alto renombre, son las que merecen la protección especial

que confiere la Ley 1.294/98, y se consideran en sentido estricto notoriamente conocidas.

Los fallos han seguido este sesgo de manera uniforme (20).

La notoriedad de una marca se evalúa tomando en consideración factores como la

propaganda, su efectiva presencia en cualquier lugar, y sobre todo la calidad del producto

marcado, unida a la aceptación unánime de los consumidores (21). La adquisición de

notoriedad constituye un grado superior que la mayoría de los titulares marcarios pretenden

alcanzar, pero solo unos pocos efectivamente lo hacen (22). Llegar al status en cuestión

implica haber alcanzado un nivel de aceptación en el público consumidor que es

consecuencia del éxito que el producto marcado ha tenido en éste, que la marca por si es

capaz de transmitir.

Por lo general, las marcas notoriamente conocidas están asociadas con productos de muy

buena calidad, que a su vez son ampliamente publicitados. Sin publicidad la marca no

puede ser conocida.

Ahora, debe tenerse presente el hecho de que a fin de que se pueda juzgar el grado de

notoriedad de una marca (si es que lo tiene), se debe producir evidencia en dicho sentido, y

para la mayoría de los casos simples manifestaciones resultan insuficientes (23). Existen

algunas situaciones en las cuales en virtud al alto renombre de una marca es prácticamente

innecesario que se produzca la evidencia requerida para los otros casos, pues su carácter de

marca notoria es un hecho absolutamente público y conocido por casi todos los

consumidores actuales o potenciales, tales como cuando se encuentran involucrados signos

como: Coca Cola, Mercedes Benz, o Kodak. Sin embargo, si la situación no encuadra en

alguno de éstos casos excepcionales la demostración de notoriedad requerida por la Ley

1.294/98 debe ser respaldada por pruebas que la avalen.

En similar sentido, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI"), a

la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida debe tenerse en cuenta

cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la misma tiene dicho carácter, que

quien alega existe debe probar aportando información suficiente (24). En particular, debe

tenerse presente el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector

pertinente del público, que debe abarcar: los consumidores reales y/o potenciales de los

productos a los que la marca se aplica; las personas que participan en sus canales de

distribución; y, los círculos comerciales involucrados en el tipo de productos en cuestión.

Cuando se determina que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector

pertinente del público de un territorio, ésta se considera notoriamente conocida en dicho

país. En relación a ello, la jurisprudencia ha determinado que el hecho de que una marca

sea notoriamente conocida debe probarse en referencia a si un número considerable de

personas la conocía suficientemente como para conferirle protección (25). La notoriedad de

la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus (26).

Conforme la OMPI, sin embargo, la consideración de la marca no debe limitarse al grado

de prominencia entre los consumidores de una determinada área geográfica, debiendo

además incluir otros parámetros, tales como: la duración, la magnitud y el alcance

geográfico de cualquier utilización de la marca; la duración, la magnitud y el alcance

geográfico de cualquier promoción de ésta, incluyendo su publicidad o propaganda, tanto

como la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que la misma se aplica;

la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro,

en la medida en que reflejen el uso o el reconocimiento de la marca; la constancia del

ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, y en particular, la medida en que las

autoridades competentes le hubieren conferido protección por su notoriedad; y, el valor

asociado a la marca (27).

Los factores de referencia fueron trazados por la OMPI a modo de pautas para asistir a las

autoridades en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, por lo cual no

constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. A la hora de evaluarlos

es necesario tener presente la buena o mala fe del titular o proponente de la marca en

conflicto. La determinación en cada caso depende de las circunstancias particulares del

mismo. Para decidir pueden tenerse en cuenta factores adicionales, no listados

anteriormente.

Algunos países, como los Estados Unidos de América, incorporaron algunas de las

recomendaciones de la OMPI a su legislación, que establece una marca es famosa si es

ampliamente reconocida por el público consumidor del país en general como una

designación del origen de los productos de su dueño (28). Según la legislación citada, para

determinar si una marca posee el grado necesario de reconocimiento deben tenerse en

cuenta todos los factores relevantes, incluidos: la duración, extensión, y alcance geográfico

de la publicidad de la marca; la cantidad, volumen y extensión geográfica de las ventas de

los productos marcados; y, la extensión del reconocimiento efectivo de la marca. La

diferencia entre una marca notoriamente conocida o de alto renombre, y una marca famosa

es solo de grado, por lo que los parámetros para identificarlas son similares.

Los factores también fueron considerados por la Corte Europea de Justicia, que determinó

el requisito relativo al renombre se materializa si la marca es conocida por una parte

significativa del público interesado en los productos marcados (29). En el examen de este

requisito deben tomarse en consideración todos los elementos relevantes, y en particular: la

cuota de mercado que la marca posee, la intensidad, la extensión geográfica y la duración

de su uso, así como la importancia de las inversiones para promocionarla. En el ámbito

territorial el requisito se cumple cuando el renombre existe en una parte sustancial de un

país.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina siguió un sesgo similar, al considerar que

para determinar la notoriedad de un signo deben tenerse en cuenta factores tales como: el

grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente del público; la extensión

geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de un país; el valor de la inversión

ya sea para promover al signo o el establecimiento, actividad, o los productos a los que

aplica; las cifras de ventas y de ingresos del titular tanto en el plano internacional como en

el país donde se pretenda su protección; el grado de distintividad del signo; su valor

contable como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en

obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; la existencia de

actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo

en el país; y, los aspectos de comercio internacional tanto como la existencia y antigüedad

de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país o en el extranjero

(30).

Ahora, una marca puede solo ser notoriamente conocida dentro de un nicho de mercado, e

igual obtener protección. La teoría de la "fama de nicho" se refiere a marcas notoriamente

conocidas en un mercado discreto, o en un segmento de mercado especializado, que son

relativamente desconocidas fuera de dichos mercados, o que son notoriamente conocidas en

áreas limitadas de territorio (31). La misma fue acogida favorablemente por jurisprudencia

al determinarse que la reputación de una marca debe ser evaluada en relación al sector

relevante del público con respecto a los productos para los cuales la misma fue registrada,

pudiendo tomarse en cuenta tanto el público en general como un sector más especializado

(32). En éste último caso la sofisticación de los potenciales compradores de los productos

marcados debe también ser considerada al efecto (33).

Sintetizando lo expuesto, las marcas notoriamente conocidas que merecen una protección

excepcional contra la dilución, en los términos del artículo 2 (g) de la Ley 1.294/98, son

aquellas que han transcendido sus funciones originales de indicar el origen, distinguir a sus

titulares de otros, e indicar la calidad de los productos, y han adquirido la facultad de

irradiar atracción, lo cual trae consigo la capacidad de vender los productos marcados y les

confiere un valor publicitario tanto como un magnetismo comercial inherente, que se

expanden más allá del producto inmediato que identifican. Deben gozar de un grado de

reconocimiento en el sector pertinente donde se comercian los productos marcados, que

puede abarcar el mercado en general, o un nicho del mismo. En la mayoría de los casos,

salvo situaciones en que se ven involucradas marcas realmente famosas, la parte que alega

la existencia de la notoriedad debe aportar evidencia suficiente tendiente a demostrarla. No

bastan simples afirmaciones. Por ello la Ley 1.294/98 les confiere una protección

excepcional contra su dilución, cuyos caracteres se explicaran en la siguiente sección.

4. La dilución de una marca notoriamente conocida

Como aquellas marcas que poseen una diferencialidad distintiva son ampliamente

publicitadas, por lo general es sobre la base de dichas marcas que los consumidores pueden

distinguir entre productos similares en el mercado (34). Consecuentemente, la prevención

de la confusión y del engaño requiere de un control legal sobre los productos sobre los

cuales una marca determinada puede ser puesta (35). Estas marcas, sin embargo, son

tratadas como propiedad privada, por lo cual hoy existe legislación que permite al

propietario resguardar el renombre que una marca notoriamente conocida ha desarrollado

(36). Por ello la legislación marcaria hoy protege la diferencialidad distintiva particular de

las marcas registradas, pues una vez que se tornan notoriamente conocidas constituyen

valiosas herramientas de marketing con un importante poder de venta inherente. Esta

protección tiene lugar mediante provisiones contra la dilución, como la contenida en el

artículo 2 (g) de la Ley 1.294/98, que constituye una excepción al principio de especialidad,

extiende el resguardo más allá de los productos para los cuales una marca notoriamente

conocida se encuentra registrada, y opera sin necesidad de que exista confusión o engaño.

Pero en qué consiste la doctrina de la dilución.

Básicamente puede definírsela como la disminución de la capacidad de una marca

notoriamente conocida de identificar y distinguir los productos a los que se aplica mediante

usos no autorizados sobre otros productos, a pesar de la presencia o ausencia de confusión,

error, engaño, o competencia entre los signos involucrados (37).

Los primeros atisbos de la doctrina se vislumbraron en Inglaterra en 1898 (38), y luego en

Alemania en 1925 (39). Sin embargo sus bases modernas fueron sentadas en 1927 por

Frank E. Schecther en un artículo en el que sostuvo la verdadera función de una marca

consiste no solo en identificar los productos a los cuales esta adherida como satisfactorios,

sino también estimular nuevas compras por parte del público consumidor (40). Describir

una marca meramente como un símbolo de renombre, sin reconocer en las mismas el poder

de en efecto crear y perpetuar renombre, ignora el aspecto más importante de la naturaleza

de una marca, siendo éste el que mayor protección requiere. Hoy una marca notoriamente

conocida no es simplemente un símbolo de renombre, pero muchas veces constituye el

agente más efectivo para crear renombre, imprimiendo en la mente del público una garantía

anónima e impersonal de satisfacción, que a su vez genera un deseo de obtener más

satisfacción. De hecho una marca distintiva y notoriamente conocida vende el producto a la

cual esta adherida, y cuanto mayor es su distintividad y renombre, más efectivo es su poder

de venta.

La razón subyacente en una acción por dilución de una marca notoriamente conocida está

dada por el hecho que una atenuación o menoscabo de la misma, emergente del uso no

autorizado por otro, constituye una invasión de los derechos de propiedad del titular de la

marca notoria, lo cual da lugar a un agravio comercial independiente, que debe ser evitado

y reparado (41).

Precisamente, la lesión generada por la dilución de una marca con notorio renombre es

causada por la apropiación de su valor publicitario, que erosiona la reputación, el

magnetismo comercial, la cualidad distintiva, y el poder de venta incorporado en la marca

(42). Una de las razones que sustentan la protección contra la dilución, consecuentemente,

se basa en el hecho que la gradual erosión del magnetismo comercial o valor publicitario de

una marca constituye una lesión al derecho de propiedad de la misma, contra el cual debe

conferirse una protección similar a aquella otorgada contra las violaciones usuales de los

derechos de marca materializadas por confusión o engaño (43). Ello es así pues en el

mundo comercial moderno la distintividad de una marca y su unicidad hacen que la misma

se diferencie en el mercado, con lo cual no solo ayuda a un comerciante a crear clientela,

pero además a retenerla.

La preservación de la reputación e identidad única de una marca notoriamente conocida y el

poder de venta que la misma evoca es fundamental para que el propietario pueda proteger y

retener su renombre (44). Otros comerciantes frecuentemente pretenden explotar el poder

de venta de una marca notoriamente conocida con el fin de promocionar sus propios

productos. Cuanto mayor es el valor publicitario de una marca, mas grande es el riesgo de

que una apropiación pueda tener lugar. Todo uso no autorizado de una marca notoriamente

conocida por otros comerciantes es capaz de hacer que los consumidores gradualmente la

vayan desasociando de los productos de su titular (45). Esto hace que la reputación y la

identidad única de la marca se empañen, tanto como que su poder de venta se erosione, y

por ende se diluya. El propietario de la marca normalmente invierte grandes sumas en

publicidad para construir ésta reputación y poder de venta o valor publicitario. El

crecimiento de su negocio depende del crecimiento del significado e importancia de su

marca. Es por ello plenamente justo que el propietario pueda proteger este valioso activo

contra apropiaciones por terceros no autorizados, tanto como que éstos no puedan obtener

ventajas promocionales para sus productos a expensas del titular de una marca

notoriamente conocida. La usurpación del poder de venta o valor publicitario de una marca

de éste tipo resulta comercialmente perjudicial para su titular, y menoscaba tanto el

renombre del signo como del negocio del sujeto (46).

La dilución puede presentarse bajo dos formas: dilución por empañamiento (blurring); y,

dilución por degradación (tarnishment).

La dilución por empañamiento emerge de la difuminación o pérdida del carácter distintivo

de la marca (47). Constituye la infracción tradicional comprendida por la teoría de la

dilución, tal como la concibieran quienes pusieron sus bases. Tiene lugar cuando el carácter

único y distintivo de una marca notoriamente conocida se debilita mediante la asociación

que surge de la similaridad entre un signo y una marca notoriamente conocida que

perjudica su distintividad. Ello se materializa cuando los consumidores ven la marca

notoriamente conocida aplicada a o usada en conexión con una variedad de productos,

similares a los identificados por ésta o no. Como consecuencia de ello la significancia única

y distintiva de la marca para diferenciar una fuente puede diluirse y debilitarse. Su

procedencia no requiere confusión en cuanto al origen, auspicio, afiliación o conexión de

los productos identificados por las marcas en conflicto, ni que los mismos compitan entre

sí. Basta con que el uso del signo inferior materialice un aprovechamiento indebido de la

reputación de la marca notoria, o que cause un perjuicio a la fuerza distintiva o a la

reputación de aquélla. Como ejemplos de su aplicación pueden citarse: un caso en que se

impidió que la marca Polaroid, notoriamente conocida en el segmento de las cámaras

fotográficas y películas, se utilizase para productos de calefacción y refrigeración (48); y,

otro caso en que el Augusta National Golf Club, propietario de la marca "Masters" para

llevar a cabo, organizar promover y auspiciar torneos de golf (49), prohibió que la palabra

"Masters" sea usada por otra institución para llamar a un torneo de golf "Ladies Masters at

Moss Creek Plantation," pues de permitirse el uso el valor de la marca del demandante se

erosionará, un poco ahora y más luego, hasta que la magia del "Masters", un afamado

torneo de golf, se disipará mortalmente o incluso se desvanecerá completamente (50).

La dilución por degradación tiene lugar cuando la distintividad y el magnetismo comercial

de una marca notoriamente conocida capaz de evocar satisfacción y atraer la atención del

público sobre el producto marcado es perjudicada cuando se la asocia a productos de

inferior calidad, o a productos de un carácter inmoral o insalubre, o cuando la marca es

expuesta en un contexto desagradable, capaz de evocar pensamientos negativos en relación

a los productos del titular de la marca (51). En estos casos la reputación y el magnetismo

comercial de la marca notoriamente conocida se ven afectados cuando el público le

atribuye las características negativas de los productos del usurpador que la usa sobre éstos

sin autorización. Como ejemplos donde se aplicó la doctrina pueden citarse: un caso en que

Coca Cola accionó contra una persona que vendía posters con la leyenda "Enjoy Cocaine"

en rojo y blanco, imitando la forma en que se usa el slogan "Enjoy Coca-Cola", pues el uso

era capaz de empañar la marca Coca-Cola al poder los consumidores entender que la

empresa era responsable por promocionar una droga peligrosa en forma jocosa (52); otro en

que el equipo de futbol americano Dallas Cowboys demandó a una productora de películas

pornográficas por usar los uniformes de las porristas del equipo con su marca registrada

(53); y, otro en que los propietarios de la marca de ropa interior Victoria's Secret

demandaron a una persona que tenía un sex-shop llamado "Victor's Little Secret", en el cual

vendía revistas y películas pornográficas, lencería erótica, juguetes sexuales, y otros

artículos relacionados con el sexo (54).

El espíritu de la legislación marcaría es el de evitar la confusión (55). Sin embargo, para la

procedencia de la dilución, en cualquiera de sus vertientes, no es necesario que exista

confusión. Afirmando ello los fallos han determinado que la dilución es una injuria que

difiere materialmente de aquella emergente de la confusión ortodoxa (56). Aún ante la

ausencia de confusión, la potencia de una marca puede debilitarse por su uso no autorizado

por parte de otros. Esta es la esencia de la dilución. La confusión lleva a una injuria

inmediata, mientras que la dilución es una infección que si se permite se expanda

inevitablemente destruirá el valor publicitario de la marca. La confusión no constituye un

elemento necesario para que tenga lugar la dilución, pues el propósito de la doctrina es

proteger un activo adquirido contra su deterioro (57).

La doctrina de la dilución aplica a casos en los que se ven envueltos tanto competidores

como no competidores (58). No requiere que los productos estén en la misma clase del

nomenclador. Ello es así pues el mal que la legislación pretende remediar no es la

confusión pública causada por productos similares vendidos por competidores, sino una

expansión cancerosa de productos disimilares que se nutren de la reputación de marcas

notoriamente conocidas. Otorga al titular de una marca notoriamente conocida la misma

protección contra usos de su marca por otros incluso sobre productos con diferentes

propiedades descriptivas, registrados en otras clases. Ejemplos de ello pueden encontrarse:

en un caso que Rolls-Royce, el fabricante de automóviles y motores de aviones impidió que

una empresa vendiera tubos de radio bajo la marca Rolls-Royce (59); y, otro en que el

conocido fabricante de plumas fuente y artículos de escritura Waterman impidió que una

persona vendiera afeitadoras bajo la misma marca (60).

Ahora, los fallos también han determinado que debe existir una marcada similitud entre las

marcas en conflicto para que la dilución se materialice (61). Por ende la doctrina solo aplica

a casos en que las marcas involucradas son idénticas, o cuando las similitudes entre ambas

son obvias.

5. Conclusión

En base a lo expuesto, se ha demostrado que la dilución de una marca notoriamente

conocida tiene lugar cuando su identidad es gradualmente dispersada mediante usos no

autorizados por terceros de signos idénticos o similares sobre productos de cualquier clase,

o cuando su reputación es menoscabada a través del empleo de signos de éste tipo para

apelar a los sentidos del consumidor de un modo que afecta el poder de atracción de la

marca notoria. Incorporando la doctrina, nuestra legislación prohíbe el registro como marca

de signos que reproduzcan, imiten, traduzcan, transliteren o transcriban una marca

notoriamente conocida, sin importar la clase de productos a los cuales ésta se aplica,

cuando su uso y registro son susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con

el titular, o significan un aprovechamiento de la notoriedad de la marca notoria o la dilución

de su fuerza distintiva (62). Ahora, la protección legal no se confiere a cualquier marca,

sino solo a aquellas que gozan de un alto renombre. Las mismas son aquellas que

trascendieron sus funciones originales de indicar el origen, distinguir a sus titulares de

otros, e indicar la calidad de los productos, y que poseen un valor publicitario tanto como

un magnetismo comercial inherente, que se expanden más allá de los productos inmediatos

que identifican, y venden los productos por sí mismas. Deben tener reconocimiento en el

sector pertinente donde se comercian los productos marcados, que puede abarcar el

mercado en general, o un nicho del mismo. Salvo situaciones que involucren marcas

realmente famosas, la parte que alega una marca es notoriamente conocida en el mercado

en general o en un nicho del mismo debe aportar evidencia suficiente para demostrarla. No

bastan simples afirmaciones. La doctrina puede operar aún en la ausencia de confusión o de

competencia entre los productos marcados. Aún sin confusión o competencia la potencia de

una marca notoriamente conocida puede debilitarse por su uso no autorizado por parte de

terceros para identificar otros productos, lo cual la diluye. Sin embargo, la aplicación de la

doctrina debe limitarse a casos en que los signos en conflicto son idénticos, o muy

similares.

6. Bibliografía

6.1. Doctrina

-Bone, R.G. "Hunting Goodwill: A history of the concept of Goodwill in Trade Mark Law"

[2006] 86 Boston University Law Review 547.

-Cohen Jehoram, T. et. al. "Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized

National Trademark Law" Kluwer Law International: Alphen aan den Rijn (2010).

-Evans, A.C. ‘Trade Marks and Consumer Interests in EEC Law' [1983] 32 The

International and Comparative Law Quarterly 241.

-Fernández Novoa, C. "Fundamentos del Derecho de marcas" Montecorvo: Madrid (1984).

-Gyngell, J. et. al. "A User's Guide to Trade Marks and Passing Off" Butterworth: London

(2nd. ed.; 1998).

-Leimer, J.A. "Trademark Dilution in the United States" [1993] 62 Trademark World 15.

-Masterton, F. "Trademark Dilution and Confusion at Sponsorship in United States,

German and English Law" [1986] 17 International Review of Industrial Property and

Copyright Law 80.

-McCarthy, J.T. et al. "McCarthy's Desk Encyclopaedia of Intellectual Property" BNA

Books: Washington, D.C. (3rd ed. 2004).

-Mc. Carthy, J.T. "McCarthy on Trademarks and Unfair Competition" West Group: St.

Paul (4th ed.: 2004).

-Mostert, F.W. "Well Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global

Village?" [1986] 86 The Trademark Reporter 103.

-Mostert, F.W. "Trademark dilution and confusion of sponsorship in United States, German

and English Law" [1986] 17 International Review of Industrial Property and Copyright

Law 80.

-Otamendi, J. "Derecho de Marcas" Lexis Nexis - Abeledo Perrot: Buenos Aires (5ª ed.,

2003).

-Rutherford, B.R. "Misappropriation of the advertising value of Trademarks, Trade Names

and Service Marks" [1990] 2 South African Mercantile Law Journal 151.

-Schechter, F. "The Rational Basis of Trademark Protection" [1927] 40 Harvard Law

Review 813.

-Strasser, M. "The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution

Doctrine into Context" [2000] 10 Fordham intellectual Property, Media & Entertainment,

Law Journal 375.

6.2. Leyes

-Ley 1.294/98.

-United States Code ("U.S.C.")

6.3. Fallos

-"Allied Domecq Spirits & Wine USA, Inc. c. Res. N° 432/1999 de la Secretaría de

Asuntos litigiosos y la N° 140/2002 dictadas por la Dirección de la Propiedad Industrial"

A.I. N° 162, 08/10/2003, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP

2004, 81 - LLP 2005, 479.

-"Aris-Isotoner Gloves, Inc. v. Fownes Brothers & Co." 594 F. Supp. 15, 23 (S.D.N.Y.

1983).

-"Arcor S.A.I.C. c. Resolución N° 105 de fecha 20 de diciembre del 2000, de la Dirección

de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N° 277, 12/05/2005, Corte Suprema de Justicia, Sala

Penal; publicado en: LLP 2005, 1314.

-"Argencard S.A. c. Res. N° 19 del 05/02/02, dict. por la Secretaría de Asuntos Litigiosos;

y la N° 230 del 06/12/02, dict. por el Director de la Propiedad Industrial." Ac. y Sent. N°

59, 09/06/2009, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2009

(agosto), 890.

-Asunto C-375/97 "General Motors Corp. v Yplon SA" Sentencia del 14/08/99, Corte

Europea de Justicia.

-Asunto C-252/07 "Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Limited", Sentencia del

27/11/08, Corte Europea de Justicia.

-"Augusta National, Inc. v. Northwestern Mutual Life Ins. Co.", 193 USPQ 210 (SD Ga

1976).

-"Aziende Chimicke Riunite Angeline Francesco A.C.R.A.F. S.P.A. c. Res. del 7-VII-89 y

17-VIII-93" Ac. y Sent. N° 210, 28/07/1998, Corte Suprema de Justicia; publicado en: LLP

1999, 186.

-"Bayer Aktiengesellschaft c. Resol. N° 148/2003, Dict. por la Dirección de la Propiedad

Industrial" Ac. y Sent. Nº 36, 08/11/2004, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 2;

publicado en: LLP 2005, 416.

-"Casa Escauriza I.C.S.A. c. Resolución Nº 42 de fecha 13/02/02 de la Secretaría de

Asuntos Litigiosos" 30/09/2004, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en:

LLP 2004, 1,467.

-Caso "Odol", Sentencia del 11/08/ 1924, Landesgericht Elberfeld, 25 Juristiche

Wochenschrift 502, XXV Markenschutz und Wettbewerb 264.

-"Consolidated Cosmetics v. Neilson Chemical Co." 109 F. Supp. 300, 309 (E.D. Mich.

1952).

-"Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc." 346 F.Supp. 1183 (E.D.N.Y.1972).

-"Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir.

1979).

-"Kraft Foods Argentina S.A. c. Res. N° 085/04, dic. por la Dirección de la Propiedad

Industrial" Ac. y Sent. N° 23, 05/04/2005, Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial

de Asunción, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 781.

-"Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir.

1979).

-"L. E. Waterman Co. v. Gordon" 72 F.2d 272 (2d Cir. 1934).

-"McDonald's Corporation v. Joburgers Drive-Inn Restaurant (PTY)" Caso Nº 547/95,

Sentencia del 27/08/96, Corte Suprema de Sud Africa.

-"Mead Data Central, Inc. v. Toyota motor Sales, U.S.A., Inc." 875 F.2d 1026 (2d Cir.

1989).

-"Molinos Harineros del Paraguay S.A. c. Res. N°1037 de fecha 04/10/02 de la Secretaría

de Asuntos Litigiosos; y la N°410 de fecha 15/10/03, de la Dirección de la Propiedad

Industrial" Ac. y Sent. N°17, 16/03/2005, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1;

publicado en: LLP 2005, 689.

-"Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. (01-1015) 537 U.S. 418 (2003) 259 F.3d 464.

-"Mortellito v. Nina of California, Inc." 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y 1972).

-"PFIZER INC. c. Res. N° 141 del 08/03/2002, dictada por la Secretaría de Asuntos

Litigiosos; y la N° 440 del 31/10/2003, de la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y

Sent. N° 116, 17/12/2008, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP

2009 (marzo), 242.

-"Polaroid Corp. v. Polaraid, Inc." 319 F.2d 830 (7th. Cir. 1963).

-"Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd." [2000] FSR. 767.

-Proceso 161-IP-2011"Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado

de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e

interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la

misma Decisión 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina.

-"Pro-Phy-Lac-Tic Brush Co. v. Jordan Marsh Co." 165 F.2d 549, 553 (1st Cir.1948).

-"Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc." 699 F.2d 621, 626 (2d Cir. 1983).

-"Smithkline Beechan Corporation y otra c. Resolución N°248 de fecha 24 de diciembre de

2002 dic. por la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N° 22, 29/03/2005,

Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2005, 685.

-"Sykes Laboratory, Inc. v. Kalvin", 610 F. Supp. 849 (C.D. Cal. 1985)

-"Tabacalera Boquerón S.A. c. Res. N° 559, de fecha 16/12/2004, dic. por la Dirección de

la Propiedad Industrial." Ac. y Sent. N° 59 03/08/2007, Tribunal de Cuentas de Asunción,

Sala 1; publicado en: LLP 2007 (octubre), 1.216.

-"Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp." 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002), p. 908.

-"The Limited Stores Inc. c. Res. N° 495 del 29/10/92 del Director de la Propiedad

Industrial N° 62 del 27/03/95 del Ministerio de Industria y Comercio" Ac. y Sent. N° 383,

06/07/1999, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2000, 184.

-"The Eastman Photographic Materials Company, Ltd. v. The John Griffiths Cycle

Corporation, Ltd." (1898), 15 R.P.C. 105 (Ch. Div.).

-"Wall v. Rolls-Royce of America" 4 F.2d 333 (3d Cir. 1925).

-"Wyeth c. Resol N° 1134/00 de la Secretaría de Asuntos Litigiosos; la N° 304/03 de la

Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N° 26, 15/04/2005, Tribunal de Cuentas

de Asunción, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 804 - LLP 2005, 899.

-"Yahoo INC. c. Res. 449/04 d la Dirección de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N° 744,

2/09/2008, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2008 (noviembre),

1.171.

6.4. Tratados

-Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

-Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio.

6.5. Otros

-"Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas

Notoriamente Conocidas" OMPI: Ginebra (2000).

-U.S. Reg. Nº 1.069.545, del 12 de Julio de 1977.

(1) FEDERICO JORGE SILVA DUARTE. Ferrere Abogados (2009). Universidad de

Canterbury (Máster en Derecho, 2009). Becario Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (2006/2007). Universidad de Nottingham (Postgrado en Derechos Humanos,

2005). Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Abogado, 2004).

(2) Como de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española "producto" significa toda cosa

producida, y servicio toda prestación humana que satisface alguna necesidad, que

consideramos una cosa intangible, en el presente trabajo en adelante la palabra "producto"

se empleará para designar bienes y servicios (Real Academia Española "Diccionario de la

lengua española"- 22ª edición. Espasa Calpe: Madrid - 22ª ed.: 2001).

(3) En el derecho marcario anglosajón el término "goodwill" se define como: la estima

pública o reputación de la cual un producto o empresa goza, o simplemente los hábitos o

costumbres que generan una inercia a comprar, que puede traducirse como "renombre"

(Bone, R.G. "Hunting Goodwill: A history of the concept of Goodwill in Trade Mark Law"

[2006] 86 Boston University Law Review 547, p. 583).

(4) Ver por ejemplo: "The Limited Stores Inc. c. Res. N° 495 del 29/10/92 del Director de

la Propiedad Industrial N° 62 del 27/03/95 del Ministerio de Industria y Comercio" Ac. y

Sent. N° 383, 06/07/1999, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2000,

184. "Allied Domecq Spirits & Wine USA, Inc. c. Res. N° 432/1999 de la Secretaría de

Asuntos litigiosos y la N° 140/2002 dictadas por la Dirección de la Propiedad Industrial"

A.I. N° 162, 08/10/2003, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP

2004, 81 - LLP 2005, 479. "Casa Escauriza I.C.S.A. c. Resolución Nº 42 de fecha 13/02/02

de la Secretaría de Asuntos Litigiosos" 30/09/2004, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala

1; publicado en: LLP 2004, 1467. "Bayer Aktiengesellschaft c. Resol. N° 148/2003, Dict.

por la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. Nº 36, 08/11/2004, Tribunal de

Cuentas de Asunción, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 416. "Molinos Harineros del

Paraguay S.A. c. Res. N°1037 de fecha 04/10/02 de la Secretaría de Asuntos Litigiosos; y

la N°410 de fecha 15/10/03, de la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N°17,

16/03/2005, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2005, 689.

"Smithkline Beechan Corporation y otra c. Resolución N°248 de fecha 24 de diciembre de

2002 dic. por la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N° 22, 29/03/2005,

Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2005, 685. "Kraft Foods

Argentina S.A. c. Res. N° 085/04, dic. por la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y

Sent. N° 23, 05/04/2005, Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala

2; publicado en: LLP 2005, 781. "Wyeth c. Resol N° 1134/00 de la Secretaría de Asuntos

Litigiosos; la N° 304/03 de la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N° 26,

15/04/2005, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 804 - LLP

2005, 899. "Arcor S.A.I.C. c. Resolución N° 105 de fecha 20 de diciembre del 2000, de la

Dirección de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N° 277, 12/05/2005, Corte Suprema de

Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2005, 1314.

(5) Gyngell, J. et. al. "A User's Guide to Trade Marks and Passing Off" Butterworth:

London (2nd. ed.; 1998), p. 9/10.

(6) Cohen Jehoram, T. et. al. "Trademark Law: Community Trademark Law and

Harmonized National Trademark Law" Kluwer Law International: Alphen aan den Rijn

(2010), p. 13.

(7) Masterton, F. "Trademark Dilution and Confusion at Sponsorship in United States,

German and English Law" [1986] 17 International Review of Industrial Property and

Copyright Law 80, p. 86.

(8) Schechter, F. "The Rational Basis of Trademark Protection" [1927] 40 Harvard Law

Review 813, p. 829.

(9) Strasser, M. "The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the

Dilution Doctrine into Context" [2000] 10 Fordham intellectual Property, Media &

Entertainment, Law Journal 375, p.386.

(10) Ibidem.

(11) Artículo 6bis, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,

ratificado por Ley 300/94 "Que aprueba el Convenio de París para la Protección Industrial

y sus Revisiones y Enmiendas."

(12) Artículo 16, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio, ratificado por Ley 444/94 "Que Ratifica el Acta Final de la

Ronda Uruguay del GATT."

(13) Fernández Novoa, C. "Fundamentos del Derecho de marcas" Montecorvo: Madrid

(1984), p. 22/23.

(14) Artículo 2 (g) Ley 1.294/98.

(15) Mostert, F.W. "Well Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global

Village?" [1986] 86 The Trademark Reporter 103, p. 115.

(16) Proceso 161-IP-2011"Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado

de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e

interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la

misma Decisión 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina.

(17) Artículo 16, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio.

(18) "Yahoo INC. c. Res. 449/04 d la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N°

744, 2/09/2008, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2008

(noviembre), 1.171.

(19) Otamendi, J. "Derecho de Marcas" Lexis Nexis - Abeledo Perrot: Buenos Aires (5ª ed.,

2003), p. 280/282.

(20) Ver: "Argencard S.A. c. Res. N° 19 del 05/02/02, dict. por la Secretaría de Asuntos

Litigiosos; y la N° 230 del 06/12/02, dict. por el Director de la Propiedad Industrial." Ac. y

Sent. N° 59, 09/06/2009, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2009

(agosto), 890. "PFIZER INC. c. Res. N° 141 del 08/03/2002, dictada por la Secretaría de

Asuntos Litigiosos; y la N° 440 del 31/10/2003, de la Dirección de la Propiedad Industrial"

Ac. y Sent. N° 116, 17/12/2008, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en:

LLP 2009 (marzo), 242.

(21) "Yahoo INC. c. Res. 449/04 d la Dirección de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N°

744, 2/09/2008; Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2008

(noviembre), 1.171.

(22) Otamendi, J. "Derecho de Marcas" Lexis Nexis - Abeledo Perrot: Buenos Aires (5ª ed.,

2003), p. 280/282.

(23) "Tabacalera Boquerón S.A. c. Res. N° 559, de fecha 16/12/2004, dic. por la Dirección

de la Propiedad Industrial." Ac. y Sent. N° 59 03/08/2007, Tribunal de Cuentas de

Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2007 (octubre), 1.216.

(24) Artículo 1 "Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección

de las Marcas Notoriamente Conocidas" OMPI: Ginebra (2000).

(25) "McDonald's Corporation v. Joburgers Drive-Inn Restaurant (PTY)" Caso Nº 547/95,

Sentencia del 27/08/96, Corte Suprema de Sud Africa.

(26) Proceso 161-IP-2011"Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado

de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e

interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la

misma Decisión 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina.

(27) Artículo 2 "Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección

de las Marcas Notoriamente Conocidas" OMPI: Ginebra (2000).

(28) 15 United States Code ("U.S.C.") § 1125(c) (enmendado Oct. 6, 2006).

(29) Asunto C-375/97 "General Motors Corp v Yplon SA" Sentencia del 14/08/99, Corte

Europea de Justicia.

(30) Proceso 161-IP-2011"Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado

de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e

interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la

misma Decisión 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina.

(31) McCarthy, J.T. et al. "McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property" BNA

Books: Washington, D.C. (3rd ed. 2004), p. 176.

(32) Ver: Asunto C-252/07 "Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Limited",

Sentencia del 27/11/08, Corte Europea de Justicia; y, "Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle

Corp." 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

(33) "Mead Data Central, Inc. v. Toyota motor Sales, U.S.A., Inc." 875 F.2d 1026 (2d Cir.

1989).

(34) Evans, A.C. ‘Trade Marks and Consumer Interests in EEC Law' [1983] 32 The

International and Comparative Law Quarterly 241, p. 241.

(35) Ibid.

(36) Ibid.

(37) 15 USC § 1127.

(38) Ver: "The Eastman Photographic Materials Company, Ltd. v. The John Griffiths Cycle

Corporation, Ltd." (1898), 15 R.P.C. 105 (Ch. Div.), en el cual el fabricante de cámaras

Kodak demandó a una compañía que fabricaba bicicletas Kodak. El riesgo de que el origen

de las cámaras se confundiera con el de las bicicletas era poco, pero la asociación podía

perjudicar el nombre de la marca Kodak para cámaras.

(39) Ver: Caso "Odol", Sentencia del 11/08/ 1924, Landesgericht Elberfeld, 25 Juristiche

Wochenschrift 502, XXV Markenschutz und Wettbewerb 264, en el cual el propietario de

la marca Odol para enjuagues bucales consiguió cancelar la misma marca que estaba siendo

usada para productos de acero. El Tribunal determinó que el demandante tenía un interés en

evitar que su marca se diluya, y que ésta perdería su poder de venta si se permitiera que

cualquiera la usase.

(40) Schechter, F.I. ‘The rational basis of trademark protection' [1927] 40 Harvard Law

Review 813, p. 818/9.

(41) Mc. Carthy, J.T. "McCarthy on Trademarks and Unfair Competition" West Group: St.

Paul (4th ed.: 2004), p. 124.

(42) Mostert, F. "Trademark dilution and confusion of sponsorship in United States,

German and English Law" [1986] 17 International Review of Industrial Property and

Copyright Law 80, p. 87.

(43) Rutherford, B.R. "Misappropriation of the advertising value of Trademarks, Trade

Names and Service Marks" [1990] 2 South African Mercantile Law Journal 151, p. 152/3.

(44) Ibidem.

(45) Ibidem.

(46) Ibidem.

(47) McCarthy, J.T. et al. "McCarthy's Desk Encyclopaedia of Intellectual Property" BNA

Books: Washington, D.C. (3rd ed. 2004), p. 24/129.

(48) "Polaroid Corp. v. Polaraid, Inc." 319 F.2d 830 (7th. Cir. 1963).

(49) U.S. Reg. Nº 1.069.545, del 12 de Julio de 1977.

(50) "Augusta National, Inc. v. Northwestern Mutual Life Ins. Co." 193 USPQ 210 (SD Ga

1976).

(51) Leimer, J.A. "Trademark Dilution in the United States" [1993] 62 Trademark World

15, p. 15.

(52) "Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc." 346 F.Supp. 1183 (E.D.N.Y.1972).

(53) "Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir.

1979).

(54) "Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. (01-1015) 537 U.S. 418 (2003) 259 F.3d 464.

(55) "Aziende Chimicke Riunite Angeline Francesco A.C.R.A.F. S.P.A. c. Res. del 7-VII-

89 y 17-VIII-93" Ac. y Sent. N° 210, 28/07/1998, Corte Suprema de Justicia; publicado en:

LLP 1999, 186.

(56) "Mortellito v. Nina of California, Inc." 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y 1972).

(57) "Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd." [2000] FSR. 767; "Sally Gee, Inc. v.

Myra Hogan, Inc." 699 F.2d 621, 626 (2d Cir. 1983); "Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc.

v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).

(58) Ver: "Pro-Phy-Lac-Tic Brush Co. v. Jordan Marsh Co." 165 F.2d 549, 553 (1st

Cir.1948); "Sykes Laboratory, Inc. v. Kalvin", 610 F. Supp. 849 (C.D. Cal. 1985); y, "Aris-

Isotoner Gloves, Inc. v. Fownes Brothers & Co." 594 F. Supp. 15, 23 (S.D.N.Y. 1983).

(59) "Wall v. Rolls-Royce of America" 4 F.2d 333 (3d Cir. 1925).

(60) "L. E. Waterman Co. v. Gordon" 72 F.2d 272 (2d Cir. 1934).

(61) "Consolidated Cosmetics v. Neilson Chemical Co." 109 F. Supp. 300, 309 (E.D. Mich.

1952).

(62) Artículo 2 (g) Ley 1.294/98.