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Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual

• El principio de territorialidad en los derechos de propiedad intelectual

• La jurisdicción competente, el derecho aplicable y la ejecución de medidas cautelares

en marcas y patentes.

• El régimen interno y el derivado de los Tratados internacionales

Caso práctico

I. HECHOS

Los señores Claudio Prieu y Roberto García son cotitulares, con el 10% y 90% respectivamen-

te, de los registros marcarios TALBOT, en las clases 18, 23 y 25, concedidos en marzo de 2001,

en la República del Paraguay. Bajo dichos signos explotan el comercio y franquicia Talbot S.A.,

donde son los únicos accionistas en una proporción similar. Talbot S.A. explota la marca Tal-

bot sin que medie contrato de licencia.

En enero de 2010, luego de algunas desavenencias en la gestión, el Sr. Prieu comenzó a licen-

ciar la marca Talbot a distintos comerciantes de Brasil, Uruguay, Argentina, España e Italia.

Además inició distintos registros internacionales, ya sea a nombre de otras empresas que ac-

tuaban como apoderadas o testaferros, otras a su propio nombre, pero siempre como titular

exclusivo. También registró a título exclusivo los nombres de dominio www.talbot.com,

www.talbot.com.it —entre otros. Entre estos registros, a nombre propio, figuran las solicitu-

des de las marcas Talbot en las mismas clases 18, 23 y 25 en Italia. Concomitantemente el Sr.

Prieu inició registros en Paraguay a nombre propio y como titular exclusivo, en las restantes

clases del nomenclador, así como marcas en movimiento y tridimensionales.

A consecuencia de estos registros en Paraguay el Sr. Roberto García inició sendas acciones de

nulidad marcaria, acumulándose distintas causas ante el Juzgado de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial Nro. 18. Con respecto a los registros en Italia, el Sr. García solicitó una medi-

da cautelar de no innovar, en los términos del art. 725 CPC, hasta tanto no se resolviera el

principal en Paraguay. Solicita que se notifique de esa medida a las autoridades administrati-

vas italianas, ya que la demora puede desbaratar sus derechos, debido a que tomó conoci-

miento que el Sr. Prieu estaba gestionando la cesión de esos registros “iniciados de mala fe”, a

un tercero bajo causa simulada, lo que hubiera tornado imposible la posterior rectificación de

su calidad de cotitular.

El juez de primera instancia se declara incompetente respecto de la medida cautelar. Ante la

ausencia de norma de jurisdicción de fuente internacional con Italia, declaró aplicable analó-

gicamente el art. 4 del Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica, de Montevideo 1889,

que reza: “Art. 4° - Las falsificaciones y adulteraciones de las marcas de comercio y de fábrica

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se perseguirán ante los tribunales con arreglo a las leyes del Estado en cuyo territorio se co-

meta el fraude”. La sala XXXIX del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó la

incompetencia de los tribunales paraguayos.

II. Consignas (cada grupo debe entregar las respuestas por escrito)

1. ¿Es posible apelar la decisión ante la CSJ? ¿Bajo qué fundamentos?

2. ¿Es posible solicitar en Paraguay una medida cautelar para ser ejecutada en el extran-

jero? ¿qué derecho establece la legitimidad de la medida cautelar? ¿Podría tratarse de

una medida de no innovar?

3. ¿La cautelar podría estar dirigida a la Oficina de Marcas y Patentes de Italia? ¿Cuál le

parece que debería ser la actitud del juez italiano ante quien se pretenderá luego tra-

mitar la medida? ¿Cómo evalúa el juez italiano la competencia del tribunal paraguayo

para decretar una cautelar? ¿Bajo que proceso tramitará la cautelar en Italia?

4. ¿Qué juez es competente para entender en un caso de cotitularidad marcaria, de

acuerdo al derecho paraguayo?

5. ¿Qué derecho rige la cotitularidad de una marca? ¿cuáles son los fundamentos norma-

tivos, tratándose de un caso mixto, que involucra a Italia?

6. Si en lugar de solicitar una cautelar en Italia se solicitara que se hiciera efectiva en Ar-

gentina, ¿las soluciones son diferentes?

7. Si la cautelar hubiera sido dictada en Italia, para ser efectiva en Paraguay, ¿sería admi-

sible en Paraguay? ¿Qué aspectos tomaría en cuenta para declararla admisible o inad-

misible?

Para resolver el caso puede aplicar normativa nacional, internacional y extranjera.