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Año XXXIII – Número 2819

Lima, 5 de octubre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 632-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00433. Referencia: Marcas involucradas FRUCO MAYOSTAZA (denominativa) y MAYOSTAZA (denominativa)... ........................................................................ 2

PROCESO 645-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00038. Referencia: Patente de invención para “TRATAMIENTO DE ALERGIAS OCULARES”. .................... 14

PROCESO 649-IP-2015 Interpretación Prejudicial Obligatoria. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00386. Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del proceso de cancelación por falta de uso de la marca BAXTER (denominativa)..... ...................................................................... 27

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso: 632-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2009-00433

Referencia: Marcas involucradas FRUCO MA YOST AZ.A (denominativa) y MAYOSTAZA (denominativa)

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 3883, recibido el 25 de noviembre de 2015, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b), 136 Literal a) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2009-00433; y,

El Auto de 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: CONOPCO INC.

Demandada: REPÚBLICA DE COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC).

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2. Hechos Relevantes

2.1. El 23 de enero del 2006, CONOPCO INC. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) el registro de la marca FRUCO MAYOSTAZA (denominativa) 1 para identificar "(. . .) mostaza y salsas", productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. PANAMERICANA DE ALIMENTOS S. A., presentó oposición a la solicitud de registro, sobre la base de la marca MAYOSTAZA (denominativa)2

previamente registrada para identificar productos de la Clase 303 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. El 17 de diciembre del 2008, mediante Resolución 53158, la SIC declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca solicitada.

2.4. Inconforme con tal decisión, CONOPCO INC. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 53158, los cuales fueron resueltos en las Resoluciones 4152 del 30 de enero de 2009 y 10460 del 27 de febrero de 2009, respectivamente, ambas confirmando la decisión inicial.

2.5. El 16 de julio de 2009, CONOPCO INC. presentó acción de nulidad contra las Resoluciones 53158, 4152 y 10460.

2.6. Mediante auto del 17 de marzo del 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa

CONOPCO INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. Se ha incurrido en la violación del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en donde se consagra la imposibilidad de registro como marca de los signos cuyo uso en el comercio afectaran indebidamente un derecho de un tercero, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismos productos o para los mismosservicios respecto a los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo deconfusión o de asociación. Resulta evidente que al momento de realizar elestudio de registrabilidad de la marca denominativa FRUCO MAYOSTAZA,

1 Expediente Administrativo 065802.2 Certificado 351653 de 29 de junio de 20073 Clase 30: "( ... ) Café, té, cacao y suced(meos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales;

pan, productos de pasteferia y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo".

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no se tuvo en cuenta que los presupuestos de irregistrabilidad consagrados en esta norma, no se encuentran presentes en este caso.

3.2. Se ha visto vulnerado el Artículo 135 literal b) de la misma Decisión 486, el que establece que no podrán registrarse como marca los signos que carezcan de distintividad, carencia que no existe en la marca FRUCO MAYOSTAZA (denominativa).

3.3. Se infringió el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual dispone que para determinar la notoriedad de un signo distintivo se tomará en consideración los factores de conocimiento del sector perteneciente dentro de cualquier Paf s Miembro, y la marca FRUCO es totalmente reconocida en el mercado colombiano.

3.4. Siendo el fundamento de rechazo del signo solicitado FRUCO MAYOSTAZA (denominativo) haberlo considerado un signo descriptivo ycomúnmente utilizado en el mercado, es claro que no puede ser monopolizado por un solo comerciante y, por lo tanto, la apreciación de la SIC sobre la similitud de las marcas es totalmente equivocada.

3.5. El término MAYO de la palabra MAYOSTAZA, es un término descriptivo por cuanto informa de manera directa las características de los productos que se pretende distinguir con dicho signo, pues está indicando precisamente que se trata de mayonesa, el cual es un producto disponible en el mercado como producto e ingrediente de distintos productos, se trata de un término descriptivo no susceptible de registro. De igual manera el prefijo STAZA que hace referencia a la mostaza.

3.6. El fundamento de rechazo de la marca FRUCO MAYOSTAZA (denominativa) solicitada a registro es equivocado, pues MAYOSTAZA consiste en un término descriptivo y comúnmente utilizado en el mercado por lo que no puede ser monopolizado por un solo comerciante.

3.7. La marca FRUCO MOYOSTAZA (denominativa) es una marca derivada de la marca notoria FRUCO y en consecuencia goza de fuerza distintiva pues se trata una marca notoriamente conocida en el mercado colombiano para identificar salsas, aderezos y productos alimenticios en general.

4. Argumentos de la contestación en la demanda contenciosoadministrativo

La SIC, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

4.1. Con las Resoluciones emitidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las

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decisiones atacadas se fundamentaron en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable.

4.2. La marca denominativa solicitada FRUCO MAYOSTAZA presenta semejanzas con la marca denominativa registrada MAYOSTAZA, generando alto riesgo de confusión en el público consumidor.

4.3. El signo solicitado no cumple con la función esencial de la marca, que es diferenciar el origen empresarial de los productos solicitados, no siendo apto para distinguir productos en el mercado.

A. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos135 literal b), 136 literal a) y 228 de la Decisión Andina 486. De los cualesse interpretarán únicamente los Artículos 136 literal a) y 228 de la antesreferida Decisión 4864 por ser aplicables al caso concreto.

No se interpretará el articulo 135 literal b) de la Decisión 486 por tratarsede una causal absoluta de irregistrabilidad, tema no directamenterelacionado al que se debate en el proceso interno.

4 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebídamenlaun derecho de tercero, en panicular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se lomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre fos miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro:

b) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la pubficidad y ta presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o serv1c1os, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo. o para promover el establecimiento, actividad, productos oservicios a fos que se aplique;

e) fas cífras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende fa protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo:

g) el valor contable def signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por et titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) tos aspectos del comercio íntemacionat; o.

k) ta existencia y antigüedad de cuafquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en elextranjero�

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B. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusióny asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre signos denominativos compuestos.3. Palabras de uso común y descriptivas.4. La marca derivada y la marca notoria.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo deconfusión y asociación. Reglas generales para el cotejo de signosdistintivos.

1.1. Sé abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión entre la marcas denominativas· FRUCO MAYOSTAZA solicitada a registro por la sociedad CONOPCO INC y la marca MAYOSTAZA previamente registrada por PANAMERICANA DE ALIMENTOS S. A.., por lo que resulta pertinente referirnos al contenido del articulo 136 de la Decisión Andina 486, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), que dispone:

"Articulo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;( ... )".

1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones:

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a) Si todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o lasdiferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio nolas tendrá en cuenta.

b) Si los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos opresentan conexión competitiva.

Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir5

• Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común6

•

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Cuando se analice la posible semejanza entre signos, se observará los siguientes criterios:

1.3.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

5 Proceso 512·/P-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN". e Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A

COLOR".

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1.3.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.3.3. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.3.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas:

1.4.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.4.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.4.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.4.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

1.5. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, a fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos "FRUCO MAYOSTAZA" y "MAYOST AZA".

2. Comparación entre signos denominativos compuestos

2.1. En el presente caso existe el conflicto entre dos signos denominativos "FRUCO MAYOSTAZA" y "MAYOSTAZA". Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

2.2. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o

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servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al tratarse de dos signos denominativos se recomienda observar las reglas siguientes:

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar,ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica lasonoridad de la denominación.

- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera másfuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

2.3. Por otro lado, debido a que uno de los signos en conflicto, FRUCO MAYOSTAZA, es de naturaleza denominativa compuesta, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos.

Los signos denominativos compuestos son aquellos que se componen de dos o más palabras. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha señalado lo siguiente:

"No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ... ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parle de una marca ya registrada ( ... )". 7

Cuando estamos frente a un signo compuesto, las autoridades deben analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Además se deberá identificar aquel vocablo que pudiera darle la suficiente carga semántica para que sea capaz de distinguir productos ylo servicios de un origen empresarial determinado de forma tal que no sea confundible con otros concurrentes en el mercado.

2.4. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, se deberá verificar si la SIC consideró en el caso concreto las palabras que conforman los signos para saber si poseen una función diferenciadora en su conjunto, es decir cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público

7 Proceso N" 13-JP-2001. Marca: "BOLJN BOLA". publicado en Gaceta Oficial N" 677 de 13 de junio de 2001.

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consumidor, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

3. Palabras de uso común y descriptivas en la Clase 30 (MAYOST AZA).

3.1. La demandante argumentó que " . . . el término MAYO de la palabra MAYOSTAZA, es un término descriptivo por cuanto informa de manera directa las características de los productos que se pretende distinguir con dicho signo, pues está indicando precisamente que se trata de mayonesa, el cual es un producto disponible en el mercado como producto e ingrediente de distintos productos, se trata de un término descriptivo no susceptible de registro. De igual manera el prefijo TAZA que hace referencia a la mostaza, por ende no puede ser monopolizado por un solo comerciante". La SIC argumentó que: "la marca denominativa solicitada FRUCO MA YOSTAZA presenta semejanzas con la marca denominativa registrada MA YOSTAZA, generando alto riesgo de confusión en el público consumidor".

3.2. Las palabras de uso común son aquellas que en el lenguaje ordinario son utilizadas de manera generalizada por parte de los consumidores o empresarios para referirse a ciertos productos o servicios. En el marco de la Comunidad Andina se deben analizar las galimatías locales de cada uno de los paises miembros para determinar si una palabra es de uso común.

3.3. Los signos descriptivos son aquellos que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es el producto o servicio?, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva o de uso común respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza de la misma manera podemos decir que una designación común o descriptiva puede ser irregistrable para una clase pero para otra podría ser totalmente registrable.

El Tribunal se ha expresado de la siguiente forma: "Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna". 8 El sólo hecho de que una palabra esté incluida en algunos registros de marca no la convierte en un término de uso común. El análisis debe hacerse en el mercado y no en el campo registra!.

'Proceso 29-IP-2013. publicado en la G.O.A.C. Número 2217 de 16 de julio de 2013.

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3.4. Si bien el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales no son registrables, sin embargo las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas9

•

3.5. Se deberá verificar si la SIC consideró que las denominaciones FRUCO MAYOSTAZA y MAYOSTZA para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Internacional, en su conjunto son o no de uso común de conformidad con lo expresado en la presente interpretación.

4. La marca derivada y la marca notoria

4.1. El demandante dentro de la acción de nulidad argumenta que la marca "FRUCO MOYOSTAZA (denominativa) es una marca derivada de la marca notoria FRUCO y en consecuencia goza de fuerza distintiva pues de trata una marca notoriamente conocida en el mercado colombiano para identificar salsas, aderezos y productos alimenticios en general".

4.2. La marca notoria es aquella que sea reconocida como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocida. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El reconocimiento de la notoriedad de un signo le corresponde a la autoridad nacional competente, debiendo tener en cuenta algunos factores, entre ellos: a) El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización, protección y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro; b) El valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos

9 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistír con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asf configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las parllculas coparlicipadas insuscepübles de privilegio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello

se ha dicho que esos elementos de uso comün son débiles". OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aíres, Argentina, 2010. Pág. 215.

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o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembrodonde se pretenda su protección; c) El grado de distintividad; d) El valorcontable del signo como activo empresarial; e) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; y, f) La antigüedad. Estos factores pueden influirdecisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así elconsumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzoque el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marcacomún u ordinaria al status de notoria.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status". 10

4.3. La marca derivada es aquel signo que posee ciertas diferencias o variaciones no sustanciales respecto de una marca anteriormente registrada por el mismo titular para los mismos productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas: "(. . .) el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas 'marcas derivadas' -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente.11

De igual forma ha sido enfático en señalar que, por el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, esto de ninguna manera significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, el signo solicitado no debe encuadrarse en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

4.4. En el presente caso se trata de un signo que acompaña a una marca presumiblemente notoria por lo tanto el examen a realizarse es especial,

10 Proceso OB-IP-95, publicado en la G.0.A.C. /1/°. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. 11 Proceso 84-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 677. de 13 de jumo de 2001, marca: KRYSTAL.

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en estos casos el Tribunal ha manifestado "(. . .)que el análisis deconfundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoriatiene una protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor". 12

4.5. Se deberá determinar en el caso concreto si la SIC consideró el grado de notoriedad de la marca "FRUCO" a través de las pruebas que se hayan presentado para reconocer su calidad, en segundo lugar, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar "FRUCO MA YOSTAZA", es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el conjunto marcaría.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00433, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopció de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto d Tribunal.

11\/V

Cecilia L . 1. ,,ón-Qumter s GISTAAÓA

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, fiJTlla1'1Matfalrrente li¡i presente I retación Prejudicial el Presidente y el Seer·

...

Not�ue e a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

12 Prooceso 151-IP-2011. marca: ·COCINA FAMILIA ULTRA.(denommativa), publicada en la G.O.A.C. No. 2053 de 22 de mayo de 2012

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de agosto de 2016

Proceso 645-IP-2015

Asunto Interpretación Prejudicial

Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante 2014-00038

Referencia Patente de invención para "TRATAMIENTO DE ALERGIAS OCULARES"

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 3997 del 1 de diciembre, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00038; y,

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante : Vistakon Pharmaceutical lnc.

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Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

2. Hechos relevantes:

2.1. El 30 de octubre de 2008, Vistakon Pharmaceutical lnc. (en adelante, Vistakon) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el otorgamiento de una patente de invención, entrada fase nacional, para "TRATAMIENTOS DE LAS ALERGIAS OCULARES". (Expediente 08-PCT/08-116272).

2.2. Por oficio 14873 del 21 de noviembre de 2008, la División de Nuevas Creaciones de la SIC solicitó a Vistakon, entre otros requerimientos, el cambio de título de la solicitud de patente.

2.3. El 8 de enero de 2009, Vistakon presentó el nuevo titulo para la invención solicitada "COMPOSICIONES OFTÁLMICAS QUE COMPRENDEN ALCAFTADINA Y MÉTODOS PARA ADMINISTRARLAS".

2.4. Mediante Oficio 09095 del 1 de junio de 2012, la División de Nuevas Creaciones requirió a Vistakon que presente los argumentos que considere pertinentes sobre la patentabilidad de la invención. Dicha instancia consideró que la solicitud de patente carecía de los requisitos de claridad y novedad.

2.5. El 30 de agosto de 2012, Vistakon respondió el requerimiento mencionado en el punto anterior señalando que su invención no carecía de claridad ni de novedad.

2.6. Mediante Oficio 17228, la SIC requirió realizó el examen de fondo de la patente en cuestión y requirió a Vistakon que responda a las observaciones técnicas relacionadas con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

2.7. El 26 de diciembre de 2012, Vistakon respondió a las observaciones formuladas presentando 11 reivindicaciones nuevas.

2.8. Por Resolución 1525 del 28 de enero de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente para la invención solicitada, alegando que dicha invención carece de nivel inventivo a la luz de las anterioridades 011 y 022.

2

US546843, "IMIDAZO (2,1-B] BENZAZEPINE OERIVATIVES, COMPOSICIONES AND METHOD OF USE", publicado el 21 de noviembre de 1995.

Fannacia Práctica Remington VOL.2. 11• Edición. Editorial Médica Panamericana (Páginas 2406 y 2407. "83. Preparados Oftálmicos·. Montevideo. Publicado en 1987.

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2.9. El 12 de marzo de 2013, Vistakon interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1525 argumentando que el examinador realizó un análisis indebido del nivel inventivo de la invención solicitada.

2.10. Por Resolución 47900 del 14 de agosto de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 1525.

2.11. El 17 de enero de 2014, Vistakon presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado.

2.12. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda, en la cual ordenó notificar a la entidad demandada.

2.13. El 5 de noviembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó la interpretación judicial.

3. Argumentos de la demanda de Vistakon:

3.1. Las resoluciones materia de nulidad tienen una falsa motivación por cuanto no se hizo un análisis técnico válido con respecto de la materia revelada en el capitulo reivindicatorio.

3.2. La invención solicitada si tiene nivel inventivo motivo, por el cual esta no puede ser considerada como derivada de manera evidente del estado de la técnica ni mucho menos obvia para una persona versada en química farmacéutica.

3.3. La SIC incurrió en una incorrecta apreciación de las enseñanzas derivadas de los documentos D1 y D2, pues no tuvo en cuenta las evidentes diferencias técnicas de la invención con el estado de la técnica y realizó un análisis de nivel inventivo del tipo hindsight.

3.4. La SIC analizó la invención en forma retrospectiva, toda vez que no proporcionó en las Resoluciones 1525 y 47900 algún argumento técnico válido que demuestre que la combinación de las enseñanzas incluidas en D1 y D2 llevara a la invención de la solicitud.

3.5. La invención reivindicada hace específicamente referencia a una aplicación oftálmica con aplicación directa en el ojo del paciente mientras las supuestas anterioridades D 1 y D2 no se refieren a una aplicación similar.

3.6. Las referencias no proporcionan divulgación, enseñanza, sugerencia o motivación alguna para desarrollar una composición oftálmica, pues en

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dichos documentos no existe la intención de utilizar estas composiciones para el tratamiento local del ojo.

3.7. La SIC ignoró la ventaja fundamental de la invención relacionada con proveer una composición con aplicación directa en el ojo del paciente que tiene alcaftadina y otros excipientes y una actividad más prolongada que otras formulaciones contenidas en el estado de la técnica en el momento de la solicitud prioritaria.

3.8. La invención cumple a cabalidad con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial como técnicamente ha quedado demostrado.

3.9. La invención materia de análisis ha sido patentada en diversos paises entre ellos Perú, uno de los países en el que se aplica la misma normativa y jurisprudencia que se aplica en Colombia.

4. Argumentos de la contestación de la SIC:

4.1. Como resultado del examen de patentabilidad y con fundamento en los Articulas 14 y 18 de la Decisión 486, se aprecia que las reivindicaciones 1 a 11 de la invención solicitada no cumplen con el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica antecedentes 01 y 02, ya que los conocimientos que integran el estado del arte anteriores a la fecha de la prioridad invocada conducen a la invención propuesta de manera obvia.

4.2. Si bien es cierto que las composiciones reivindicadas contienen alcaftadina o el compuesto de fórmula 11, los métodos para tratamiento o prevención de afecciones no son objeto de patente.

4.3. No hay evidencia de que la composición reivindicada logre un efecto técnico sorprendente, motivo por el cual se consideró que para una persona versada, ante la necesidad de una composición oftálmica indicada para la conjuntivitis alérgica, resulta obvio formular una composición de alcaftadina tal como la que se reivindica en la solicitud, por lo que se concluye que no existe nivel inventivo.

4.4. El examen de nivel inventivo no es del tipo hindsight, dado que los documentos que sugieren el objeto reivindicado fueron previamente publicados a la fecha de la solicitud sobre la cual se reivindica prioridad.

4.5. El hecho de que la solicitud mencione que la composición está destinada para la aplicación oftálmica, no evidencia el nivel inventivo debido a que los componentes que la conforman son los mismos componentes normalmente conocidos en las composiciones oftálmicas del estado de la técnica, además, la indicación terapéutica de una composición no es una característica técnica que la defina.

4

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4.6. Cada oficina de patentes es autónoma e independiente al momento de conceder o denegar el privilegio de una patente de invención, en virtud a su propio examen de patentabilidad, tendiendo en cuenta las particularidades de cada caso y la normatividad aplicable.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los Articules 14,18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.3

2. De la revisión del presente caso, se advierte que no procede lainterpretación del Artículo 45 de la norma citada, pues la notificación delexamen técnico no ha sido materia controvertida.

3. Por lo tanto, solo procede la interpretación de los Artículos 14 y 18 de laDecisión 486.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Requisitos de patentabilidad. Análisis del nivel inventivo.2. El análisis retrospectivo y la proscripción del análisis tipo hindsight.3. Principio de independencia de las oficinas de patentes.

3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Articulo 14.- Los Pafses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto ode procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

( . . . )

Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio

nonnalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

( . .. )

Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dlas contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dfas adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces confonne al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. H

5

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D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Requisitos de patentabilidad. Análisis del nivel inventivo

1.1. El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son:novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichosrequisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunirtoda invención para que sea patentada, siempre que además no seencuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria enmención.

1.2. Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.4

1.3. En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

1.4. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.5

1.5. En virtud a lo expuesto, resulta pertinente, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

1.6. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "( ... ) que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene

4

5

De modo referencial. ver Proceso 157-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 2015, p. 8.

Ibídem, p.12.

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dificultad". Lo evidente consiste en la "( ... ) certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda. ''6

Esta circunstancia deberá ser analizada por el experto en la materia técnica quien es la "figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados. '7

1.7. Para negar o conceder una patente que se encuentra definida por las reivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no.

1.8. Por su parte, el "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina" señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivoª:

6

1

11

"Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no son un criterio absoluto para reconocer o

no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición, editorial Espasa. Madrid, 2001. "Tomos 5 y 7",pp. 686 y 1089.

Zuccheñno Daniel. Marcas y Patentes en el Gatt. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. pág.: 153.

Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Pafses de la Comunidad Andina". Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. En: http://www.comunldadandina.org/public/patentes.pdf (Consulta: 19 de julio de 2016).

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El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estada de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema ouno semejante."

1.9. Asimismo, el citado Manual en el punto anterior establece al "análisis problema-solución" como un método para la evaluación del nivel inventivo, el cual indica que para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema­solución, debiendo cumplir las siguientes etapas:9

9

" - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son

diferentes can respecto a la anterioridad; y- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado

de la técnica más cercano.

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a

veces tiene que ser replanteado en función de /os resultados de la

Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina·. Segunda edición, editorial Abya vara, Quito, 2004, pp. 77-78. En: http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf (Consulta: 19 de julio de 2016).

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búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracterlstica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por /o tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.

La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse /as siguientes preguntas: - ¿ estaba un técnico con conocimientos medios en la materia encondiciones de plantearse el problema?;- ¿ de resolverlo en la forma en que se reivindica; y- ¿ de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo".

1.1 o. En relación a la susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Decisión 486.1

º

10 De modo referencial, ver Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17.

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1.11. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

1.12. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica - sin que llegue a ser una persona altamente especializada - puedaderivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitantede la patente.

2. Proscripción del análisis tipo 11hindsight11 o "ex post facto"

2.1. El Tribunal, en el Proceso 141-IP-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:

El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendrla un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraido del nivel inventivo.

2.2. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si ésta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente

10

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subjetivo11 ; siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que éste posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo.

2.3. En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, ex post facto o hindsight.

3. Principio de independencia de las oficinas de patentes

3.1. En el presente caso se ha manifestado que la invención en cuestión ha sido otorgada en otros países, incluyendo el Perú, país en el cual se aplica la misma normativa y jurisprudencia que en Colombia

3.2.

3.3.

3.4.

11

12

13

Al respecto, cabe precisar que el sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra sustentado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada pais miembro. El Título II de la Decisión 486, denominado "De las Patentes de Invención", regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura que las oficinas nacionales son competentes del trámite, del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad. Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.12

El hecho de que se haya obtenido una patente de invención en un país miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro país miembro, asi como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un país miembro se tenga que negar igualmente en otro. 13

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los países miembros deban otorgar automáticamente dicha patente. Siempre, se debe realizar el trámite correspondiente ante la oficina de

Cfr. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quinlan, publicado en Fordham lntemational Law Joumal (2014) Volume 37, lssue 6, Article 3. New York, pg. 1794-1795. En http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj. (Consulta: a de junio de 2015).

De modo referencial, ver Proceso 182-lP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 18.

lbldem.

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patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad.14

3.5. Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares comosoportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.15

3.6. En ese sentido, la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Los limites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00038, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Esbto del Tribunal.

Cecilia L� {�ros MAGJSTRADA_

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

'4 De modo referencial, ver Proceso 47-IP-2014 de fecha 26 de agosto de 2014, p. 15.

15 lbldem.

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Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

649-IP-2015

Interpretación Prejudicial Obligatoria

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

2013-00386

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del proceso de cancelación por falta de uso de la marca BAXTER (denominativa)

Dr. Hernán Romero Zambrano

El Oficio 3972, recibido el 2 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 156 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2013-00386.

El auto del 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Las Partes en el Proceso Interno:

Demandante:

Demandado:

Stanton S.A.S.

Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia.

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Tercero interesado:

2. Hechos Relevantes

Libardo Rivera Rivera

2.1. El 22 de agosto de 1967, Stanton S.A.S. obtuvo el registro de la marca BAXTER (denominativa) 1 que pretende distinguir "(. . .) prendas de vestir, calzado, artlculos de sombrererla" de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza2

.

2.2. El 1 de julio del 2009, Stanton S.A.S. confirió a las empresas TIENDAS BAXTER JEANS LTDA. y SHAPELY E.U., licencia del uso de la marca BAXTER (denominativa), para ser usada en cualquier tipo de prenda de vestir a excepción de calzado. Licencia que se otorgó sobre el certificado de registro 294315 expedido a favor de Stanton S.A.S. pero con efecto sobre todos los signos distintivos BAXTER de su propiedad.

2.3. El 3 de mayo de 2010, Libardo Rivera Rivera presentó acción de cancelación por no uso de la marca BAXTER (denominativa)3

, bajo la titularidad de Stanton S.A.S.

2.4. El 15 de octubre de 2010, Stanton S.A.S. presentó solicitud de renovación de la marca BAXTER (denominativa) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue inscrita el 9 de marzo de 2011 con vigencia hasta el 25 de septiembre de 2020.

2.5. El 28 de febrero de 2012, mediante Resolución 10721 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca BAXTER (denominativa).

2.6. Inconforme con tal decisión Libardo Rivera Rivera presento recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución 10721.

2.7. El 31 de mayo de 2012, mediante la Resolución 34641 se inadmite el recurso de reposición presentado y en consecuencia ordeno remitir el expediente al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC para que resolviera la apelación presentada.

2.8. El 13 de marzo de 2013, mediante la Resolución 9744, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC

Expediente Administrativo 93 379830.

2 Inicialmente la marca denominativa BAXTER obtuvo su registro para distinguir productos de la Clase 16 del Decreto 1707 de 1931, srn embargo, en el afto 1977, en virtud de la entrada en vigencia de la Clasificación de Niza, el registro se reclasificó, amparando la totalidad de productos de la Clase 25 lntemaclonal Decreto 755 de 1972.

3 Certificado de registro 65655.

2

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revocó parcialmente y confirmó la decisión inicial y, en consecuencia, canceló parcialmente la marca BAXTER (denominativa) al excluir de la cobertura de la misma el vestuario y la sombrererla.

2.9. El 19 de septiembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Stanton S.A.S. en contra de la Resolución 9744.

2.10. El 9 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda de nulidad establecida en su contra.

2.11. El 22 de noviembre de 2013, Libardo Rivera Rivera contestó la demanda de nulidad establecida como tercero interesado.

2.12. Mediante auto de 30 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la demanda de Stanton S.A.S.

Stanton S.A.S. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, losiguiente:

3.1. "(. . .) la Entidad demandada al momento de valorar la posibilidad de cancelar parcialmente la coberlura de la marca BAXTER con certificado 65655 debió establecer si /os productos para /os cuales eliminarla la protección de la marca eran similares con /os productos para /os cuales dejó vigente el signo, por cuanto su titular demostró ampliamente el uso en el comercio".

3.2. ª( ... ) los artlcu/os que se encuentran dentro de una misma clase generalmente son conexos, pero en el caso que nos ocupa, no solamente son conexos sino SIMILARES".

3.3. "( .. .) STANTON S.A.S. es propietario de 2 registros para amparar la marca BAXTER, en la clase 25, uno de estos es la marca cuyo certificado de registro es el 294315 vigente hasta el 27 de febrero de 2014 y el otro registro es e/ amparado por el certificado de registro 65655, cuya nulidad parcial es objeto de esta demanda".

3.4. "( ... ) STANTON S.A.S. otorga licencia de uso de la marca BAXTER, la contenida en el certificado de registro 294315, a las empresas TIENDAS BAXTER L TOA y SHAPEL Y JEANS E. U. Para que éstas empresas produzcan, usen y comercialicen en el mercado cualquier prenda de vestir distinta de calzado".

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4. Argumentos de contestación de la SIC

La SIC en su escrito de contestación expresa, en lo principal, lo siguiente:

4.1. "( .. .) para evitar que la marca sea cancelada por no uso, el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella, siendo que la prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca".

4.2. "(. .. ) la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante".

4.3. "( .. .) la cancelación parcial debe obedecer los criterios de idoneidad y similitud de /os productos que se mantendrán vigentes y /os que se

eliminarán de la cobertura".

4.4. "( .. .) Se encuentra plenamente probada la comercialización directa y efectiva de calzado, producto comprendido en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante el signo BAXTER, as/ como sobre las modalidades bajo las que se efectúa la comercialización, pero no existe prueba alguna bajo dicha marca en la que se comercialicen vestidos o sombrererla".

5. Argumentos de la contestación a la Demanda ContenciosoAdministrativo por un tercero interesado

LIBARDO RIVERA RIVERA, en su escrito de contestación expresa enlo principal, los siguientes argumentos:

5.1. "( .. .) al momento de realizar la respectiva solicitud de registro de la marca nominativa BAXTER en la clase 16 (. .. ) en el año 1966, esta clase so/o amparaba Calzado y sus Accesorios".

5.2. "(. . .) la renovación no permite, ni existe procedimiento alguna para ampliar /os productos de un registro marcarlo ya concedida, permite so/o hacer restricciones".

5.3. Afirma que no es cierto, "( ... ) que dicho contrato de licencia de uso de la marca BAXTER otorgado por la saciedad licenciante con sustenta en el registro marcarlo No. 294315, tenga efectos sabre todos tos signos distintivos BAXTER de propiedad de STANTON S.A.S., y sobre todo inffuya, afecte o tenga algo que ver con el registro marcarlo No. 65655, en la respectiva licencia de uso. Pues son dos registros totalmente independientes uno del otro".

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B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de losArtlculos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

No se interpretarán el Articulo 170 de la antes referida Decisión 486,pues su análisis no contribuye directamente en la resolución delproceso interno, pues no se discute la eventual falta de notificación dela solicitud de cancelación al titular de la marca registrada dentro delplazo establecido en esta norma.

Se interpretarán únicamente los Artículos 165 (limitado el análisis a sutercer párrafo), 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, por ser pertinente su aplicación en el casoconcreto.

C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

D.

1.

1.1.

1.2.

Cancelación parcial del registro de una marca por falta de uso. Laprueba del uso de la marca.

ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Cancelación parcial del registro de una marca por falta de uso. Laprueba del uso de la marca.

En el proceso interno Libardo Rivera Rivera solicitó la cancelación porla falta de uso de la marca denominativa BAXTER registrada paradistinguir "vestidos, calzado y sombrererla" de la Clase 25 de laClasificación Internacional, siendo del caso que dentro del trámiteadministrativo el Superintendente Delegado para la PropiedadIndustrial mediante Resolución 9744 dispuso la cancelación parcial dela marca BAXTER (denominativa) al excluir de la cobertura de la mismalos productos correspondientes a vestuario y sombrerería. Por lomanifestado, resulta pertinente referirnos al tema de la cancelaciónparcial de una marca por falta de uso y, adicionalmente, a la prueba deluso de la marca.

La figura de la cancelación parcial del registro de una marca por faltade uso se encuentra consagrada en el tercer párrafo del Artículo 165de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo textoes el siguiente:

"( ... ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registrQ de la marca, eliminando aquéllos respecto de /os cuales la marca no se hubiese

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¡1t#' ó

usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios".

1.3. La figura de la cancelación parcial se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

1.4. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

1.4.1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

1.4.2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que si han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

1.4.3. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

La norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, para que se cumpla la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo.

Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estarla deformando la propia figura de la cancelación por no uso.

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1.5. Conforme a lo antes manifestado, es necesario que la Sala consultante al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentada por Stanton S.A.S. en contra de la Resolución 9744, verifique si realizar el análisis comparativo se tuvo en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos pertenecientes a la misma clase del nomenclátor.

1.6. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.4

1.7. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos amparados por el signo cuya cancelación se solicita, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por la marca, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asf como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 5

1.8. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase dela Clasificación Internacional de Niza6

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para

4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Artlculo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para al Registro de las Marcas, establecida por el AtTeglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases da la Clasificación Internacional referida an el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. •

(Subrayado agregado)

5 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-lP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

6 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

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efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y decomercialización, asf como los medios de publicidadempleados para tales fines7

, la tecnología empleada, lafinalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza delos productos o servicios, la utilización de estos, entre otrosindicios o criterios

c)

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.8

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 9

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva

7 Véase. por ejemplo, Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12· 13.

8 Esto es, tomando en cuenta las características. finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

9 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: MW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

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cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 10• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

1.9. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distingue el signo cuya cancelación se ha solicitado. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sf para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.11

1.1 o. Por otra parte, en el proceso interno, en la contestación dada a la demanda, la SIC ha manifestado que se encuentra plenamente probado la comercialización directa y efectiva de calzado, producto de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, a través del signo BAXTER, pero no existe prueba alguna que bajo dicha marca se comercialicen vestidos y sombrerería. Por lo que resulta acertado el análisis del tema de la prueba del uso efectivo de una marca, debiendo tomar en cuenta lo dispuesto en el Artlculo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

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En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenla lo seftalado por Paul Krugman y Robln Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM/A. MICROECONOM/A". (Versión espaftola lraducida por Sonia Benito Muelaj Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en ta cantidad consumida de dicho bien como resuttado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por et bien que se ha vuelto más barato en términos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de esle por otro que sea re1aUvamente más barato. ocumendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https:1/books.google.com.ec/books?id=ld816BbW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomla+efedo+sus lilucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTAC#v=onepage&q=mlcroe conomla%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

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UArtfculo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Pafses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".

1.11. En el primer párrafo de la norma transcrita, se establecen parámetros cuantitativos que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada en el mercado:

1.11.1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

1.11.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados.

1.12. En el segundo párrafo de la norma transcrita, se establece un tercer parámetro para determinar el uso efectivo de una marca, determinando que se debe considerar usada la marca cuando distinga productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, debiendo tenerse en cuenta los parámetros cuantitativos mencionados anteriormente.

1.13. Finalmente, en el tercer párrafo de la norma transcrita, se establece que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo es usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o

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sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplir! an los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

1.14. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la falta de uso tiene que ser permanente durante los tres años consecutivos previos a la fecha en que se presenta la solicitud de cancelación. A contrario sensu, si el titular de la marca objeto de cancelación prueba que la utilizó dentro de los tres años mencionados, asi sea por un periodo de tiempo corto, no precederla la cancelación de la marca por no uso. 12

1.15. Al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se deberá determinar si la SIC tuvo en cuenta si la marca registrada denominativa BAXTER ha sido usada por el titular, licenciatario o persona debidamente autorizada para ello, en cualquiera de los Paises Miembros dentro de los tres años consecutivos previos a la fecha en que se presenta la respectiva solicitud de cancelación.

1.16. De igual manera, se considerará si se tuvo en cuenta que el uso real y efectivo durante cualquier lapso dentro del periodo relevante impide la cancelación por no uso, en consecuencia, debe determinar si las pruebas aportadas sirvieron para demostrar el uso real y efectivo teniendo presente los parámetros que se han mencionado en líneas precedentes.

1.17. Finalmente, es pertinente señalar que conforme con lo establecido en el Artículo 167 de la Decisión 486, en el procedimiento de cancelación por no uso la carga de la prueba corresponde al titular del registro de la marca cuya cancelación se solicita.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el proceso interno 2013-00386, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción13 de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

12 Proceso 202-IP-2015.

13 El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa en su adopción. Las razones de su disentimiento constan en un documento expllcalivo que se encuenlra anexo al Acta Nº 21-J-T JCA.2016.

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MAGISTRADA

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secre io_:_... __

Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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