ACERCA DE LAS ORIENTACIONES Y CONTENIDOS …

ACERCA DE LAS ORIENTACIONES Y CONTENIDOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA DELSISTEMA DE MARCAS ESPAÑOL MEDIANTE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE,DE MARCAS

✍ JOSÉ MASSAGUER

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Pompeu FabraAbogado

signo distintivo protegido a través del sistema de mar-cas. En segundo lugar, la Ley de Marcas obedece ala necesidad de incorporar a nuestro ordenamientojurídico las exigencias de la Primera Directiva89/104/CEE de Marcas (y al propósito de ajustar yaproximar el sistema de marcas español al sistema demarcas comunitario), así como las derivadas de cier-tos Tratados Internacionales ratificados por Españacon posterioridad a 1988, como el Protocolo al Arre-glo de Madrid, el Acuerdo sobre Aspectos de losDerechos de Propiedad Intelectual relacionados conel Comercio y el Tratado de Derecho de Marcas. Entodos los casos, la obligación de adaptación de lalegislación española de marcas se cumple con retraso.De ello, al menos en parte, es responsable la tardanzaen el pronunciamiento del Tribunal Constitucionalsobre los recursos de inconstitucionalidad presentadospor la Generalitat de Catalunya y el País Vasco contrala Ley de Marcas de 1988; una comprensible pruden-cia y la necesidad de asegurar la estabilidad de la orde-nación del sistema de marcas ha aconsejado retrasar lareforma hasta que la cuestión competencial en estamateria quedara resuelta. Finalmente, la reforma de2001 obedece a motivos técnicos y, en particular, a laoportunidad y conveniencia de reparar problemas ydeficiencias que la experiencia ha permitido detectaren la Ley de Marcas de 1988, así como de introduciralgunas mejoras que promuevan la flexibilidad y laeficiencia o calidad de nuestro sistema de marcas ypermitan modernizar su funcionamiento. Sin duda,en este ámbito se han producido las novedades más

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queen el momento de su entrada en vigor ha de derogaríntegramente la vigente Ley de Marcas de 1988,comporta una reforma del sistema de marcas españolde envergadura considerable, tanto por el número depreceptos que se han visto afectados como por suobjeto y el alcance sistemático y técnico de las nove-dades introducidas. Ello resulta especialmente desta-cable a la vista de lo relativamente reciente de la leyahora derogada (en claro contraste con la estabilidadque ha caracterizado a las leyes que históricamentehan regulado esta materia) y si se tiene en cuenta, asi-mismo, que la ley de 1988 ya supuso un considerablecambio en la ordenación del sistema de marcas.

No puede extrañar, por tanto, la especial atenciónque la Exposición de Motivos de la Ley de Marcaspresta a las razones que explican esta reforma. La pri-mera de ellas, siguiendo ahora el texto de la Exposi-ción de Motivos, es la necesidad de dar cumplimien-to a las exigencias de la importante sentencia delTribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, en laque se resolvió acerca del título competencial en quese ampara la legislación de marcas y se delimitaron lascompetencias que corresponden a las ComunidadesAutónomas en esta materia. Las consecuencias de estasentencia se dejan sentir, especialmente, en una nota-ble descentralización del procedimiento de concesióny gestión de los registros de marcas, así como tambiénen la eliminación de los rótulos como modalidad de

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en la medida en que abandonen el ámbito del trá-fico jurídico que les es propio para entrar en elámbito del tráfico de mercado, las denominacionessociales.

Así las cosas, la Ley de Marcas no sólo regula (laobtención y mantenimiento y los efectos jurídicosde) las marcas, sino que reordena la protección jurí-dica de los signos distintivos y, en este sentido, sedeja sentir, en especial, en el régimen de los nombrescomerciales, que como modalidad de signo distinti-vo protegido a través del sistema de marcas ha expe-rimentado una intensa aproximación a las marcas, yen el régimen de los rótulos, que han sido alejadosdel sistema de marcas, así como se deja sentir tam-bién, al menos a modo de programa, en el régimende los nombres de dominio, de las denominacionessociales o, más ampliamente, de las denominacionesde las personas jurídicas y de las denominaciones deorigen e indicaciones geográficas.

2.1. Aproximación de los nombres comercialesa las marcas

Sin necesidad de realizar un detenido examen de laevolución de su régimen jurídico, no parece espe-cialmente difícil convenir en que, como modalidadde signo distintivo objeto de un derecho de propie-dad industrial, los nombres comerciales han experi-mentado una clara evolución, ya perceptible bajo laLey de Marcas de 1988. En efecto, si bajo el Estatu-to sobre Propiedad Industrial el nombre comercialse equiparaba a la firma, esto es, al nombre bajo elque se giraba en el tráfico y consecuentemente esta-ba regido por el principio de identidad entre nom-bre civil o denominación social y nombre comercial,en la Ley de Marcas de 1988 pasó a ser el signo dis-tintivo que identificaba a una determinada personaen el ejercicio de su actividad y la diferenciaba deotras dedicadas a la misma actividad, con lo que fueposible —por más que cuestionable— desligarse delprincipio de identidad 1.

La reforma de 2001 ha dado un nuevo paso enesta línea. Así, la caracterización legal de nombrecomercial, aunque formulada como signo de identi-

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acusadas, que en no pocas ocasiones se introducende la mano de la adaptación del sistema de marcasespañol a las exigencias de la Primera Directiva89/104/CEE o de la incorporación de las normas delos tratados internacionales.

Las razones a las que responde la elaboración dela Ley de Marcas, sin embargo, sólo explican muylimitadamente el alcance de la reforma de 2001. Sutrascendencia real se aprecia con mayor exactitud encuanto se repara en su impacto sistemático y sustan-tivo. Bajo este aspecto, las claves de la reforma de2001 pueden resumirse, a mi juicio, en la reordena-ción de la protección jurídica de los signos distinti-vos, en la definitiva europeización comunitaria delsistema de marcas español, en la adaptación del sis-tema de marcas español a los recientes desarrollosdel Derecho de marcas internacional, en la modifi-cación del procedimiento de inscripción y gestióndel registro de las marcas, en la beligerancia contralas marcas defensivas, en el reforzamiento de la tute-la de las marcas, en el aplazamiento de la especiali-zación judicial, y en la modificación de la normativarelativa a otros derechos de propiedad industrial.

2. REORDENACIÓN DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS

SIGNOS DISTINTIVOS

El sistema de marcas español ha sido tradicional-mente un sistema de protección jurídica a través dederechos de propiedad industrial en el que no sólohan encontrado cabida las marcas, sino tambiénotros signos distintivos. Desde el Estatuto sobre Pro-piedad Industrial, en el sistema de marcas español sehan protegido marcas, nombres comerciales y rótu-los. Sabido es, sin embargo, que entre los signos dis-tintivos tutelados en nuestro ordenamiento no sólose encuentran éstos, sino también, como modalida-des de propiedad industrial, las denominacionesde origen e indicaciones geográficas de los productosy, mediante la legislación contra la competenciadesleal, los títulos (que no sean objeto de propiedadintelectual), la presentación de los productos o, másrecientemente, los nombres de dominio, así como,

1 Ello no obstante, la separación entre el nombre comercial y el nombre civil o denominación social de su titular no fueentera, y así todavía se podía encontrar un vínculo entre ellos, sea en su caracterización legal como signo o «denominación» yen la definición de su función como identificación de una persona (artículo 76.1 LM), sea en la previsión de alguna normaespecial para el caso de que coincidiera con la denominación social de su titular (artículo 80 LM), sea en el mantenimiento delprincipio de accesoriedad respecto de la empresa (artículo 79 LM).

ficación de una empresa en el tráfico mercantil quela diferencia de otras empresas que desarrollan acti-vidades idénticas o similares (artículo 87 LM), secentra en realidad en la diferenciación de las activi-dades realizadas en el tráfico económico [confrónte-se artículos 7.1, 89.1 y Exposición de Motivos LM].En esta misma línea abundan algunas importacionesde normas hasta ahora propias de las marcas, comola agrupación de los nombres comerciales por clasessegún la Clasificación Internacional de Productos yServicios (artículo 89.1 LM), la definición de laincompatibilidad entre nombres comerciales solici-tados o registrados con anterioridad y solicitudes demarcas posteriores mediante la directa contraposi-ción entre las actividades a las que se refieren los pri-meros con los productos o servicios a los que serefieren las segundas (artículo 7 LM), o la incorpo-ración de las figuras del nombre comercial notorio yrenombrado (artículo 8 LM). De ahí que se hayapodido eliminar toda norma que presupusierasu coincidencia con la denominación de su titular—sin perjuicio de que los nombres patronímicos ylas denominaciones y razones sociales se mencionenentre los signos que pueden constituir nombrecomercial (artículo 87.2 a) LM)— y la vigencia delprincipio de accesoriedad en su transmisión (artícu-lo 87.3 en relación con artículo 46.2 LM).

Y lo cierto es que esta reubicación del nombrecomercial en el panorama de signos distintivos haconcurrido con una notable aproximación del régi-men jurídico del nombre comercial al de las marcas yun paralelo adelgazamiento de las disposiciones espe-ciales del nombre comercial (más evidente en cuantose analiza su contenido y no se repara sólo en sunúmero). Así, a la ya conocida remisión general a lasnormas relativas a las marcas que sean conformes ala naturaleza de los nombres comerciales en todoaquello que no haya sido específicamente regulado, sesuman ahora algunas remisiones particulares de nue-vo cuño, como las establecidas en materia de causasde denegación absoluta (que, a pesar de que entre lossignos susceptibles de ser objeto de un nombrecomercial se cuentan las denominaciones alusivas alobjeto de la actividad (artículo 87.2 c) LM), no se ha

condicionado de forma expresa a la conformidad conla naturaleza de los nombres comerciales) y de dene-gación relativa, de tasas de solicitud y renovación, yde nulidad y caducidad (artículos 88, 89.2 y 91 LM).

Como consecuencia de todo ello, en suma, se haproducido una notabilísima aproximación de losnombres comerciales a las marcas tanto en sus fun-ciones —no es, en efecto sencillo distinguir unnombre comercial de una marca de servicios en elcaso de que la actividad identificada consita precisa-mente en la prestación de servicios, como tampocoes sencillo ver la necesidad o interés de identificar lasactividades de producción con independencia de losproductos— como en su régimen jurídico. Así lascosas, no parece meramente retórico ni exageradopreguntarse por la necesidad de mantener el nombrecomercial como modalidad de signo distintivo regis-tral en nuestro ordenamiento.

2.2. Rótulos

La Ley de Marcas pone fin a la tradicional inclusiónde la protección jurídica de los rótulos de estableci-miento a través del sistema de marcas. Su tutela, enefecto, se confía a la Ley de Competencia Desleal(véase la Disposición transitoria cuarta de la Ley deMarcas), con arreglo a la cual su utilización ilegíti-ma podrá reprimirse sea como acto de confusión,sea como acto de aprovechamiento indebido de lareputación ajena (artículos 6 y 12 LCD).

Aunque esta decisión no carece de buenas razo-nes de orden técnico 2, probablemente el factor queha desencadenado la expulsión de los rótulos del sis-tema de marcas ha sido las exigencias que en estamateria estableció la sentencia del Tribunal Consti-tucional 103/1999. En efecto, se reconoció concarácter general la competencia legislativa exclusivadel Estado, al amparo del artículo 149.1.9.ª de laConstitución, para establecer un régimen jurídicounitario. Ello no obstante, y sobre la base del alcan-ce municipal de la protección de los rótulos, se esti-mó que la existencia de registros autonómicos y deprocedimientos enteramente gestionados por laadministración autonómica no hacía peligrar ni lahomogeneidad del mercado, ni las condiciones de

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2 Como demuestra la singularidad de la protección jurídica de los rótulos mediante la concesión de derechos de exclu-siva a través del sistema de marcas en el Derecho comparado. De hecho, si no se tomó ya en 1988 tal vez fuera, no en últimolugar, por el deseo de conservar el flujo de ingresos proporcionado por el pago las tasas correspondientes.

do de diez o veinte años por el que hubieren sidoconcedidos o renovados por última vez. La protec-ción jurídica de estos rótulos durante su período devigencia se regirá por lo establecido en la Ley deMarcas en la medida en que no sea incompatiblecon su naturaleza. En todo caso, y de otro lado, seestablecen ciertas normas especiales relativas a susefectos. En primer lugar (y al amparo del artículo4.4 c) iv) de la Primera Directiva 89/104/CEE),durante la vigencia de su registro tienen la conside-ración de derechos anteriores constitutivos de causasde denegación del registro de otros signos y, así, seprevé que no podrán registrarse marcas o nombrescomerciales idénticos a rótulos registrados paradesignar las mismas actividades que los productos,servicios o actividades para los que se solicitan o, ensu caso, registran las marcas o nombres comercialesposteriores, y se reconoce a sus titulares la facultadde oposición al registro de las correspondientes soli-citudes y la acción de nulidad contra los registrosconcedidos en los términos previstos con caráctergeneral. En segundo lugar, tras su extinción transcu-rridos los plazos antes indicados, se ha dispuesto unaprotección jurídica extrarregistral de los rótulosanteriores, que comprende el derecho a oponerse aluso de marcas y nombres comerciales incompatiblessegún el criterio de identidad indicado en el términomunicipal para el que anteriormente hubiere estadoregistrado, sin que se haya determinado la naturale-za (de violación de un derecho de propiedad indus-trial o de competencia desleal) de la acción median-te la que se ha de hacer efectiva esta facultad frente aterceros, y el derecho a continuar utilizándolo endicho término municipal. Esta tutela se somete ados limitaciones, como son, en relación con la facul-tad de oponerse al uso de una marca o nombrecomercial posterior, la prescripción por retraso des-leal en el ejercicio de este derecho y, en ambos casos,el abandono del uso del rótulo durante tres añosininterrumpidos o el transcurso de veinte años desdela cancelación del registro, lo que constituye una cla-ra invitación a que los rótulos vigentes se registrencomo marcas o nombres comerciales.

2.3. Nombres de dominio

Básicamente, los nombres de dominio son una piezaesencial del sistema de nombres de dominio deInternet (Domain Name System o DNS) y, en parti-cular, conjuntos alfanuméricos que, en este ámbito,


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igualdad de la protección de la propiedad industrial,por lo que se declaró la competencia de las Comu-nidades Autónomas para la entera gestión del regis-tro de rótulos. Sin embargo, la apreciación en la quese basa el fallo del Tribunal Constitucional era erró-nea: si bien es cierto que la protección jurídica de losrótulos únicamente se extiende al territorio delmunicipio para el que se solicita, no lo es menos quepuede solicitarse para todos los municipios del terri-torio nacional, ni que las solicitudes y los rótulosregistrados debían ser necesariamente anterioridadesconstitutivas de prohibiciones de registro de marcasy nombres comerciales. Siendo esto así, era obvioque la existencia de diecisiete registros autonómicosde rótulos, que no necesariamente habían de com-partir criterios, amenazaba con convertirse en unafuente inagotable de problemas y en un riesgo deinnegable relevancia para la obtención de una pro-tección jurídica homogénea de los signos distintivosen el mercado nacional, tanto para los rótulos comopara las marcas y nombres comerciales.

En consideración a todo ello, y no en últimolugar también a la evolución habida en la compren-sión de las marcas de servicios (que ha de permitirsustituir con ventaja los rótulos por marcas) asícomo a la existencia de una legislación contra lacompetencia desleal de gran calidad técnica y efica-cia (que ofrece la protección jurídica que necesitanlos signos distintivos de establecimientos que no secorrespondan con marcas de servicios), la opción dela Ley de Marcas no puede merecer sino aprobación.

Con todo, los rótulos como particular modali-dad de propiedad industrial para la protección jurí-dica de los signos distintivos que diferencian losestablecimientos no han desaparecido enteramentede nuestro ordenamiento. La Ley de Marcas, enefecto, no determina la inmediata extinción de losrótulos registrados, ni impide el registro de los quehubieren sido solicitados con anterioridad a suentrada en vigor (véanse las Disposiciones transito-rias tercera y cuarta de la Ley de Marcas).

Los rótulos registrados podrán ser renovados enlos seis meses siguientes a la entrada en vigor de laLey de Marcas por un período de siete años, mien-tras que los rótulos registrados que no se renuevenen este tiempo y aquellos que se concedan con pos-terioridad a la entrada en vigor de la Ley de Marcasse mantendrán vigentes hasta la extinción del perío-

permiten la identificación y localización de losrecursos (principalmente, páginas o sitios web ycorreo electrónico) alojados en Internet mediante suasociación con el número de Protocolo Internet (IPaddress) asignado al recurso en cuestión. En este sen-tido, los nombres de dominio nacen para absolveruna función eminentemente técnica, de una impor-tancia capital en la operativa y expansión de Inter-net. De hecho, la utilización de nombres de domi-nio sólo se produce en un segundo momento deldesarrollo de Internet, con el fin de sustituir losnúmeros IP por códigos característicos más sencillosde recordar y atribuir a un sujeto y de evitar la nece-sidad de cambiar el número IP cada vez que se cam-bia el servidor en el que se hallan almacenados losrecursos a que corresponden.

Ahora bien, con la consolidación de Internetcomo gran mercado virtual y, en particular, comoespacio universal para la difusión de comunicacio-nes comerciales y realización de ofertas de contrato,lo cierto es que, en la práctica, los nombres de domi-nio han acabado por establecer una vinculaciónentre un recurso web y un sujeto, y en este sentidoentre el sujeto y el servicio en que puede consistir eserecurso web, el sujeto y la actividad, en no pocasocasiones de naturaleza empresarial o profesional,desarrollada u ofrecida a través del recurso en cues-tión, y en su caso entre el sujeto y el recurso webcomo lugar de contratación de los productos y ser-vicios allí ofrecidos. En este sentido, no parecedudoso que los nombres de dominio han devenido,en esencia, signos distintivos que, en atención a lanaturaleza y contenido de los recursos de Internetque identifican o actividad desarrollada en los recur-sos web a que corresponden, pueden participar de lanaturaleza de las marcas, de los nombres comercialeso incluso de los rótulos de establecimiento.

La regulación de los nombres de dominio, sinembargo, ha permanecido al margen del sistema demarcas. Aún más, y de forma especial en el caso delos llamados gTLD, la proximidad funcional entrenombres de dominio y signos distintivos típicos notiene reflejo en una paralela proximidad institucio-nal y organizativa entre los sistemas de marcas y elDNS, y desde esta última perspectiva ni en el ordensustantivo (condiciones para el registro de nombresde dominio y marcas) ni en el orden procedimental(trámites para su registro). De ahí la posibilidad de

que se desarrollaran las prácticas conocidas comociberpiratería u ocupación de nombres de dominioy, de ahí también, la reacción que contra ellas se haproducido, tanto a través de la autorregulación y,donde existe, de la regulación positiva sobre nom-bres de dominio, como a través de la defensa de losderechos de marcas por parte de los tribunales.

En el caso español, esto es, en el caso de losccTLD bajo el dominio «.es», las normas relativas ala composición, obtención, mantenimiento, gestióny efectos de los nombres de dominio se encuentrancontenidas, en los aspectos registrales y sustantivos,en la Orden del Ministerio de Fomento de 21 demarzo de 2000, por la que se regula el sistema deasignación de nombres de dominio de Internet bajoel código del país correspondiente a España («.es»),modificada mediante Orden de 12 de julio de 2001,que contiene como anexo las Normas y Procedi-mientos para el Registro de un Nombre de Domi-nio bajo «.es».

La Ley de Marcas contiene dos previsiones relati-vas a los nombres de dominio, que dejan definitiva-mente sentada su condición de signo distintivo y,con ello, privan de cobertura a la defensa de la «sin-gularidad técnica», tantas veces invocada para justi-ficar la vulneración de derechos de marca ajenosmediante el registro y uso de nombres de dominio.De un lado y en línea con los pronunciamientos delos tribunales, incorpora la utilización no consentidade un nombre de dominio idéntico o similar a unamarca registrada entre los supuestos de infraccióndel derecho de marca (artículo 34.3 e) LM). De otrolado, ordena al Gobierno la remisión, «en el plazooportuno», de un proyecto de Ley sobre los nom-bres incluidos en el dominio en la red de país de pri-mer nivel «.es» y, asimismo, dispone que la regula-ción de esta materia habrá de inspirarse en loscriterios aplicados a los signos distintivos protegidospor la legislación de propiedad industrial (Disposi-ción adicional decimosexta de la Ley de Marcas).

Esta disposición contiene dos novedades en laaproximación a la regulación de los nombres dedominio que no deben pasarse por alto. En primerlugar, la importancia del rango formal que se conce-de a la ordenación. La previsión de que su estableci-miento se realice mediante ley no sólo contrasta conlos antecedentes españoles, sino también con lapráctica observada para los ccTLD correspondientes


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técnicas y funcionales del DNS y resulte en una limi-tación innecesaria de los nombres de dominio dispo-nibles bajo «.es» que pueda desalentar, todavía más,su utilización e incentivar la huida hacia los gTLDs.Y que, igualmente, despierta perplejidad y aconsejaprudencia, ante la originalidad que esta aproxima-ción tiene en el panorama comparado, en el que seha consolidado la autorregulación o regulación con-tractual y en el que, desde un punto de vista institu-cional y sustantivo, la protección de los nombres dedominio ha seguido patrones distintos de los propiosde la protección jurídica de los signos distintivos.

2.4. Denominaciones de personas jurídicas

De todos son conocidos los conflictos que en la prác-tica se han suscitado entre signos distintivos, y enparticular marcas y nombres comerciales, y denomi-naciones sociales y, por extensión, denominacionesde personas jurídicas. Sobre la base de una descoor-dinación sustantiva y operativa entre las normas queordenan la composición y forma de obtención de lasdenominaciones sociales y las relativas a la protecciónjurídica de los signos distintivos, ha sido posible yfrecuente que una denominación social fuera idénticao similar a una marca o a un nombre comercial pre-viamente registrado. Si bien es cierto que, en buenatécnica, esta situación no debiera necesariamenteresultar en un conflicto, puesto que las funciones deunos y otros son diversas, no lo es menos que lostitulares de denominaciones sociales no han limitadosu utilización a la sola identificación de su persona enel tráfico jurídico, sino que han extendido su uso asu identificación como operador en el mercado, o ala identificación de su actividad, productos o servi-cios, invadiendo de este modo el ámbito de funcio-nes propio de los signos distintivos.

Ante las dimensiones que ha tomado esta evolu-ción y la importancia y frecuencia de los conflictossurgidos, de la que son buena muestra el número depronunciamientos judiciales habidos en los últimostiempos, la Ley de Marcas ha adoptado dos medidasen esta materia, una preventiva y otra represiva, y haprogramado una regulación general de las denomi-naciones de las personas jurídicas.

La Ley de Marcas ha introducido una regla gene-ral en materia de composición de las denominacio-nes de personas jurídicas, estableciendo la prohibi-ción de que se otorguen aquellas denominaciones


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a otros países y especialmente para los gTLD, cuyaordenación ha quedado confiada a las entidades quellevan el correspondiente registro (y en el caso de losgTLD al ICANN en lo relativo a la Política Unifor-me de Solución de Controversias) y ha adoptado laforma de autorregulación o de regulación contrac-tual, a través de condiciones generales. En segundolugar, llama la atención la orientación de políticalegislativa impartida al Gobierno en esta materia (ysu singularidad en el panorama internacional): sitradicionalmente la ordenación de nombres dedominio sólo se relacionaba con los signos distinti-vos protegidos mediante modalidades de propiedadindustrial en la fase de prevención o de resoluciónde conflictos (se trataba de evitar o de resolver losconflictos surgidos con ocasión del registro de unnombre de dominio incompatible con una marcaanterior), la Ley de Marcas impone una orientaciónque puede afectar a alguno de los principios básicosque hasta la fecha rige universalmente en materia denombres de dominio, como son la regla «first come,first served», la regla de aptitud operativa o funcionalpero no de distintividad en la composición del nom-bre de dominio (que, sin embargo, no reconoce entodos sus aspectos la normativa vigente en el domi-nio «.es»), la regla de incompatibilidad ante la iden-tidad pero no ante el riesgo de confusión entre nom-bres de dominio y la regla de no atribución de másderechos que el de utilización como nombres dedominio. Llevada a sus extremos, la orientaciónimpuesta podría, en efecto, resultar, entre otrasnovedades, en la incorporación de ciertas prohibi-ciones de registro basadas en falta de distintividad einapropiabilidad de ciertos signos, así como en elriesgo de confusión y asociación no ya con marcas ynombres comerciales, sino con otros nombres dedominio anteriores, en el reconocimiento de su con-dición de anterioridad relevante entre las prohibi-ciones de registro de marcas y nombres comercialesy en la atribución de un ius prohibendi a su titular y,a raíz de ello, en la posibilidad de ceder, licenciar ygravar los nombres de dominio.

No pueden desconocerse que esta perspectivapuede permitir superar algunas de las desventajas queofrece la actual regulación de los nombres de domi-nio bajo el dominio «.es». Pero no puede ocultarseque, sobre todo, despierta el temor de una puesta enpráctica maximalista, que desconozca las exigencias

que puedan originar confusión con marcas o nom-bres comerciales notorios o renombrados (Disposi-ción adicional decimocuarta de la Ley de Marcas).Esta previsión se alinea con la atenta doctrina regis-tral mercantil que, en el caso de las denominacionessociales y sobre la base de que la calificación debefundar el examen de legalidad en la totalidad delordenamiento jurídico —incluida por tanto la Leyde Marcas—, ha integrado las exigencias derivadasde la protección jurídica de las marcas en la califica-ción de la disponibilidad de una denominaciónsocial precisamente en los casos de notoriedad 3.Dicho esto conviene apresurarse a advertir, sinembargo, que la puesta en práctica de una parte deesta prohibición no parece en absoluto sencilla, si esque, como parece, marca notoria y marca renombra-da deben entenderse en el sentido definido en la Leyde Marcas (artículo 8 LM): en efecto, si no debehaber especial razón para temer por la aplicación deesta prohibición en el caso de marcas y nombrescomerciales renombrados, entendiendo por tales losque son conocidos por el público en general, pareceen cambio excesivamente optimista esperar que setenga el necesario conocimiento de todos los sectoresde actividad como para reconocer la identidad o ries-go de confusión de la denominación que se solicitacon una marca notoria, entendiendo por tal unamarca generalmente conocida por el sector pertinen-te del público. Con toda probabilidad, a falta de unadifícilmente imaginable matrícula de marcas notoriaso de un más realista trámite de publicación de solici-tudes de certificación negativa de denominaciones yoposición de terceros interesados, la prohibición esta-blecida en la Disposición adicional decimocuarta dela Ley de Marcas no ha de impedir enteramente quesociedades y otras personas jurídicas adopten deno-minaciones incompatibles con marcas notorias. Deotro lado, no puede dejar de advertirse la singulari-dad que en este contexto parece tener la noción de«confusión», pues si se toma en el sentido que espropio del Derecho de signos distintivos habrá de

convenirse, de un lado, en que su apreciación sólopodrá hacerse a la luz de las actividades constitutivasdel objeto de la entidad que pretenda el otorgamien-to de la denominación considerada (extremo que porahora, no se prevé que conste en la solicitud de lascertificaciones de denominaciones) y no será en nin-gún caso sencilla; de otro lado, en que esta, sin duda,bienintencionada prohibición puede resultar, en lapráctica, en una reducción del nivel de protección delas marcas notorias y renombradas, que quedaríandesprotegidas frente al riesgo de que mediante laobtención de una denominación idéntica o similar seprodujera un aprovechamiento desleal de su reputa-ción o capacidad distintiva y, sobre todo, un menos-cabo de su capacidad distintiva, con lo que no habríaprevención de estos riesgos y su represión deberíabuscarse a través de las acciones de defensa de la mar-ca. Probablemente hubiera sido más eficaz y correctodesde un punto de vista técnico haberse limitado arecordar que la protección dispensada en el artículo34.2 c) de la Ley de Marcas a marcas notorias yrenombradas ha de ser observada en la calificación dela denominación de las personas jurídicas, como porlo demás exige el principio de legalidad aun sin nece-sidad de previsión expresa en tal sentido.

Bajo este mismo aspecto, no estará de más adver-tir, finalmente, que, en todo caso, la infracción deesta prohibición vicia de nulidad a la denominaciónincompatible con la marca notoria o, en su caso,renombrada y que, por ello, a su titular asiste pro-piamente una acción de nulidad, que puede añadir ala acción de violación de marca o nombre comercialque ejercite en el caso de que la denominación encuestión sea usada en el tráfico. Con ello, se poneremedio a la falta de cobertura de que, en buena téc-nica, adolecía la acción de nulidad para acoger unapretensión de cambio de denominación social, aun-que ello, en la práctica, no haya sido obstáculo paraque nuestros tribunales estimaran estas pretensionesy condenaran efectivamente a la modificación de ladenominación social 4.


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3 Resoluciones de la DGRN 24 de febrero de 1999, Gas Natural, Sociedad Limitada, y de 4 de octubre de 2001,B.S.C.H., S.A.

4 Por todas, y entre las más recientes, véanse las sentencias del TS de 26 de junio de 1995 en el asunto Aerovías Naciona-les de Colombia (Avianca) c. Avianca S.L. (RJ 1995/5114), de 4 de julio de 1995 en el asunto Talleres Arevalillo S.A. c. Arevali-llo Hermanos S.A. (RJ 1995/ 5461, de 20 de julio de 2000 en el asunto Autotransporte Julia, S.A. c. Eurolines Travel, S.A. (RJ2000/ 6186), aunque STS 21 de octubre de 1994 en el asunto Hernández Pérez Hermanos, S. A./José Hernández Pérez e Hijos,S.A. (RJ 1994/9036), o más recientemente STS de 28 de febrero de 2001 en el asunto Panibérica (El Derecho 2001/2274).

flictos: de un lado, y como se ha advertido, no con-sidera todas las hipótesis en las que, al menos desdela perspectiva marcaria, la obtención de una deno-minación puede conculcar la protección jurídicade las marcas notorias y renombradas y, de otrolado, deja fuera del sistema de composición dedenominaciones precisamente las marcas en rela-ción con las cuales, y hasta la fecha, se han produ-cido los conflictos, que como revela un somerorepaso de las sentencias habidas, no han afectado amarcas notorias y renombradas), y el control pre-vio que incluya la debida conexión con los sistemasde protección jurídica de signos distintivos y, enparticular, que permita evitar los conflictos queen la práctica se han suscitado en este ámbito,excluyendo desde el principio la posibilidad de quela denominación de las personas jurídicas puedaser idéntica o confundible con una marca o nom-bre comercial anterior dentro del ámbito en el quesu titular tiene reconocido el derecho exclusivo a suutilización.

Desde la perspectiva inversa, es de advertir que laLey de Marcas ya ha establecido una conexión entreel sistema de marcas y las denominaciones de perso-nas jurídicas y, en particular, que ha incluido estasdenominaciones entre las anterioridades constituti-vas de causas de denegación y, en su caso, de nuli-dad de las solicitudes y registros de marcas (artículo9.1 d) LM). Bajo este aspecto, con todo, no puededejar de destacarse que en este caso las denomina-ciones sociales no parecen incluidas entre las prohi-biciones de registro como denominaciones socialesen sentido propio, pues a estos efectos, sólo se hande tomar en consideración aquellas que identifiquenen el tráfico económico a una persona a resultas deun uso o conocimiento notorio en el conjunto delterritorio nacional (esto es, cuya utilización hayaexcedido de facto la función de identificación en eltráfico jurídico que les es propia).

2.5. Indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas de los productos sonsignos, denominativos o de otra clase, que estable-cen una relación entre un producto, en su caso unproducto industrial, y el lugar de su origen, sea ellugar (región o localidad) en el que se han recolecta-


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A esta prohibición de carácter esencialmentepreventivo, se suma otra medida de carácter emi-nentemente represivo, que ya había encontradoacogida alguna sentencia dictada en la materia 5,consistente en la sanción del incumplimiento de lasentencia que, por causa de la violación de unamarca o nombre comercial, ordene el cambio dedenominación social con la extinción de la socie-dad y en la previsión de que el Registrador Mer-cantil proceda de oficio a su cancelación (Disposi-ción adicional decimoséptima de la Ley deMarcas). Su aplicación ha de requerir la oportunamodificación de las disposiciones reglamentariasmercantiles vigentes en la actualidad (confrónteseartículo 417 RRM).

De otro lado, la Ley de Marcas ha programadouna futura ley especial de denominaciones de per-sonas jurídicas, sin precedentes en nuestro ordena-miento y cuyo proyecto se ha de preparar y remitirpor el Gobierno al Congreso de los Diputados tam-bién en «el plazo oportuno» (Disposición adicionaldecimoctava de la Ley de Marcas). Con toda proba-bilidad, la previsión de esta futura regulación en lasDisposiciones Adicionales de la Ley de Marcas nopuede ser entendida como un cambio en la natura-leza o funciones de la institución, y en particularcomo un paso hacia su inclusión entre los signosdistintivos, ni como una instrucción de políticalegislativa que apunte hacia la importación de prin-cipios y reglas procedentes de la protección jurídicade las marcas para la ordenación de las denomina-ciones de las personas jurídicas; la futura ley dedenominaciones de personas jurídicas debe ser unapieza más del Derecho general de sociedades (ensentido amplio), que unifique la regulación ahoradispersa en las leyes propias de cada una de las for-mas societarias y asociativas y en el Reglamentodel Registro Mercantil. Con todo, no parece aven-turado, y ciertamente sería deseable a la vista de laexperiencia habida, confiar en que con esta oca-sión se establezca un régimen preciso acerca de lacomposición de las denominaciones de las personasjurídicas (adviértase, en este sentido, que la prohi-bición de denominaciones que originen confusióncon marcas notorias y renombradas, es una medidaparcial que no soluciona la mayor parte de los con-

5 STS de 31 de diciembre de 1996 en el asunto Quirós, S. A. c. Export-Import Milano, S.A. (RJ 1996/9691).

do o extraído o bien el lugar en el que, de cualquiermodo, se han producido, cuando su calidad, repu-tación u otra característica se deba a dicho origengeográfico. En esta categoría encuentran cabida lasdenominaciones de origen y las indicaciones geográ-ficas protegidas, tuteladas mediante un complejoentramado jurídico-administrativo, que desembocaen el establecimiento de una prohibición de utiliza-ción para aquellos sujetos que no cumplen las reglasque habilitan para su utilización y cuya protección seinstrumenta, en el ámbito civil, fundamentalmente através de la represión de los actos desleales de engañoy aprovechamiento indebido de la reputación ajena.En esta categoría pueden igualmente integrarse lasmarcas de calidad y las marcas de garantía que ten-gan por objeto una denominación geográfica, quesin perjuicio de sus singularidades se hallan plena-mente encuadradas en el sistema de marcas.

La legislación de marcas ha regulado desde 1988en su seno las marcas de calidad y las marcas degarantía. La Ley de Marcas mantiene la regulaciónde estas clases de marcas, ahora como marcas colec-tivas y marcas de garantía, a las que dedica su Títu-lo VII (artículos 62 a 78 LM), que se caracterizan,desde la perspectiva ahora considerada, por la posi-bilidad de que el signo objeto de las mismas consis-ta en una indicación que designe la procedencia geo-gráfica de los productos o servicios (artículos 62.3 y68.3 LM). Los esfuerzos de la reforma en esta mate-ria se orientan, precisamente, a la más precisa defi-nición de estas figuras y clarificación de su régimen,lo que es tanto como decir a su mayor diferencia-ción respecto de las marcas ordinarias precisamentea través de la incorporación y acentuación de solu-ciones características de otras modalidades de indi-caciones geográficas.

La Ley de Marcas no ha entrado, en cambio, enla regulación de las denominaciones de origen eindicaciones geográficas protegidas. Tradicional-mente se ha reconocido su encuadramiento entre lasmodalidades de propiedad industrial y, en particu-lar, entre los signos distintivos, pero su regulaciónno se ha recogido en el seno del sistema de marcas,sino en una legislación especial fuertemente inspira-da por principios de política agrícola y de protecciónde consumidores, contenida esencialmente en elEstatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes y ensu Reglamento, así como en la normativa sobre

denominaciones específicas y genéricas de produc-tos alimenticios. La Ley de Marcas se ha mostradorespetuosa con esta aproximación. Ahora bien, lasdeficiencias que la fragmentariedad y dispersión desu regulación positiva vigente, evidenciadas de for-ma especial por contraste con el Reglamento2081/92/CEE, han movido al legislador en estaoportunidad a imponer al Gobierno la preparacióny remisión al Congreso de los Diputados, nueva-mente en ese indeterminado «plazo oportuno», deun proyecto de ley de denominaciones de origen eindicaciones geográficas de procedencia (Disposi-ción adicional decimonovena de la Ley de Marcas).Nada hace pensar en que la inclusión de esta previ-sión en la Ley de Marcas condicione en forma algu-na un cambio de orientación en la regulación de estamateria y, en particular, condicione la importaciónde principios o reglas desde el sistema de marcas oexija una especial atención a la relación entre un sis-tema y otro de protección jurídica de estas modali-dades de propiedad industrial.

No quiere ello decir que la Ley de Marcas carez-ca de toda incidencia en la protección jurídica delas indicaciones geográficas, más allá de la ya referi-da en materia de marca colectivas y de garantía, asícomo del mantenimiento de las ya tradicionalesprohibiciones de registro absolutas de una u otraforma referidas a signos dotados de un componen-te geográfico. Es posible, en efecto, advertir la exis-tencia de una nueva norma específica de tutela deindicaciones geográficas en el seno de la Ley deMarcas. Me refiero, en particular, a la incorpora-ción de las indicaciones de procedencia de vinos ybebidas espirituosas entre las prohibiciones de regis-tro absolutas para signos destinados a distinguirestos productos, incluso cuando se indique el ver-dadero origen del producto, se utilice la indicacióntraducida o se acompañe de expresiones deslocali-zadoras (artículo 5.1 h) LM), que da cumplimientoa la expresa obligación que en este sentido estableceel artículo 23 del Acuerdo sobre Aspectos de losDerechos de Propiedad Intelectual relacionados conel Comercio.

3. EUROPEIZACIÓN COMUNITARIA DEL SISTEMA DE MARCAS

La Ley de Marcas ha traído consigo la definitivaeuropeización del sistema de marcas español, antessólo alcanzada de un modo insuficiente. No podía


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nos descriptivos ahora ha de beneficiar a éstos y a lossignos carentes de fuerza distintiva y vulgarizados(artículos 5.2 y 51.3 LM); la eliminación de la refe-rencia al riesgo de confusión como criterio determi-nante de la concurrencia de una prohibición deregistro y de una infracción del derecho de marca enlos casos en los que la marca solicitada posterior-mente o utilizada sea idéntica a otra registrada o, enel caso de acceso al registro, solicitada anteriormen-te y distinga productos idénticos a aquellos para losque está registrada o, en su caso, solicitada la marcaanterior (artículos 6.1 a) y 34.2 a) LM); la inclusiónde ciertas normas relativas a la relación del sistemade marcas interno con el sistema de marcas comuni-tario (véase infra apartado 3.2); la reformulación dela definición del ius prohibendi reconocido al titularde una marca registrada (véase infra apartado 7.1);la modificación de dos de los presupuestos del ago-tamiento del derecho de marca, como es su presu-puesto subjetivo, mediante la supresión de la califi-cación del consentimiento del titular de la marcarequerido a estos efectos como consentimientoexpreso (que no sólo se apartaba del tenor del artí-culo 7 de la Primera Directiva 89/104/CEE sinotambién de la interpretación que de esta norma hahecho la jurisprudencia comunitaria) 6 y su presu-puesto territorial, que no se limita ya a la comercia-lización de productos originales en España, sino quese extiende a la que tenga lugar en cualquier país delEspacio Económico Europeo, de conformidad conlo previsto al respecto en el artículo 2 del Protocolo28º del Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-peo (artículo 36 LM); la reformulación de las limi-taciones del derecho de marca, tanto en el plano sis-temático como sustantivo (artículo 37 LM); laincorporación de la caducidad por tolerancia de usoo retraso desleal en el ejercicio de la acción de nuli-dad relativa (artículo 52.2 LM), que desplaza en esteámbito a la institución de la prescripción; la seriamodificación del régimen de la obligación de uso(infra apartado 6).

La influencia de la Primera Directiva 89/104/CEEen la redacción de la Ley de Marcas no se queda enla transposición de sus normas. En el tenor de losnuevos preceptos, en efecto, se percibe igualmente


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decirse, en efecto, que la Ley de Marcas de 1988satisficiera las exigencias de conformidad con la Pri-mera Directiva 89/104/CEE, ni que diera respuestaadecuada a las tareas y retos planteados por la intro-ducción de un sistema de marcas comunitario.

3.1. Transposición de la Directiva y del artículo 2del Protocolo 28.º del Acuerdo sobre elEspacio Económico Europeo

Aun cuando su Exposición de Motivos proclamarala alineación con los principios de la Primera Direc-tiva 89/104/CEE, lo cierto es que las normas comu-nitarias no habían sido correctamente recogidas enla Ley de Marcas de 1988. Y ello tanto en aspectossustantivos, puesto que la Ley de Marcas de 1988,sencillamente, dejó de incorporar algunas de las nor-mas de la Primera Directiva 89/104/CEE o lasreemplazó por otras directamente incompatibles conellas, como en aspectos formales (no carentes, sinembargo, de relevancia sustantiva), puesto que la enLey de Marcas de 1988 no son precisamente infre-cuentes las traducciones incorrectas ni el empleo detérminos o esquemas que se separaban de la PrimeraDirectiva 89/104/CEE.

Bajo este aspecto, la reforma de 2001 ha traídoconsigo la modificación de la definición de marca,en la que ahora se da entrada a la exigencia de sus-ceptibilidad de representación gráfica (artículo 4.1LM) de la que carecía el concepto del artículo 1 dela Ley de Marcas de 1988 y que no ha de impedirper se el registro de marcas sonoras (artículo 4.1 e)LM) ni, como muestran los desarrollos habidos enel seno del sistema de marcas comunitario, el regis-tro de marcas olfativas, ni el de las marcas gustativaso táctiles; la reformulación de las prohibiciones deregistro absolutas, particularmente mediante laincorporación de una prohibición de registro dedi-cada a los signos carentes de capacidad distintiva(artículo 5.1 b) LM), en la que han de encontrarcabida los signos genéricos (únicos considerados enel artículo 11.1 de la Ley de Marcas de 1988) y lossignos comunes (olvidados en la Ley de Marcas de1988); la redefinición del alcance de la distintividadde los signos sobrevenida por su uso, que si en la Leyde Marcas de 1988 únicamente sanaba la prohibi-ción de registro y, en su caso, la nulidad de los sig-

6 Véase STJCE de 20 de noviembre de 2001 en los asuntos Zino Davidoff SA y Levi Strauss & Co., as. ac. C-414/99 a C-416/99 (pend. publicación en el Rec.).

la influencia de las sentencias dictadas por el Tri-bunal de Justicia de las Comunidades Europeascon ocasión de su interpretación. En este sentido,la precisión del ámbito de protección de las marcasnotorias (artículo 8.2 in fine LM) es claramentedeudora de la jurisprudencia comunitaria en estamateria 7.

Dicho esto conviene, no obstante, apresurarse aadvertir que, como ya sucediera en 1988, la Ley deMarcas no carece de alguna originalidad en rela-ción con la Primera Directiva 89/104/CEE que si,ciertamente, tienen menor relevancia que las diver-gencias apreciadas en la antigua ley —de común,se quedan en aspectos de sistema y redacción, aun-que no faltan tampoco algunas de orden sustanti-vo—, no parecen fácilmente justificables, ni puededescartarse que dejen de plantear problemas en lapráctica. Así, por ejemplo, entre los signos quepueden ser objeto de una marca se incluyen lossonoros (artículo 4.1 e) LM); la determinación delámbito de la protección de las marcas notorias yrenombradas se alinea con el Reglamento sobre laMarca Comunitaria y no con la Primera Directiva89/104/CEE, pero se separa de ambos en una taninesperada como innecesaria definición y referenciaa la indicación de una conexión entre productos oservicios (artículo 8.1 y 34.2 c) LM); el derechoexclusivo reconocido al titular de la marca se con-vierte en un derecho exclusivo a utilizar la marcaregistrada en el tráfico económico (artículo 34.1LM); la conservación de las exigencias de que eluso de la marca sea «efectivo y real», y no simple-mente «efectivo», o de que las diferencias en la for-ma bajo la que es usada no alteren «de manera sig-nificativa» su carácter distintivo para que laobligación de uso pueda entenderse satisfecha(artículo 39 LM); a las causas de nulidad de la Pri-mera Directiva 89/104/CEE se añade ahora laactuación de mala fe en la presentación de la solici-tud, en contraste con la más matizada causa dedenegación y nulidad relativa a las marcas usadasen el extranjero que tiene cabida en la PrimeraDirectiva 89/104/CEE (artículo 51.1 b) LM).

3.2. Ajuste entre los sistemas de marcas español ycomunitario

En la actualidad existen dos sistemas de marcascompletos (tanto en los aspectos institucionales,como procedimentales y sustantivos) a disposiciónde los operadores para la protección jurídica de susmarcas en España y en el ámbito de la ComunidadEuropea, como son los sistemas de marcas españoly comunitario. En particular, el Reglamento sobrela Marca Comunitaria, como sucede con las leyesde marcas nacionales en general, establece un enterosistema de marcas para la Comunidad Europea,tanto en lo que hace a su faceta sustantiva yprocedimental, como a su faceta institucional. Estabase normativa permite que la marca comunitariasea una marca única para toda la Comunidad, quese solicita y obtiene ante una sola administración ya través de un solo procedimiento, que se mantieney extingue también de forma unitaria y quesurte unos mismos efectos en todo el territoriocomunitario.

Pero la marca comunitaria no reemplaza a lasmarcas nacionales de los Estados miembros, con lasque habrá de convivir según el modelo de relacio-nes que emana del llamado principio de «coexisten-cia», con el que se expresa la plena pervivencia delos sistemas de marcas nacionales al lado del comu-nitario y, aún más, la admisión de la doble protec-ción de un mismo signo y para unos mismos pro-ductos o servicios mediante una marca nacional, enuno o varios Estados, y otra comunitaria. La coexis-tencia de sistemas imponía ciertas exigencias decoordinación entre ellos, tanto en el plano institu-cional, saldado en la atribución a las oficinas nacio-nales de marcas de la posibilidad de desempeñarciertas funciones en el marco del procedimiento deregistro de las marcas comunitarias, como en el pla-no sustantivo, concretado en la necesidad de que lassolicitudes y registros de marcas comunitarias fue-ran tenidos por causas de denegación del registro deuna solicitud de marca nacional incompatible. Deotro lado, no puede pasarse por alto que, al menosdesde la perspectiva del Reglamento sobre la Marca


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7 Véanse las sentencias del TJCE de 11 de noviembre de 1997 en el asunto Sabel BV c. Puma AG Rudolff Dassler Sport(as. C-251/95, Rec. pág. I-6191), de 29 de noviembre de 1998 en el asunto Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwin-Mayer,Inc. (as. C-39/97, Rec. pág. I-5507), de 22 de junio de 1999 en asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Han-del BV (as. C-342/97, Rec. pág. I-3819).

españolas extinguidas (por renuncia, falta de reno-vación o de pago de las tasas de mantenimiento)como consecuencia de la reivindicación de suantigüedad para una marca comunitaria posterior(artículo 85 LM), justificada por la conservaciónde los derechos derivados de la marca así extingui-da (y de hecho exigida por el artículo 14 de la Pri-mera Directiva 89/104/CEE), y, finalmente, enrelación con la ordenación de la fase nacional delprocedimiento de transformación de las solicitu-des y registros de marcas comunitarias en marcasespañolas (artículo 86 LM).

Bajo el segundo aspecto, no puede ignorarseque el principio de coexistencia entre los sistemasde marcas comunitario y nacionales ha abierto unaevidente competencia entre ellos para la captura detitulares de marcas. Sin duda, el sistema de marcascomunitario se ofrece como la mejor opción paralos solicitantes interesados en proteger sus marcasen todo el espacio de la Unión Europea. Pero nopuede desconocerse en relación con aquellos quepretendan una protección territorialmente máslimitada, que en la elección entre el sistema demarcas español y comunitario al lado de la eficien-cia de costes juega también la eficiencia técnica delsistema y, en particular, cuestiones tales como eltiempo de tramitación del procedimiento de con-cesión y facilidad de obtención del registro de lamarca solicitada, así como la fortaleza de la protec-ción jurídica procurada por la marca registrada. Ylo cierto es que, bajo este aspecto, una compara-ción entre el sistema de marcas de la Ley de Marcasde 1988 y el sistema de marcas comunitario nodejaba de arrojar dudas acerca de la competitividady atractivo de la marca española en todos estosaspectos. El legislador de 2001 ha sido conscientede ello, como se deja entrever en la Exposición deMotivos de la Ley de Marcas, que explica la apro-ximación de la legislación española de marcas a lodispuesto en el Reglamento sobre la Marca Comu-nitaria precisamente para evitar que dos títulos quesurten plenos efectos en España estén sujetos anormas dispares.

A decir verdad, no obstante, la equiparaciónentre el régimen jurídico de la marca española y elde la marca comunitaria ha resultado, fundamen-talmente, de dos factores que pudieran considerar-se externos, esto es, distintos de la inmediata incor-


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Comunitaria, el principio de coexistencia no esneutral, sino claramente beligerante a favor de lamarca comunitaria. En este sentido, se advierte lapresencia de diversas normas específicamente diri-gidas a incentivar la elección del sistema de marcascomunitario en detrimento de los sistemas naciona-les, como son, en particular, las normas sobre rei-vindicación de la antigüedad de las marcas naciona-les y la posibilidad de transformar las solicitudes yregistros de marcas comunitarias en solicitudes demarcas nacionales, cuya ejecución en mayor omenor medida exige una especial configuración delDerecho interno de marcas.

Así las cosas, el sistema de marcas comunitariodejaba planteados a la reforma de la Ley de Marcasde 1988 una tarea que, bien miradas las cosas, noresultaba especialmente difícil y un reto de granimportancia. En particular, la nueva Ley de Marcastenía la tarea de ajustar técnicamente los sistemas demarcas español y comunitario en los puntos deencuentro, y el reto de asegurar la competitividad o,si se prefiere, el atractivo del sistema de marcas espa-ñol frente al sistema de marcas comunitario.

Bajo el primer aspecto, en la Ley de Marcas seha optado por incluir ciertas normas destinadas aasegurar el más correcto engarce entre los sistemasde marcas español y comunitario en aquellasmaterias en las que se han de relacionar, algunasde las cuales habían sido reguladas en el artículo87 de la Ley de Marcas de 1988 (en la redaccióndada por la Ley 50/1998). Así sucede, en particu-lar, en relación con las prohibiciones relativas deregistro, donde se ha producido (por lo demás encumplimiento del artículo 4.2 i) y 3 de la PrimeraDirectiva 89/104/CEE), la incorporación de lasmarcas y solicitudes de marcas comunitarias entrelas marcas anteriores impiden el registro de unasolicitud de marca posterior y son causa de nuli-dad de su registro (artículos 6.2 b), 8.4 y 52.1LM); en relación con la definición de las funcio-nes de la Oficina Española de Patentes y Marcas,entre las que se ha incluido, al amparo del artícu-lo 25 del Reglamento sobre la Marca Comunita-ria, la recepción y transmisión de las solicitudes demarcas comunitarias y al hilo de la cual se ha esta-blecido la tasa correspondiente (artículo 84 LM);en relación con la posibilidad de interponer lasacciones de nulidad o caducidad contra las marcas

poración de reglas contenidas en el Reglamentosobre la Marca Comunitaria. En efecto, esta equi-paración resulta, en primer lugar, de la transposi-ción a Derecho interno de algunas de las disposi-ción de la Primera Directiva 89/104/CEE que nohabían sido acogidas en la Ley de Marcas de 1988.No puede dejar de advertirse, en este sentido, quela regulación de las cuestiones sustantivas delReglamento sobre la Marca Comunitaria ha segui-do de forma fiel el tenor de la Primera Directiva89/104/CEE, con la consecuencia, desde la pers-pectiva que ahora se considera, de que la incorpo-ración de las normas de la Primera Directiva89/104/CEE todavía pendientes de transposiciónha supuesto al mismo tiempo la incorporación denormas previstas en el Reglamento sobre la MarcaComunitaria en las materias anteriormente exami-nadas (véase supra apartado 3.1). Esta equiparaciónse ha producido, en segundo lugar, como resultadode la incorporación de la protección reforzada delas marcas notorias y renombradas, que formal-mente no sólo es deudora del tenor de los artículos4.3 y 5.2 de la Primera Directiva y de alguna de lasreglas establecidas por la jurisprudencia del Tribu-nal de Justicia de las Comunidades Europeas conocasión de su interpretación, sino también delcumplimiento de los compromisos asumidos porEspaña al respecto en virtud del artículo 16.3 delAcuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propie-dad Intelectual relacionados con el Comercio (véa-se infra apartados 4.3 y 7.2).

Así las cosas, las normas incorporadas a la Ley deMarcas que genuinamente proceden del Reglamen-to sobre la Marca Comunitaria y tienen por objetoel aseguramiento de la competitividad del sistema demarcas español afectan, en lo esencial, al procedi-miento de concesión y se concretan en la elimina-ción del examen de oficio de las prohibiciones rela-tivas (artículo 18 LM) y el reconocimiento de larestitutio in integrum (artículo 25 LM), a los quetendré oportunidad de referirme más adelante conalgún detalle (véase infra apartado 5.1).

4. ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE MARCAS A LOS RECIENTES

DESARROLLOS DEL DERECHO DE MARCAS

INTERNACIONAL

Con posterioridad a la aprobación de la Ley deMarcas de 1988, en el Derecho de marcas interna-

cional se han producido algunos importantes desa-rrollos que exigían ciertos ajustes en el sistema demarcas español. Me refiero a la ratificación por elEstado español del Acuerdo sobre Aspectos de losDerechos de Propiedad Intelectual relacionados conel Comercio, del Protocolo concerniente al Arreglode Madrid relativo al Registro Internacional de Mar-cas y del Tratado de Derecho de Marcas. A ello sesuma la incorporación de algunas normas destinadasa reparar ciertas deficiencias técnicas en la coordina-ción entre el sistema de marcas español y el interna-cional de las que ha adolecido nuestra legislación,bajo el Estatuto sobre Propiedad Industrial y bajo laLey de Marcas de 1988.

Aunque inadvertidos en la Exposición de Moti-vos de la Ley de Marcas existen otros textos inter-nacionales que igualmente han condicionado lareforma. En este apartado debe mencionarse, enprimer lugar, la incorporación (finalmente) de laentera protección que el artículo 6bis del Conveniode la Unión de París otorga a las marcas notoria-mente conocidas, así como la influencia de los tra-bajos conjuntos de la Unión de París y de la Orga-nización Mundial de la Propiedad Intelectual enmateria de marcas notorias, que se han dejado sen-tir especialmente en la definición de marca notoriadel artículo 8.2 de la Ley de Marcas (véase infraapartado 7.2).

4.1. Incorporación de las normas en materiade marcas del Acuerdo sobre Aspectosde los Derechos de Propiedad Intelectualrelacionados con el Comercio

Las disposiciones del Acuerdo sobre Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual relacionadoscon el Comercio sobre protección mínima tienenuna eficacia directa o autoejecutividad limitada enmateria de marcas. En efecto, sobre la base de laflexibilidad del sistema de los Acuerdos de la Orga-nización Mundial del Comercio, del principiode reciprocidad (no en todos los miembros sereconoce el principio de eficacia directa de losTratados) y del valor interpretativo de la Decisióndel Consejo 94/800/CE, relativa a la celebraciónen nombre de la Comunidad Europea, en lo querespecta a los temas de su competencia, de losacuerdos resultantes de las negociaciones multila-terales de la Ronda Uruguay (1986-1994), el Tri-bunal de Justicia de las Comunidades Europeas


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notorias y renombradas (artículos 8 y 34.2 c) LMy véase infra apartado 7.2).

De otro lado, las normas del Acuerdo relativasa la protección jurídica mínima de las distintasmodalidades de propiedad intelectual allí considera-das —incluidas las que se relacionan con la protec-ción jurídica de las marcas— son normas de extran-jeros, esto es, sólo benefician a los nacionales de losfirmantes en el territorio de los demás Estados yOrganizaciones miembro, pero no en el propio(artículo 1.3 ADPIC). En consecuencia, los nacio-nales españoles no pueden prima facie invocar enEspaña las normas del Acuerdo sobre Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual relacionadoscon el Comercio en relación con la protección jurí-dica de las marcas. No puede desconocerse que talestado de cosas no es peculiar de este Acuerdo, sinoque es la regla en los Tratados Internacionales enmateria de protección jurídica de la propiedadindustrial e intelectual desde el Convenio de laUnión de París. De ahí que para que los propiosnacionales se beneficien de las normas de estos Tra-tados sea necesaria su incorporación a Derechointerno, o bien una previsión que les permita invo-car sus disposiciones. Esta fue la solución acogidapor el legislador de la Ley de Marcas de 1988 enrelación con el Convenio de la Unión de París, queexpresamente reconoció a los nacionales españoles laposibilidad de invocar sus normas en materia demarcas (que sean autoejecutivas) en cuanto resulta-ran más beneficiosas que las establecidas en sus dis-posiciones (artículo 10.3 LM 1988). La Ley de Mar-cas de 2001 ha seguido este cauce y, en particular, haextendido esta previsión a todos los Tratados Inter-nacionales en materia de marcas (artículo 3.3 LM).Los efectos prácticos de esta previsión, con todo, noparece que vayan a ser muy destacados ni en general,ni en relación con el Acuerdo sobre Aspectos de losDerechos de Propiedad Intelectual relacionados conel Comercio en particular, sea por la escasez de nor-mas autoejecutivas en esta materia (si es que acasohay alguna), sea por la incorporación de sus normasa la Ley de Marcas.


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ha negado que estos Acuerdos tengan efectodirecto en Derecho comunitario y, en particular,que las normas del Acuerdo sobre Aspectos de losDerechos de Propiedad Intelectual relacionadoscon el Comercio confieran a los particulares dere-chos que puedan invocar directamente ante lostribunales en virtud de Derecho comunitario 8,sin perjuicio de que se deban tener en cuenta, enla medida en que ello sea posible, el texto y lafinalidad de lo allí dispuesto 9. Esta doctrina seaplica en todos los ámbitos en los que la Comu-nidad ha legislado, lo que ha sucedido en relacióncon los aspectos sustantivos de la protección jurí-dica de las marcas a través de la Primera Directiva89/104/CEE.

De ello se sigue que el cumplimiento de lasobligaciones asumidas por el España en virtud dela ratificación del Acuerdo sobre Aspectos de losDerechos de Propiedad Intelectual relacionadoscon el Comercio y no atendidas ya en su legisla-ción exigían realmente la incorporación formal delas normas precisas a tal efecto, tal vez con laexcepción de lo previsto en materia de legitima-ción para solicitar una marca, cuya autoejecutivi-dad, por afectar a aspectos de procedimiento noregulados en la Primera Directiva 89/104/CEE, escuestión que debe resolverse con arreglo a Dere-cho interno. Sea como fuere, lo cierto es que lasmaterias en las que era debida la actuación dellegislador —como acertadamente se señala en laExposición de Motivos— eran ciertamente redu-cidas. Bajo este aspecto, la reforma ha consistido,en particular, en la ampliación de la legitimaciónpara la solicitud de una marca a los nacionales delos miembros de la Organización Mundial delComercio (artículo 3.1 LM), en la incorporaciónde la ya mencionada prohibición de registro abso-luta relativa a las indicaciones de procedencia geo-gráfica de vinos y bebidas espirituosas (artículo5.1 h) LM), en la precisión de qué debe entender-se por causa justificada de la falta de uso de lamarca (artículo 39.2 LM), y en la incorporaciónde la protección jurídica reforzada de las marcas

8 Véanse las sentencias del TJCE de 23 de noviembre de 1999 en el asunto Portugal c. Comisión (as. C-149/96, Rec.pág. I-8395), de 14 de diciembre de 2000 en el asunto Parfums Christian Dior SA c. Tuk Consultancy BV / Assco Gerüste GmbHc. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG (as. ac. C-300/98 y C-392/98, Rec. pág. I-11307) y de 13 de noviembre de 2001 en elasunto Schieving-Nijstad vof y otros c. R. Groeneveld (as. C-89/99, Rec. pág. I-5851).

9 Véase STJCE de 13 de noviembre de 2001 en el asunto Schieving-Nijstad vof y otros c. R. Groeneveld, cit. en nota anterior.

4.2. Incorporación de normas para la coordinacióndel sistema de marcas español con el sistemade marcas internacional tras el Protocoloconcerniente al Arreglo de Madrid relativo alRegistro Internacional de Marcas

En materia de marcas internacionales, el alcance dela reforma ha excedido con mucho las necesidadesde ajuste a las exigencias del Protocolo concernienteal Arreglo de Madrid. La novedad más salienteincorporada a la Ley de Marcas bajo este aspecto esel reconocimiento de la posibilidad de solicitar elregistro internacional de una marca tomando comobase una solicitud de marca (artículo 81.1 LM), yno como hasta ahora necesariamente un registro demarca, de la forma en que se exige en el Arreglo deMadrid. A esta previsión se suman algunas noveda-des que tienden a subsanar ciertas deficiencias deorden técnico que la legislación anterior presentabaen esta materia. En particular, se han regulado condetalle dos extremos que en la situación anterior nohabían dejado de suscitar dudas y problemas prácti-cos, como son el procedimiento de denegación y deconcesión de la protección de los registros interna-cionales en España (artículo 80 LM) y, no obstanteel precepto introducido en la Ley de Marcas de1988 mediante la Ley 50/1998, la transformaciónde un registro internacional en una solicitud demarca española (artículo 83 LM).

4.3. Incorporación de normas para elcumplimiento del Tratado de Derecho deMarcas

Finalmente, mediante la reforma se han incorpora-do las normas que dan cumplimiento a los compro-misos asumidos en virtud del Tratado de Derechode Marcas, de cuya mano se han introducido cam-bios realmente significativos por cuanto tienen deruptura con una acendrada tradición. En este senti-do destaca, en particular, la implantación de la mar-ca multiclase, esto es, una sola solicitud y un soloregistro de marca por cada signo, con independenciadel número de clases a las que corresponda (artículo12 LM), que viene acompañado del establecimientode un sistema de tasas por clase [Anexo a la Ley deMarcas, Tarifa Primera, 1.1 a)]. A ella se sumanotras de menor envergadura, como la supresión dela exigencia de declaración de uso de la marca altiempo de su renovación y la admisión de la divisiónde la solicitud o registro de marca (artículo 24 LM).

Y a la introducción de la marca multiclase se debe elreconocimiento de la transmisión de una marca parasolo algunos de los productos o servicios para losque está registrada (artículo 46.2 LM), sin que porlo demás esta posibilidad de división en la transmi-sión se haya condicionado a la transmisión de todoslos comprendidos en la misma clase y sin que talcondición venga impuesta por los términos en losque se ha regulado la posibilidad de obtener la divi-sión de la solicitud o registro de marca. Asimismo,mediante la reforma se han mantenido otras dosprevisiones procedentes del Tratado de Derecho deMarcas, anteriormente introducidas mediante laDisposición Adicional Séptima de la Ley 14/1999,de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servi-cios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear,como el abandono de la exigencia de titulaciónpública para el acceso de los cambios de titularidadal Registro de Marcas y la supresión de las tasasquinquenales de mantenimiento.

4.4. Incorporación de normas para elcumplimiento del Convenio de la Unión deParís

Desde la Ley de Marcas de 1988, el registro de lamarca tiene en el sistema de marcas español uncarácter constitutivo respecto de la atribución delderecho de marca y del derecho sobre el nombrecomercial, sin perjuicio del reconocimiento de uncierto grado de protección a algunas marcas y nom-bres comerciales no inscritos, mayor o menor segúnlos casos. Algunos de los casos de protección demarcas y nombres comerciales no inscritos previstosen la Ley de Marcas de 1988 hallaban su origen enel Convenio de la Unión de París. Así, la protecciónde la marca notoriamente conocida en España delartículo 3.2 de la Ley de Marcas de 1988 se corres-pondía con el artículo 6bis del Convenio de laUnión de París, mientras que la protección del nom-bre comercial usado pero no inscrito del artículo 77de la Ley de Marcas de 1988 se correspondía con elartículo 8 del Convenio de la Unión de París. Lareforma de 2001 ha afectado a tanto a la marcanotoriamente conocida como al nombre comercialusado y no registrado.

La Ley de Marcas de 1988 no dispensaba primafacie a las marcas notoriamente conocidas en Españauna protección jurídica tan intensa como la previstaen el artículo 6bis del Convenio de la Unión de


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De la materia trata ahora el artículo 9.1 d) de la Leyde Marcas, que incluye el nombre comercial noregistrado entre los «otros derechos anteriores» cons-titutivos de prohibiciones de registro relativas. Entreeste precepto y el artículo 77 de la Ley de Marcas de1988 existen diferencias que no pueden pasarse poralto. En efecto, el artículo 9.1 d) de la Ley de Marcasconstituye una novedad en nuestro sistema de mar-cas en la medida en que establece una norma espe-cial destinada a regular las condiciones en las que losnacionales unionistas así como otros extranjeros quepuedan acogerse al principio de reciprocidad podráninvocar como prohibición de registro y, por exten-sión, causa de nulidad la protección del nombrecomercial no registrado en España y en la medida enque, en particular, exige a tal efecto que se acredite eluso o conocimiento notorio en España del nombrecomercial no registrado. A mi modo de ver, y comoqueda apuntado, esta especial atención al nombrecomercial no registrado de los extranjeros tiene surazón de ser precisamente en el propósito de asegu-rar la implantación en España como requisito deprotección. Existen algunos aspectos que desde elpunto de vista que ahora nos ocupa (acomodo delordenamiento interno a las exigencias del textounionista) merecen alguna reflexión. Ninguna obje-ción debe recibir el sometimiento de la proteccióndel nombre comercial de los nacionales unionistas asu uso en España; tampoco si a dicho uso se calificacomo notorio, en la medida que ello se entiendacomo uso a título de nombre comercial y efectivo,esto es, no esporádico, accidental o anecdótico. Másdudosa resulta, sin embargo, la exigencia de conoci-miento notorio, si es que debiera interpretarse comoresultado de su uso. No es ésta, empero, una lecturanecesaria del artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas,que por otra parte no sería compatible con el artícu-lo 8 del Convenio de la Unión de París. El conoci-miento notorio se presenta, a mi modo de ver, comopresupuesto de protección del nombre comercial noregistrado alternativo a su uso (si se quiere, notorio)y, por ello, reservado a los nombres comerciales noregistrados que no hayan sido usados en España. Siesto es así (reconocimiento de protección a todos los


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París, pues únicamente proporcionaba a su titularuna acción de nulidad contra el registro de una mar-ca posterior incompatible, y no, en contra de lo esta-blecido en el texto unionista, acción para oponerse asu registro y a su uso. Ciertamente ello no resultabaen un déficit de protección jurídica. Pero no dejabade llamar la atención la vía a través de la que selograba: los nacionales de otros países unionistas,directamente a través del artículo 6bis del Conveniode la Unión de París, los nacionales españoles a tra-vés del artículo 10.3 de la Ley de Marcas de 1988 enrelación con el artículo 6bis del Convenio de laUnión de París, al amparo en ambos casos del carác-ter autoejecutivo del precepto unionista. La Ley deMarcas ha puesto fin a esta singular situación. Así,el artículo 6.2 d) de la Ley de Marcas incluye lasmarcas notoriamente conocidas en España en el sen-tido del artículo 6bis del Convenio de la Unión deParís entre las marcas anteriores constitutivas deprohibiciones de registro relativas, mientras que elartículo 34.5 de la Ley de Marcas les atribuye losmismos derechos que a las marcas registradas(excepción hecha de los derechos que se reconocen alos titulares de marcas notorias o renombradas).Bajo este último aspecto, sorprende, con todo, quelas acciones de defensa de la marca y, con ellas, laacción de cesación se hayan reservado a los titularesde marcas registradas (véase infra 7.3).

También se han producido cambios en relacióncon la protección del nombre comercial. El artículo77 de la Ley de Marcas de 1988 reconocía la protec-ción establecida en el artículo 8 del Convenio de laUnión de París a los titulares de nombres comercia-les usados en España pero no registrados. Esta nor-ma, sin embargo, no acabó con las dudas existentesacerca de la necesidad de uso en territorio nacionalpara la protección de los nombres comerciales, pues-to que no excluía la posibilidad de invocar directa-mente el artículo 8 del Convenio de la Unión deParís, tanto a nacionales de otros países de la Uniónde París como a nacionales españoles (artículo 10.3LM 1988), y puesto que bajo este precepto unionis-ta no faltaban pronunciamientos que no exigían uti-lización en España como condición de protección 10.

10 Véase, bajo la Ley de Marcas de 1988, STS de 29 de febrero de 2000, en el asunto Calzaturificio Casadei s.p.a. c.Sociedad Cooperativa Industrial Rey («Casadei/Cassadey»), que mantiene la doctrina formada bajo el Estatuto sobre PropiedadIndustrial y establecida, entre otras, por la sentencia del TS de 24 de febrero de 1989 en el asunto Prinz Verlag GmbH c. PrinzEspaña, S.A.

nombres comerciales usados en España y a aquellosno usados pero, por otra razón, notariamente cono-cidos en España), no parece que el artículo 9.1 d) dela Ley de Marcas deba estimarse incompatible con elartículo 8 del Convenio de la Unión de París.

5. REFORMA DE LOS ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL

REGISTRO DE MARCAS

Las reformas introducidas en el Título III de la Leyde Marcas, sobre solicitud y registro de las marcas,se han orientado, por motivos de oportunidad,hacia la mejora técnica del procedimiento de conce-sión y gestión de los registros de marcas y, en espe-cial, a hacerlo más ágil y eficiente —mediante elacortamiento, la flexibilización del procedimiento,la evitación de resoluciones contradictorias y la faci-litación de la relación con el Registro de Marcas—.Y se ha orientado, asimismo y a la luz de la sentenciadel Tribunal Constitucional 103/1999, hacia su des-centralización. La configuración definitiva del pro-cedimiento y, con ella, el efectivo logro de no pocosde estos propósitos, sin embargo, está todavía pen-diente del futuro Reglamento de la Ley de Marcas.

5.1. Acortamiento del procedimiento

Las normas que, de modo más destacado, han con-tribuido al acortamiento de los plazos de concesiónde las solicitudes de marcas son aquellas que estable-cen el plazo de resolución de los procedimientos(Disposición adicional quinta de la Ley de Marcas)y la supresión del examen de oficio de las prohibi-ciones de registro relativas (artículo 20 LM). Parti-cular atención merece esta última medida.

Bajo el Estatuto sobre Propiedad Industrial y laLey de Marcas de 1988, la Oficina Española dePatentes y Marcas (y antes el Registro de la Propie-dad Industrial) ha concedido los registros de marcastras haber examinado ex officio tanto las prohibicio-nes absolutas de registro como las relativas, y ello sinperjuicio de la publicación de la solicitud de marca ydel trámite de oposición de terceros. Los costes aso-ciados a este modelo son obvios: mayor duración ymayor conflictividad en la fase prerregistral, y tam-bién sus ventajas: mayor fortaleza de las marcas, sinperjuicio de la posibilidad de recurrir las resolucio-nes de concesión en vía contencioso-administrativay de promover la nulidad de las marcas en el ordencivil.

Al tiempo de la reforma no podía desconocerse,sin embargo, que el procedimiento para la conce-sión de marcas comunitarias seguido ante la Oficinapara la Armonización del Mercado Interior, asícomo el procedimiento seguido ante otras oficinasnacionales de buena parte de los países comunitarioscarecía de examen de oficio de las causas de denega-ción relativas. En el caso de las marcas comunitarias,en particular, la Oficina para la Armonización delMercado Interior sólo entra a valorar la presencia decausas de denegación relativas si media la correspon-diente oposición de terceros interesados. Estaopción obedece en el Reglamento sobre la MarcaComunitaria a un comprensible propósito de eco-nomía, flexibilidad y facilitación del acceso al siste-ma de marcas comunitario, que no puede entender-se contradictorio con las exigencias de seguridadjurídica que concurren en este caso. A nadie se leoculta, en efecto, la existencia de un elevado núme-ro de marcas nacionales anteriores, así como deotros derechos anteriores (nombres comerciales,nombres y apellidos de personas físicas, marcas noregistradas…) protegidos en los Estados miembros yconstitutivos de anterioridades que se integran entrelas causas de denegación relativas. La necesaria con-sideración de estas marcas y derechos anterioresnacionales al tiempo de conceder un registro demarca comunitaria (aun a falta de oposición porparte de su titular) habría encarecido y prolongadoel procedimiento de concesión sin que, ante laimposibilidad de revisar todas las anterioridadesrelevantes (algunas son derechos no inscritos), elloresultara realmente en una mayor fortaleza de lamarca. Asimismo, su consideración de oficio habríallevado a revisar la compatibilidad de la solicitud demarca comunitaria con marcas y derechos anteriorescuyos titulares, como demuestra la experiencia, nosiempre están dispuestos a oponerse a las solicitudesde marcas posteriores, y ello por diversas razones,entre las que no en último lugar figura la falta deapreciación de un conflicto.

La Ley de Marcas hace propio este modelo y, enparticular, suprime el examen de oficio de las prohi-biciones relativas. En adelante, por tanto, la OficinaEspañola de Patentes y Marcas llevará a cabo en todocaso un examen de las prohibiciones absolutas, y sóloexaminará las prohibiciones relativas en los casos enlos que un tercero legitimado para ello formule la


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de las tasas oportunas (artículo 23 LM). Asimismo,la implantación de la marca multiclase facilita la ges-tión del registro, puesto que a un único registrocorresponden también únicos actos de manteni-miento. Y ello no sólo para las marcas que se solici-ten con posterioridad a la entrada en vigor de lanueva Ley, sino también para las marcas antiguas,cuyos registros podrán fusionarse en uno solo en laprimera renovación que tenga lugar tras la entradaen vigor de la Ley de Marcas si concurre identidadde titular, signo y fecha de presentación (Disposi-ción transitoria séptima de la Ley de Marcas). Ensegundo lugar, las dificultades que puedan surgirpara la concesión de la marca solicitada en relacióncon ciertos productos o servicios retrasen su conce-sión para otros se evitan mediante el reconocimien-to de la posibilidad de dividir la solicitud de marca yconservar la fecha de la solicitud original o, en sucaso, la fecha de prioridad unionista (artículo 24LM), de modo que un eventual suspenso quedelimitado a la solicitud o solicitudes divisionales quecorrespondan a los productos o servicios afectadospor aquellas dificultades.

5.2. Flexibilización del procedimiento

Dos son las previsiones en las que se encarna funda-mentalmente la flexibilización del procedimiento deregistro de marcas. De un lado, la reforma ha incor-porado a nuestro sistema de marcas la restitutio inintegrum o restablecimiento de derechos (artículo 25LM). Esta institución ha sido importada del Regla-mento sobre la Marca Comunitaria y ahora prome-te aliviar la presión de los plazos (y su riesgo) a laque están sometidos los solicitantes y titulares demarcas, y no precisamente en último lugar tambiénsus representantes ante la Oficina Española dePatentes y Marcas. Básicamente, la restitutio in inte-grum ha de permitir, si se demuestra haber actuadocon la diligencia debida y no haber accedido entretanto al registro ningún derecho con el que resulteincompatible, la conservación de los derechos deri-vados de la solicitud de marca (o de la marca) en loscasos en los que el solicitante (o su titular) los hubie-re perdido por inobservancia de algún plazo relativoa un procedimiento ante la Oficina Española dePatentes y Marcas, salvo que se trate de los plazosrelativos a la reivindicación de la prioridad (unionis-ta o comunitaria) o a la impugnación de resolucio-nes constitutivas de derechos.


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correspondiente oposición. Con todo, la OficinaEspañola de Patentes y Marcas no se limitará a lapublicación de las solicitudes, sino que además reali-zará una búsqueda informática de anterioridades(limitada a los registros que lleva) y comunicará lasolicitud a los titulares de signos registrados o solici-tados que se hubieren detectado y, al amparo de loprevisto en materia de prohibiciones de registro,estuvieran legitimados para la presentación de unaoposición (artículo 18 LM). Se trata, a mi modo dever, de una decisión razonable: el procedimiento deconcesión gana en economía y eficacia mediante laeliminación de conflictos que, como se dice en laExposición de Motivos de la Ley de Marcas, en nopocos casos se revelan artificiales. Y ello sin menos-cabo de la protección jurídica de los titulares de mar-cas y nombres comerciales anteriores, para los que loúnico que cambia es la exigencia, por lo demás ple-namente justificada a la vista de la naturaleza emi-nentemente privada de los intereses en conflicto, deadoptar un rol activo en la defensa de sus derechosfrente al acceso al registro de otras marcas, facilitadomediante la advertencia que significa la comunica-ción de la solicitud de registro por parte de la Ofici-na Española de Patentes y Marcas (advertencia quetal vez tenga algún efecto perverso, como alertar a lostitulares de marcas de la conveniencia de sanar su fal-ta de uso en un momento en el que todavía no hande verse afectados por los tres meses del artículo 58de la Ley de Marcas).

Al acortamiento de los plazos de concesión de lassolicitudes de marca ha de contribuir también laimplantación de la marca multiclase, que procededel Tratado de Derecho de Marcas y viene avaladapor la experiencia del sistema comunitario de mar-cas. En primer lugar, se han de evitar los no infre-cuentes conflictos surgidos a lo largo de la trami-tación de una marca por razón de la indebidainclusión de ciertos productos o servicios en la clasea la que corresponde la marca que se ha solicitado,que en adelante no se habrán de solucionar median-te la limitación de la correspondiente solicitud ypresentación de otra u otras (que no pueden benefi-ciarse de la fecha de la solicitud anterior) para losproductos o servicios en cuestión, sino con una sim-ple reclasificación y, si procede, ampliación de clasespara las que se solicita la marca a través del expe-diente general de modificación de la solicitud y pago

De otro lado, se ha reconocido, por primeravez, la posibilidad de someter a arbitraje los con-flictos que, con ocasión del procedimiento para elregistro de una marca, surjan entre particulares,que se concretan en la concurrencia de las prohibi-ciones de registro relativas de los artículos 6.1 b),7.1 b), 8 y 9 de la Ley de Marcas (artículo 28 LM).El arbitraje se ha de regir por lo dispuesto en la Leyde Marcas y, en defecto de norma, por lo estableci-do en la Ley 36/1988 de Arbitraje. No puede dejarde valorarse positivamente el reconocimiento delarbitraje en este contexto. Sorprende, sin embargo,la forma restrictiva en que se ha hecho. En primerlugar, las cuestiones litigiosas cuyo sometimiento aarbitraje se admite no son todas las de carácterestrictamente privado que pueden surgir en el mar-co del procedimiento de concesión del registro demarca y, en particular, entre ellas falta la oposicióna la solicitud de un registro de marca fundada en elartículo 10 de la Ley de Marcas, relativo a las lla-madas marcas de agente o representante. En segun-do lugar, el arbitraje se ha concebido como mediode resolución de disputas sobre resoluciones pre-viamente adoptadas por la Oficina Española dePatentes y Marcas y, en particular, resoluciones quehubieran puesto término al procedimiento de regis-tro, como se reconoce en la Exposición de Motivosde la Ley de Marcas y resulta de lo dispuesto acer-ca del tiempo y efectos de la notificación y falta denotificación de la formalización del convenio arbi-tral a la Oficina Española de Patentes y Marcas(artículo 28.4 LM). Así, el arbitraje no ha encon-trado reconocimiento legal como medio de resolu-ción de las disputas planteadas con ocasión de laformulación de oposición al registro basada enprohibiciones relativas que pueda sustituir en todassus fases a la decisión de la Administración, lo queno deja de causar cierta perplejidad en un sistemaen el que estas prohibiciones de registro son ple-namente disponibles, como muestra a las claras laeliminación de su examen de oficio, y en el quela licitud de los pactos de delimitación de uso demarcas no es discutible.

Y las dudas que esta última omisión plantea sontanto más llamativas cuanto se advierte que, tam-bién entre las medidas destinadas a flexibilizar elprocedimiento, figura la posibilidad de que los inte-resados soliciten de forma conjunta la suspensión

del procedimiento por un plazo no superior a seismeses (artículo 26 d) LM), que bien puede ser apro-vechado para someter la controversia a arbitraje quese salde en un laudo que imponga a las partes la reti-rada o modificación de la solicitud o la retirada dela oposición.

5.3. Reducción del riesgo de resolucionescontradictorias

La experiencia habida en la aplicación de la Ley deMarcas de 1988 ha revelado que la eficacia prácticade ciertas acciones quedaba fuertemente comprome-tida por la falta de coordinación entre el procesojudicial en el que se substanciaban y el procedimien-to administrativo de concesión de solicitudes cuyadecisión pudiera resultar afectada por el resultadoalcanzado en aquél. De ahí el riesgo de resolucionescontradictorias y, en particular, de que las resolucio-nes dictadas en los procedimientos de concesióntomaran como base una situación fáctica claudican-te y, así, que se pudiera denegar una solicitud sobrela base de una marca contra la que se había inter-puesto una acción reivindicatoria, de nulidad o decaducidad que posteriormente fuera acogida. Lasmedidas cautelares y, en concreto, la suspensión cau-telar del procedimiento administrativo no han pro-bado ser un mecanismo eficaz para evitar esta situa-ción. Y otro tanto puede decirse de la falta decoordinación entre los distintos expedientes llevadospor la Oficina Española de Patentes y Marcas, queha podido llegar a propiciar que una solicitud demarca fuera denegada por ser incompatible con unasolicitud anterior que, sin embargo, acabó por serrechazada.

A este estado de cosas se enfrenta y trata deponer solución la previsión de suspensión del proce-dimiento, que se deja en manos de la Oficina Espa-ñola de Patentes y Marcas y que tal vez presente cier-tas dificultades de encaje con las posibilidades deactuación que se reconocen a los tribunales en estamateria (confróntese artículo 2.3 LM), en aquelloscasos en los que la oposición a la solicitud se base enuna solicitud actualmente en trámite o en un dere-cho sobre el que pende un procedimiento de nuli-dad, caducidad o reivindicación, y ello cualquieraque fuere la fecha en que se hubiere iniciado el pro-cedimiento judicial correspondiente y cualquieraque fuere el estado en el que se encuentre el proce-


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pueda dictar el Ministerio de Ciencia y Tecnología yde las resoluciones del Director General de la Ofici-na Española de Patentes y Marcas.

De momento y siempre mediante remisión a unafutura normativa de desarrollo, la Ley de Marcas seha limitado a prever la realización de las notificacio-nes mediante correo electrónico cuando así lo solici-te el interesado (artículo 29.1 LM); la publicaciónde la situación de los expedientes y de la informa-ción sobre anterioridades que consten en los distin-tos registros llevados en la Oficina Española dePatentes y Marcas por medios telemáticos (artículo30.3 LM); la conexión telemática entre el Registrode Marcas y el Registro de Bienes Muebles (artículo46.2 LM); la puesta a disposición del público delBoletín Oficial de la Propiedad Industrial en sopor-te informático que permita su lectura y a través deredes de comunicación telemática (DisposicionesAdicionales Sexta y Undécima de la Ley de Marcas),o la realización de las comunicaciones e intercambiode información con la Oficina Española de Patentesy Marcas en soporte electrónico (Disposición adi-cional séptima de la Ley de Marcas). Como espe-cialmente pone de manifiesto esta última previsión,y no puede dejar de preocupar desde la perspectivade la competitividad y eficiencia del sistema de mar-cas español, el procedimiento de solicitud y gestiónde las solicitudes y registros de marcas españolastodavía se halla considerablemente lejos del grado deinformatización alcanzado en el sistema de marcascomunitario.

5.5. Descentralización del procedimiento

El segundo gran objetivo de la reforma de 2001 enrelación con el procedimiento ha sido el cumpli-miento de las exigencias de la sentencia del TribunalConstitucional 103/1999, que se ha saldado en sudescentralización o, si se prefiere, en la atribución deciertas funciones en exclusiva a las ComunidadesAutónomas. Antes de examinar las novedades intro-ducidas al respecto, no estará de más recordar lasituación de partida.

La Ley de Marcas de 1988 había establecido unúnico Registro de Marcas para todo el Estado yhabía confiado todas las fases y resoluciones del pro-cedimiento de concesión y gestión de los registros demarcas a la Oficina Española de Patentes y Marcas,salvedad hecha de la tímida descentralización con-


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dimiento administrativo, esto es, antes de la resolu-ción o ya en fase de recurso (artículo 26 LM). Esteobjetivo se completa con lo dispuesto en relacióncon los efectos de la sentencia de nulidad o caduci-dad. En este sentido, se mantiene la solución ya aco-gida para la acción de nulidad, de modo que ladeclaración determina que la marca anulada nuncafue válida, sin perjuicio de las excepciones expresa-mente previstas (artículo 54 LM). Y, de otro lado, sereparan, al menos en parte, las negativas consecuen-cias que a este respecto originaba la solución adop-tada en relación con los efectos de la caducidad porla Ley de Marcas de 1988, mediante la expresa pre-visión de que sus efectos se producirán en la fechaen que se verificaron los hechos determinantes de lacaducidad (artículo 55.2 LM), extremo que habráde constituir objeto de la declaración judicial decaducidad. Ello ha de permitir, en efecto, que, reini-ciado el procedimiento administrativo, al menos lasmarcas anuladas o caducadas por causa que concu-rra con anterioridad a la fecha de presentación de lacorrespondiente solicitud no sean obstáculo queimpida la concesión del oportuno registro.

En este mismo orden de ideas, no puede dejar deseñalarse la extensión de los efectos de cosa juzgadadesde el orden contencioso-administrativo al ordencivil, de modo que el recurrente de la concesión deuna marca en vía contencioso-administrativa nopodrá interponer una acción de nulidad contra lamisma marca y por la misma causa en los casos enlos que ya hubiere recaído un pronunciamiento encuanto al fondo en el recurso contencioso-adminis-trativo (artículo 53 LM).

5.4. Facilitación de la relación con el Registro deMarcas

La reforma ha avanzado también en la agilización dela relación entre el solicitante y titular de marcas conla Oficina Española de Patentes y Marcas en cues-tiones relativas al procedimiento de concesión yulteriormente a la conservación del registro, asícomo en general en las relaciones de todos los inte-resados con la Oficina Española de Patentes y Mar-cas. Con todo, los pasos dados en esta dirección tie-nen un alcance programático. Su definitivaconcreción se encuentra pendiente de lo que se esta-blezca en el futuro Reglamento de la Ley de Marcas,de las disposiciones reglamentarias que en su día

sistente en la posibilidad de presentar las solicitudesde marcas, nombres comerciales y rótulos ante losórganos competentes de las Comunidades Autóno-mas que en sus Estatutos hubieran asumido compe-tencias para la ejecución en materia de propiedadindustrial o, en otro caso, ante las Direcciones Pro-vinciales del entonces Ministerio de Industria yEnergía (artículo 15.3 LM). Esta ordenación fueobjeto de recurso de inconstitucionalidad presenta-do por el Gobierno Vasco y el Parlamento de Cata-lunya. En esencia, el recurso del Gobierno Vasco sebasaba en que el establecimiento de un registro úni-co para todo el Estado y dependiente de la Adminis-tración central invadía las competencias de ejecu-ción de la Comunidad Autónoma del País Vasco,que se extenderían a la creación, llevanza y organi-zación del registro. El recurso del Parlamento deCatalunya, por su parte, se formuló sobre la base deque la atribución en exclusiva al Estado de la com-petencia para iniciar, tramitar, formular la propues-ta de resolución y de subsanación de los defectosdetectados vulneraba las competencias ejecutivas dela Comunidad Autónoma de Catalunya. La senten-cia del Tribunal Constitucional 103/1999, partien-do de que el título competencial relevante es el rela-tivo a la legislación sobre propiedad industrial(artículo 149.1 9ª CE) y de que, en relación conmarcas y nombres comerciales, mediante la conce-sión del registro se constituye una propiedad espe-cial con efectos en todo el territorio nacional quecompromete también el título competencial relativoa la condiciones básicas que garanticen la igualdadde todos los españoles en el ejercicio de los derechos(artículo 149.1 1ª CE), declaró la constitucionali-dad del establecimiento de un registro estatal únicode marcas y nombres comerciales y de la atribuciónal Estado de la competencia para resolver la conce-sión de la inscripción, incluido el examen de losdefectos de orden material o examen general de lici-tud de la solicitud. De otro lado, atribuyó a lasComunidades Autónomas, en el marco de sus com-petencias exclusivas de ejecución en materia de pro-piedad industrial, aquellas actuaciones separables delas que corresponden al Estado según lo anterior,entre las que declaró incluidas, en particular, la com-petencia exclusiva para recibir las solicitudes de mar-cas y nombres comerciales, para apreciar el cumpli-miento o falta de cumplimiento de los requisitosformales de la solicitud, para apreciar la existencia

de defectos y, en su caso, suspender el procedimien-to y notificar la posibilidad de subsanación en rela-ción con las solicitudes relativas a la inscripción decesiones y licencias. Las declaraciones de la sentenciadel Tribunal Constitucional 103/1999 sobre la dis-tribución de competencias en relación con los rótu-los y su influencia en la reforma de la legislación demarcas ya se ha abordado anteriormente (véase supraapartado 2.1).

Así las cosas, la reforma de la Ley de Marcas de1988 tenía planteado un triple reto en relacióncon la distribución de funciones entre OficinaEspañola de Patentes y Marcas y órganos de lasComunidades Autónomas competencia exclusivaen esta materia: la modificación de las solucionesvigentes sobre recepción y examen de regularidadformal de las solicitudes de registro y de las solici-tudes de inscripción de cesiones y licencias, lamodificación de las soluciones acogidas en rela-ción con otras cuestiones ciertamente próximas alas que en su día no se extendieron los recursos deinconstitucionalidad y por tanto no fueron consi-deradas por el Tribunal Constitucional (como lasrelativas a la presentación y examen formal de lasoposiciones, solicitudes de renovaciones, de mar-cas internacionales o de transformación), y todoello de forma que se asegurara la debida coordina-ción entre las administraciones involucradas y nose resintiera ni la seguridad jurídica ni la agilidad yeficiencia del procedimiento.

En el nuevo esquema descentralizado del pro-cedimiento de concesión y gestión del registro, alos órganos competentes de las ComunidadesAutónomas se atribuye, como regla, la recepción,numeración, constancia de día, hora y minuto dela presentación, examen de admisibilidad y de for-ma y la remisión a la Oficina Española de Patentesy Marcas de las solicitudes de registro y de las so-licitudes de inscripción de cesiones, licencias,opciones de compra, derechos reales, embargos yotras medidas de ejecución relativas a solicitudes yregistros de marcas y nombres comerciales (artícu-los 11, 16, 17 y 50 LM). En particular, el puntode conexión escogido para delimitar las competen-cias entre las Comunidades Autónomas es el lugardel domicilio o establecimiento industrial ocomercial serio y efectivo del solicitante o el deldomicilio o sucursal seria y efectiva de su repre-


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Finalmente, se han atribuido a la Oficina Espa-ñola de Patentes y Marcas todos los actos que ponenen relación el sistema de marcas español con los sis-temas de marcas comunitario e internacional, comoson los relativos a la denegación o concesión de pro-tección de un registro internacional en España, lapresentación, examen preliminar y tramitación deuna solicitud de registro internacional que tomecomo base un registro o una solicitud de marcaespañola, la solicitud de transformación de un regis-tro internacional en marca española, la presentaciónde una solicitud de marca comunitaria o de trans-formación de una solicitud o registro de marcacomunitaria en una solicitud de marca española(artículos 80 a 84 y 86 LM).

Ante este panorama, y como ya he apuntado,resulta especialmente necesario asegurar una correc-ta y ágil coordinación de la actuación de los organis-mos implicados, como se hace especialmente evi-dente en relación con la comunicación de los datosde la solicitud a la Oficina Española de Patentes yMarcas a fin de permitir la más rápida actualizaciónde sus bases de solicitudes presentadas y la vigenciade la información que al respecto se proporcione alos interesados. La Ley de Marcas, sin embargo, noparece haber sido, a mi modo de ver, especialmenteexigente al respecto. Tal vez, y desde luego a la vistade los medios de comunicación existentes, pareceexcesivamente generoso el plazo de cinco días con-cedido a los órganos competentes de las Comunida-des Autónomas para comunicar a la Oficina Espa-ñola de Patentes y Marcas los datos de las solicitudesrecibidas (artículo 11.7 LM). Es de esperar que enalgún momento se habilite un sistema informáticoúnico compartido por las Comunidades Autónomasy la Oficina Española de Patentes y Marcas y a travésdel cual se produzca, en tiempos considerablementemás breves, la comunicación de estos datos y suincorporación a las bases en las que se almacena lainformación accesible al público.

6. FACILITACIÓN DEL ACCESO AL REGISTRO

Tras algunas de las normas introducidas por la Leyde Marcas, y aunque no pueda pasarse por alto queen parte se trata reparar la defectuosa transposiciónde la Primera Directiva 89/104/CEE, se halla unaclara política de facilitar el acceso de nuevos signosal Registro de Marcas o, si se prefiere, de dificultar el


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sentante. Ello no obstante, quedan reservadas estascompetencias a la Oficina Española de Patentes yMarcas en los casos en los que el solicitante tengasu domicilio en Ceuta o Melilla o en el extranjero,y abierta la posibilidad de que sean ejercidas porella en los casos en los que el solicitante o su repre-sentante realizaran la presentación a través deun establecimiento comercial o industrial serio yefectivo que no tenga carácter territorial (artículo11.2, 3 y 5 LM). Asimismo, y en previsión de quelos órganos competentes de las ComunidadesAutónomas no estén constituidos o, ante la nece-sidad de contar con los recursos materiales yhumanos necesarios, no estén en condiciones dedesempeñar sus funciones, se ha previsto que laOficina Española de Patentes y Marcas las ejerzatransitoriamente y que la fecha de inicio de lasactividades de los distintos órganos autonómicossea publicada oportunamente en sus respectivosBoletines Oficiales (Disposición transitoria sextade la Ley de Marcas).

En las cuestiones no tratadas en la sentencia delTribunal Constitucional 103/1999 se han adoptadodos soluciones diversas. La presentación de la solici-tud de renovación o de modificación de la marcaregistrada, así como la solicitud de renuncia puederealizarse ante la Oficina Española de Patentes yMarcas o ante los órganos competentes de lasComunidades Autónomas (artículos 32, 33 y 57LM). En cambio, la presentación de las oposiciones,y aparentemente sobre la base de que se trata de unaactuación que corresponde a la fase de examen defondo de las solicitudes que el Tribunal Constitu-cional atribuyó al Estado, habrá de realizarse ante laOficina Española de Patentes y Marcas (artículo 19LM). Queda todavía pendiente la determinación dela administración a la que corresponde el examen deregularidad formal de la solicitud de renovación y demodificación; de momento, ante el silencio de laLey al respecto, el borrador de Reglamento de la Leyde Marcas atribuye esta función a la Oficina Espa-ñola de Patentes y Marcas. La tramitación de la soli-citud, en su caso desde la recepción de la transmi-sión hecha por los órganos competentes de lasComunidades Autónomas ante los que se haya pre-sentado, y la adopción de la correspondiente resolu-ción compete en todo caso a la Oficina Española dePatentes y Marcas.

mantenimiento de marcas de defensa. Este es elefecto que han de tener, sobre todo, las modificacio-nes introducidas en el deber de uso de la marca. Lareforma ha reducido considerablemente el ámbitoen el que la utilización de la marca permite enten-der satisfecho este deber, que queda limitado a losproductos o servicios para los que efectivamente seutiliza (artículo 39.1 LM en relación con artículo41.2 LM), y no beneficia a todos los productos oservicios de la clase, a las marcas registradas paraproductos o servicios similares o en relación con loscuales pueda existir riesgo de asociación (artículo4.4 LM 1988). Asimismo, y para los casos en que asílo solicite el demandado por vía de excepción, se haincorporado la antes desconocida carga de demos-tración de cumplimiento de este deber de uso porparte del titular de la marca que ejercita una acciónde violación o una acción de nulidad relativa (artí-culos 41.2 y 52.3 LM).

Y, si bien desde una perspectiva distinta, éste estambién el efecto que puede desplegar la adición delregistro de mala fe entre las causas de nulidad de lasmarcas (artículo 51.1 b) LM), aunque aquí sea delamentar la falta de coordinación que se aprecia conel supuesto de solicitud y registro efectuados confraude de los derechos de tercero o con violación deuna obligación legal o contractual del artículo 2.2 dela Ley de Marcas, que con toda probabilidad sontodos supuestos, en su caso, de registros ganadosmediante solicitudes presentadas de mala fe.

7. REFORZAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

Uno de los objetivos básicos de la reforma de 2001ha sido, sin duda, el reforzamiento de la protecciónjurídica de las marcas. Los cambios introducidos enesta materia no son pocos ni intrascendentes, y sedejan sentir tanto en el fortalecimiento del conteni-do del derecho de marca y de las acciones de defen-sa de la marca atribuidas a su titular en general,como particularmente en la introducción de unaprotección jurídica reforzada para las marcas noto-rias y renombradas, y aún en el incremento de latutela de las marcas no registradas.

7.1. Fortalecimiento del derecho de marcay de las acciones de defensa de la marca

La definición del derecho de marca sigue el modelode la norma anterior y, en este sentido, establece uncontenido positivo (en términos que perpetúan laseparación literal con el artículo 5.1 de la PrimeraDirectiva 89/104/CEE) y un contenido negativo.Los cambios traídos por la reforma de 2001 afectansólo a este último aspecto, y ello tanto a la defini-ción general del ius prohibendi reconocido al titularde la marca registrada (artículo 34.2 LM) como alelenco de actos de infracción de este derecho deexclusión (artículo 34.3 LM).

Bajo el primer aspecto, se ha sustituido la refe-rencia al uso del signo incompatible para distinguirproductos o servicios como conducta que en térmi-nos generales se somete al derecho de exclusión deltitular de la marca por una referencia a su utilizaciónen el tráfico económico. De este cambio, a mi jui-cio, no parece lícito deducir que de nuestro ordena-miento haya desaparecido la exigencia de utilizacióndel signo incompatible precisamente a título demarca (o en su caso de nombre comercial) comopresupuesto o condición general de la vulneraciónde la exclusiva que el registro de marca confiere a sutitular, por la naturaleza misma de las cosas, para lossupuestos en los que la ilicitud resulte de la existen-cia de un riesgo de confusión o asociación que debeentenderse, en todo caso, referido a la procedenciaempresarial o profesional de la productos o servi-cios 11; no así para los casos en los que sea de aplica-ción la protección reforzada de las marcas notorias yrenombradas ante el aprovechamiento desleal de sureputación o el menoscabo desleal de su reputacióno capacidad distintiva. Asimismo, se ha sustituido elriesgo de inducción a errores, por el riesgo de confu-sión, que incluye el riesgo de asociación, como crite-rio unitario y general determinante de la invasión dela esfera de exclusiva reservada al titular de la marcaregistrada y que, en todo caso y como queda dicho,consiste en una referencia al origen empresarial delos productos o servicios distinguidos con la marca 12.En este mismo orden de ideas, el ius prohibendi se ha


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11 Confróntese STJCE de 11 de noviembre de 1997 en el asunto Sabel BV c. Puma AG Rudolff Dassler Sport, cit. ennota 5, y art. 5.5 de la Primera Directiva 89/104/CEE

12 Véase, nuevamente, STJCE de 11 de noviembre de 1997 en el asunto Sabel BV c. Puma AG Rudolff Dassler Sport, cit.en nota 5.

Más destacado es, si cabe, el reforzamiento delcontenido de los medios de defensa que se ponen adisposición del titular de la marca sea para impedirel ingreso de marcas y nombre comercial posterioresincompatibles en el Registro de Marcas, sea sobretodo para reprimir la utilización indebida de signosque vulneran su derecho de exclusiva. En el primersentido obra, especialmente, la sustitución de laprescripción de la acción de nulidad por la caduci-dad por tolerancia de uso que, en la medida en quepara la pérdida de la acción se exige un uso efectivoy real de la marca posterior y un conocimiento dedicho uso, ha de impedir que el solo transcurso deltiempo resulte en la consolidación de registros ilíci-tamente obtenidos (artículo 52.2 LM). En el segun-do sentido, es de reseñar la ampliación de las pre-tensiones que puede tener por objeto la acción deviolación de marca, el reforzamiento de la preten-sión de indemnización de daños y perjuicios y laprevisión de indemnizaciones coercitivas.

En efecto, a los ya conocidos remedios incluidosen la acción por violación de marcas se ha sumado ladestrucción o, a elección del demandante, la cesióncon fines humanitarios de los productos ilícitamen-te identificados con la marca (artículo 41.1 d) LM).En materia de indemnización de daños y perjuicios,y según el modelo acogido en el artículo 64 de laLey de Patentes, se han dispuesto ciertos supuestosde responsabilidad objetiva por la infracción delderecho de marca, en los que el infractor responderáen todo caso de los daños y perjuicios ocasionados,sin necesidad de que se pruebe su actuación dolosa oculposa y, en especial, sin necesidad de efectuar,como bajo la Ley de Marcas de 1988 se exigía porregla, un requerimiento previo de cese con identifi-cación de la marca; esta responsabilidad se reserva,en particular, a los casos de colocación del signoinfractor en los productos o en envoltorios, embala-jes, etiquetas o medios de identificación u ornamen-tación de productos o servicios; a los casos de fabri-cación, confección, ofrecimiento, comercialización,importación, exportación o almacenamiento deenvoltorios, embalajes, etiquetas o medios de identi-ficación cuando exista la posibilidad de que sean uti-lizados para cometer una infracción del derecho demarca expresamente identificada como tal por elartículo 34.3 de la Ley de Marcas y, por último, a loscasos de primera comercialización del producto o


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independizado respecto del riesgo de inducción aerrores (rectius: riesgo de confusión) de la Ley de1988 en los casos de identidad entre la marca y elsigno utilizado por tercero sin consentimiento de sutitular e identidad de los productos o servicios paralos que aquélla está registrada y éste se utiliza. Todosestos cambios, como se ha apuntado, obedecen a latransposición de la Primera Directiva 89/104/CEE(véase supra apartado 4.1).

Bajo el segundo aspecto, a los supuestos deinfracción de marcas ya conocidos bajo la Ley deMarcas de 1988 se han añadido ahora otros dos: eluso de un signo incompatible en redes de comuni-cación telemáticas y como nombre de dominio(artículo 34.3 e) LM), y la realización de ciertosactos preparatorios, como la colocación de un signoincompatible en los envoltorios, embalajes, etiquetasu otros medios para la identificación u ornamenta-ción de productos o servicios, así como su elabora-ción, prestación, fabricación, confección, ofreci-miento, comercialización, importación, exportacióno almacenamiento si existe el riesgo de que sean uti-lizados para cometer un acto de infracción del dere-cho de marca (artículo 34.3 f ) LM), buena parte delos cuales se hallaban ya, en mi opinión, plenamen-te subsumidos en la letra a) del artículo 34.3 de laLey de Marcas.

Y en este mismo orden de novedades debenmencionarse la restricción que, ahora de formaexpresa, se introduce al derecho tradicionalmenteatribuido a los comerciantes o distribuidores de aña-dir por separado sus marcas a los productos origina-les, mediante la exigencia de que, de este modo, nose menoscabe la distintividad de la marca (artículo34.4 in fine LM), que con seguridad no debe enten-derse como capacidad o fuerza distintiva intrínseca oganada por la marca, sino como exigencia de que lamarca del distribuidor no reste perceptibilidad a lamarca del fabricante, no impida el reconocimientoadecuado del fabricante ni pueda llevar al público aestablecer asociaciones incorrectas entre fabricante ydistribuidores. Como debe mencionarse igualmentela facultad reconocida al titular de la marca registra-da de oponerse a su utilización en diccionarios, enci-clopedias y obras de consulta de forma que diera laimpresión de que es el término genérico de los pro-ductos o servicios a los que se aplica (artículo 35LM).

servicio ilícitamente marcado (artículo 42.1 LM).Además, se ha incluido de forma expresa la lesióndel prestigio de la marca entre los conceptos indem-nizables, al lado y de forma independiente de laspérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener(artículo 43.1 in fine LM), se ha facultado al titularde la marca que ha ejercitado la pretensión deindemnización de daños y perjuicios a exigir la exhi-bición de la documentación del demandado quepueda servir para la fijación de su cuantía (artículo43.2 LM, que incorpora al sistema de marcas lo pre-visto desde 1986 para las patentes en el artículo 65LP) y, en fin, se ha introducido, a favor del titular dela marca cuya infracción haya sido declarada judi-cialmente —y por extensión debe entenderse quetambién a favor del licenciatario que ejercite laacción de violación de marca— un derecho a perci-bir, en todo caso y sin necesidad de prueba de suefectividad y cuantía real, una indemnización dedaños y perjuicios por importe del uno por cientode la cifra de negocios realizada por el infractor conlos productos o servicios ilícitamente marcados, a laque en su caso se sumará la indemnización adi-cional, determinada según las reglas generales, queproceda si se demuestra que los daños y perjuiciosefectivamente ocasionados fueron superiores (artícu-lo 43.5 LM).

De esta última previsión probablemente no seaexagerado decir que resulta tan bienintencionadadesde un punto de vista práctico, pues no se le pue-de negar un cierto efecto disuasorio ni sobre todomínimamente reparador de las dificultades con lasque frecuentemente se enfrenta el demandante porviolación de marca en relación con la prueba de laefectividad de los daños y perjuicios —aunque seríainjusto olvidar ahora la acertada tendencia judicial aestimar que en estos casos su efectividad resulta dela naturaleza misma de las cosas y no necesitademostración completa 13— y de su cuantía, comodesafortunada desde un punto de vista técnico. Estaprevisión introduce en nuestro sistema de responsa-

bilidad extracontractual, cuanto menos, una piezaextraña, como es la de responsabilidad sin exigenciade prueba de la efectividad y cuantía real de losdaños y perjuicios, a medio camino entre la respon-sabilidad por daños y perjuicios y la pena civil. Yello sin que, a mi juicio, fuere necesario en absoluto.En efecto, la institución del enriquecimiento injus-to, perfectamente válida en el ámbito de la invasiónno autorizada de la esfera de exclusiva de un tercero,no sólo satisface sobradamente los objetivos prácti-cos perseguidos sin violencia técnica, sino que ade-más obvia por completo la necesidad de limitar elporcentaje sobre ingresos obtenidos por el infractor,que en este caso encarnaría la restitución del dam-num cessans, al uno por ciento del volumen de ventasde los productos o servicios ilícitamente marcados,que, no puede pasarse alto, se revela francamente ale-jado de los cánones practicados en el mercado 14.

Por otra parte, y para los casos en los que la sen-tencia de condena comprenda la cesación de losactos de infracción del derecho de marca, se ha pre-visto la imposición de una indemnización coerciti-va, no inferior a seiscientos euros por día transcurri-do hasta la cesación efectiva de la violación (artículo44 LM). No se trata, al menos en la determinaciónde la cuantía de esta indemnización coercitiva, de uncomponente necesario de la condena a cesar en lainfracción, que deba establecerse en todas las sen-tencias que acojan esta pretensión; antes bien, la fija-ción de su cuantía y del día a partir del cual resultaexigible la obligación de indemnizar pertenece a laejecución de la sentencia. Así las cosas, la indemni-zación coercitiva que ahora nos ocupa es nueva en laLey de Marcas, pero a decir verdad es una normasuperflua que no introduce un remedio ahora ine-xistente: los artículos 699 y siguientes de la Ley deEnjuiciamiento Civil ya regulan con carácter general(y sin que nada impida su aplicación en los conflic-tos relativos a marcas) esta clase de medida de eje-cución de sentencia que impusiera obligacionesno dinerarias. Por lo demás, a estos preceptos gene-


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13 Recientemente, STS de 10 de octubre de 2001 en el asunto Bioserum Laboratorios, S.L. c. Instituto de Biología y Sue-roterapia, S.A. (RJ 2001/8794).

14 No puede dejar de advertirse en el artículo 45.3 LM, con todo, cierta coherencia en el error técnico ya cometidomediante la incorporación de elementos procedentes de la doctrina del enriquecimiento injusto que se aprecia en la regulacióndel cálculo de la indemnización por ganancias dejadas de obtener, de la que ahora sigue haciendo gala el artículo 43 de la Leyde Marcas en su conjunto, como ya lo hiciera antes el artículo 38 de la Ley de Marcas de 1988 y lo sigue haciendo el artícu-lo 66 de la Ley de Patentes.

c) LM). Los antecedentes en que se inspira esta deci-sión y su materialización son varios: el Acuerdosobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-lectual relacionados con el Comercio, la PrimeraDirectiva 89/104/CEE, el Reglamento sobre laMarca Comunitaria y la Recomendación Conjuntarelativa a las Disposiciones sobre la Protección de lasMarcas Notoriamente Conocidas, aprobada por laAsamblea de la Unión de París para la Protección dela Propiedad Industrial y de la Asamblea General dela Organización Mundial de la Propiedad Intelec-tual de la Asamblea de la Unión de París para la Pro-tección de la Propiedad Industrial y de la AsambleaGeneral de la Organización Mundial de la Propie-dad Intelectual (en adelante, la «RecomendaciónConjunta»); a esta pluralidad de fuentes, y sobretodo a algunos cambios introducidos durante la tra-mitación parlamentaria en la redacción del Proyec-to, se debe más que probablemente la singularidadde algunos pasajes dedicados a esta materia.

Como es sabido, la Primera Directiva 89/104/CEEdejó a los Estados miembros en libertad para incor-porar a su legislación interna la protección jurídicareforzada de las marcas que en la versión española seidentificaron como «marcas que gocen de renom-bre». El legislador de la Ley de Marcas de 1988 hizouso de esta posibilidad de una forma muy limitada:sólo en relación con el acceso al registro y ademássólo en cuanto la solicitud de la marca aprovecharaindebidamente de la reputación de una marca ante-rior registrada (artículo 13 c) LM de 1988). Ello noobstante, a través de los artículos 5, 6 y 12 de la Leyde Competencia Desleal era posible obtener unaprotección de las marcas que tradicionalmente sehan conocido en nuestra doctrina como «marcasrenombradas» tan intensa y eficaz como la quepudiera haberse obtenido en el seno del sistema demarcas. En cualquier caso, lo cierto es que los textosinternacionales y comunitarios se habían inclinadofinalmente por ubicar la protección jurídica reforza-da de las marcas renombradas en el sistema de mar-cas (artículo 16.3 ADPIC, artículos 8.5 y 9.1 RMC)y que esta opción, y particularmente la obligaciónque se desprende del Acuerdo sobre Aspectos de los


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rales habrá que estar en materia de presupuestos ytramitación para la fijación de cuantía y fecha deexigibilidad.

Finalmente, en este mismo grupo de normas esposible encuadrar la ampliación de la competenciaterritorial de los tribunales para conocer de lasdemanda por violación del derecho de marca. Enefecto, y mediante la modificación del artículo 125de la Ley de Patentes, al fuero del domicilio deldemandado se suma ahora el del lugar en que sehubiera realizado la violación del derecho de marcao en que hubiere producido sus efectos (Disposiciónadicional tercera de la Ley de Marcas), de aplicaciónen materia de marcas por virtud de la Disposiciónadicional primera de la Ley de Marcas y a lo que nodebe obstar la referencia inicial al «caso de accionespor violación de patente» que debe entenderse sóloen el sentido de que este fuero no es de aplicación alas demás acciones previstas en la Ley de Patentes (nipor extensión en la Ley de Marcas) como son lasacciones de nulidad, la negatoria o las fundadas enlos derechos reconocidos en materia de invencioneslaborales. Este sistema de fueros coincide en lo esen-cial con el establecido en el artículo 23 de la Ley deCompetencia Desleal. Como en este caso, es deesperar que los demandados aleguen que se trata defueros de carácter sucesivo respecto del establecidoen el apartado segundo del artículo 125 de la Ley dePatentes. Lo cierto es, sin embargo, que se trata defueros alternativos y que la opción por unos u otrosqueda enteramente en manos del demandante, enningún caso condicionada a la falta de domicilio deldemandado en territorio español y sin más límiteque el abuso de derecho 15.

7.2. Protección jurídica reforzada de las marcasnotorias y renombradas

Como se ha advertido anteriormente, la Ley deMarcas ha introducido en el sistema de marcas espa-ñol la protección jurídica reforzada de las marcasnotorias y renombradas, tanto en la definición de lasprohibiciones de registro relativas como en la defi-nición del alcance material del ius prohibendi reco-nocido a los titulares de marcas (artículos 8 y 34.2

15 Como se han encargado de proclamar reiteradamente los tribunales en relación con el art. 23 de la Ley de Compe-tencia Desleal: véanse las sentencias de la AP de Valencia de 26 de julio de 1995 Declinatoria, de Barcelona de 27 de octubrede 1998 en el asunto Europea de Investigaciones Electrónicas, S.A. y de Vizcaya de 23 de junio de 1999 en el asunto Ashgarce,S.A. y Ashgarce Pelota, S.A. c. ASPE Jugadores de Pelota, S.L. y Euskal Telebista, S.A.

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados conel Comercio en esta materia, condicionaba definiti-vamente la solución que en esta materia debía aco-gerse en la reforma de 2001.

El texto de los artículos 8 y 34.2 c) de la Ley deMarcas toma de la Primera Directiva 89/104/CEEel contenido de la protección jurídica reforzada, estoes, la tutela frente al acceso al registro o a la utiliza-ción indebida de signos idénticos o similares en loscasos de aprovechamiento o menoscabo del carácterdistintivo o de la notoriedad o renombre de la mar-ca anterior. De ella se separa, no obstante, en la for-ma en la que se determina la marca merecedora deesta tutela reforzada y en los términos en los quequeda perfilado el ámbito material de su protecciónjurídica reforzada, con consecuencias que no se limi-tan sólo a un plano formal, sino que se extiendenclaramente a un plano sustantivo.

En efecto, la marca que en la Primera Directiva89/104/CEE se protege en estos casos es la «marcaque goce de renombre». Sabido es que entre las tra-ducciones de la Primera Directiva 89/104/CEE exis-ten divergencias, y que junto a versiones, como laespañola, que emplean expresiones que caracterizanestas marcas a partir de la noción de «renombre»,otras, como la alemana, neerlandesa y sueca o comola versión española del Reglamento sobre la MarcaComunitaria, lo hacen sobre la idea de «conoci-miento». Pero también es sabido que el Tribunal deJusticia de las Comunidades Europeas ha estimadoque estas divergencias carecen de trascendencia sus-tantiva y que, en todo caso, no impiden que conellas se identifique a una misma categoría de mar-ca 16. La Ley de Marcas, sin embargo y en las últimasfases de su tramitación parlamentaria, se ha separadode esta aproximación unitaria y ha preferido hacerde marcas notorias y marcas renombradas dos casosdistintos, como se aprecia sin dificultad a partir desu respectiva definición, e incluso ha optado porhacer de notoriedad y renombre dos cualidades dis-tintas que pueden concurrir en las marcas, comoevidencia su mención alternativa entre los supuestosde incompatibilidad considerados. Y, bajo este mis-

mo aspecto, todavía se ha separado de la PrimeraDirectiva 89/104/CEE (y del Reglamento sobre laMarca Comunitaria) en otro extremo, como es elestablecimiento de una definición legal de marcanotoria y de marca renombrada, cuyos precedentesformales y materiales no se hallan en lo esencial en elDerecho comunitario.

En este sentido, la definición de marca notoria(artículo 8.2 LM) y, en particular, el grado de difu-sión necesario para alcanzar tal condición («general-mente conocidos por el sector pertinente del públi-co») así como los factores que deben considerarse aestos efectos («volumen de ventas, duración, intensi-dad o alcance geográfico de su uso, valoración oprestigio alcanzado en el mercado o… cualquierotra causa») proceden, en lo esencial, del artículo 2de la Recomendación Conjunta. Probablemente, elprincipio de interpretación conforme ha de salvarque en la práctica deban surgir conflictos con las exi-gencias de la Primera Directiva 89/104/CEE, perolo cierto es que en este punto la Ley de Marcas noha seguido las pautas de la jurisprudencia comuni-taria, según la cual el grado de conocimiento reque-rido para que una marca merezca el tratamiento demarca notoria «debe considerarse alcanzado cuandouna parte significativa del público interesado por losproductos o servicios amparados por la marca ante-rior conoce esa marca» y según la cual, de otro lado,los elementos que deben ser examinados son todoslos atinentes al caso y, en particular, «la cuota demercado poseída por la marca, la intensidad, laextensión geográfica y la duración de su uso, asícomo la importancia de las inversiones hecha por laempresa para promocionarla» 17. La definición demarca notoria finaliza, por lo demás, con una reglarelativa al ámbito de su protección jurídica reforza-da, que proclama su mayor alcance («alcanzará aproductos o servicios de naturaleza tanto más dife-rente») cuanto mayor sea el grado de conocimientoen el sector pertinente o en otros relacionados. Estaprevisión procede de la jurisprudencia comunita-ria 18. Ello no obstante, también aquí se puede apre-ciar una desviación entre la norma española y el pre-


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16 STJCE de 14 de septiembre de 1999 en el asunto General Motors Corporation c. Yplon, S.A., Rec. pág. I-5421.17 Ibid.18 Véanse las sentencias del TJCE de 29 de noviembre de 1998 en el asunto Canon Kabuschiki Kaischa c. Metro-Goldwin-

Mayer, Inc. y de 22 de junio de 1999 en el asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, cits. en nota 5.

ofrecidos en el mercado. La Ley de Marcas, sinembargo, ha preferido un concepto únicamentebasado en la intensidad de la implantación en elmercado, en su conocimiento «por el público engeneral» (y no sólo, como sucede con la marca noto-ria por el público «del sector pertinente»).

La opción no parece muy afortunada. Y ello nosólo por la desviación respecto de la construccióndogmática de esta figura, sino sobre todo por la des-viación que entraña respecto de la doctrina del Tri-bunal de Justicia de las Comunidades Europeas ypor las superfluas consecuencias prácticas a las queconduce. En el primer sentido, y como se ha apun-tado anteriormente, la jurisprudencia comunitariaha entendido que entre «marca notoria» o «marcaconocida» y «marca que goce de renombre» o expre-siones similares no existe contradicción 19 o, lo quees lo mismo, ha asumido que constituyen una mis-ma categoría, y sobre esta base se ha limitado a esta-blecer en «una parte significativa del público intere-sado por los productos o servicios interesados por lamarca», y no «el público en general» como se haceen el artículo 8.3 de la Ley de Marcas, el grado deimplantación requerido para que estas marcas gocende protección frente al riesgo de confusión, y nofrente a los demás supuestos de incompatibilidadconsiderados. En el segundo sentido, y como se aca-ba de apuntar, la jurisprudencia comunitaria no seha pronunciado acerca de qué condiciones debenestar presentes en una marca notoria (en el sentidode conocida entre «una parte significativa del públi-co interesado por los productos o servicios interesa-dos por la marca») para merecer protección frente alaprovechamiento indebido o menoscabo de sucarácter distintivo o de su renombre. Pero no parecedifícil aventurar que para ello se han de requerirciertas condiciones adicionales, puesto que nadapermite asumir como hipótesis que un elevado gra-do de conocimiento en el mercado, ni tan siquierael considerado en la definición española de marcasrenombradas, atribuye a la marca de que se trate oexpresa per se que en la marca de que se trate concu-rre un carácter distintivo o un renombre que puedeser indebidamente aprovechado o menoscabado.Los casos decididos en esta materia ciertamente


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cedente comunitario, puesto que el grado deimplantación y conocimiento únicamente se tuvoen consideración por el Tribunal de Justicia de lasComunidades Europeas como criterio para determi-nar el ámbito de productos o servicios entre los quepodía apreciarse la existencia de riesgo de confusión,y no como se hace en la norma española para deter-minar el ámbito en el que ha de jugar la entera pro-tección jurídica reforzada, esto es, en el que ha deapreciarse también el riesgo de aprovechamientoindebido o menoscabo del carácter distintivo o de lanotoriedad o renombre de las marcas; no puedeolvidarse, en este sentido, que hasta la fecha el Tri-bunal de Justicia de las Comunidades Europeas nose ha pronunciado acerca de las condiciones que hande concurrir en una marca a fin de que pueda serprotegida contra las solicitudes o contra la utiliza-ción de marcas que entrañen estos riesgos. Y, en estesentido, no parece aventurado esperar que para laprotección de las marcas notorias a los riesgos deaprovechamiento desleal o menoscabo de fama ocapacidad distintiva se exijan condiciones distintasde la sola implantación en el mercado.

Por su parte, la definición de marca renombrada(artículo 8.3 LM) carece de precedentes tanto en lostextos o jurisprudencia comunitarios, como en laResolución Conjunta. En este punto, por lo demás,la Ley de Marcas sólo puede ser calificada de ruptu-rista, con nuestra tradición y con la de los países denuestro entorno que más han influido en la forma-ción del Derecho de marcas español y, en particular,en la configuración de las bases dogmáticas en lasque se funda la protección jurídica reforzada de lasmarcas renombradas. En efecto, entre nuestros auto-res ha existido un consenso generalizado en la carac-terización de la marca renombrada como marca que,además de ser reconocida precisamente como marcapor una parte significativa del público destinatariode los productos o servicios con ella distinguidos enel sector del mercado en cada caso considerado,posee, y así se reconoce en el ámbito correspondien-te, una destacada fama o buen nombre, que caracte-riza y «personaliza» a los productos o servicios a losque se aplica, o a los que pueda aplicarse en un futu-ro, respecto de otros productos o servicios análogos

19 Véase de nuevo STJCE de 14 de septiembre de 1999 en el asunto General Motors Corporation c. Yplon, S.A., cit. ennota 12.

enseñan lo contrario y, en particular, que el caudalde información transmitido por la marca que se tra-ta de proteger en aquellos casos es distinto: repre-sentaciones positivas de calidad que pueden trasla-darse o no a los productos o servicios a los que seaplique la marca posterior y asociación en exclusivaa un determinado producto de gran calidad, queciertamente no son emanación natural e ineludibledel grado de implantación de una marca en el mer-cado, ni aun de su conocimiento por la totalidad delpúblico.

Así las cosas, no parece dudoso que la aplicacióndel artículo 8.3 de la Ley de Marcas ha de exigir undoble esfuerzo interpretativo que, a mi juicio ycomo he avanzado, revela la inutilidad de la opcióndel legislador de separar los conceptos de marcanotoria y marca renombrada. En efecto, de un lado,será necesario asegurar la conformidad de su aplica-ción con la Primera Directiva 89/104/CEE y, eneste sentido, no parece posible negar la protecciónjurídica frente al aprovechamiento indebido omenoscabo de la reputación de la marca ajena yfrente al menoscabo de su carácter distintivo por elsolo hecho de que la marca en cuestión no sea cono-cida «por el público en general», sino sólo por «unaparte significativa del público interesado por losproductos o servicios interesados por la marca» (dehecho, así resulta ya del artículo 8.2 de la Ley deMarcas). De otro lado, será necesario comprobar, entodos los supuestos, que existe realmente un riesgode aprovechamiento indebido o menoscabo delrenombre de la marca de que se trate o un riesgo demenoscabo de su carácter distintivo, lo que presu-pone un renombre y un carácter distintivo que,como se ha apuntado, no pueden razonablementepredicarse de una marca por la sola circunstancia dela intensidad extraordinaria de su difusión en elmercado.

Así las cosas, y a la vista del artículo 8.2 de la Leyde Marcas sobre marca notoria, se llega a la conclu-sión de que el artículo 8.3 de la Ley de Marcas esperfectamente prescindible. De un lado, la regla deprotección reforzada que incluye en su inciso final(«la protección se extenderá a cualquier género deproductos, servicios o actividades») no deja de ser ellógico corolario de la regla de protección reforzadacon la que se concluye la definición de marca noto-ria. Y, de otro lado, la protección reforzada prevista

en los artículos 8.1 y 34.2 c) de la Ley de Marcasfrente al aprovechamiento indebido o menoscabodel renombre y del carácter distintivos no se limita alos casos en los que la marca en cuestión sea conoci-da por el público en general sino que empieza actuardesde el momento en que la marca es generalmenteconocida en el sector pertinente del público (sin per-juicio de que, como se ha dicho, quepa esperar quese sumen otras condiciones para ello).

En relación con el contenido material de la pro-tección jurídica reforzada de estas marcas, y comotambién se ha anticipado, tampoco faltan algunascuestiones dignas de atención. En efecto, si la Pri-mera Directiva 89/104/CEE basa la ampliación dela protección jurídica de las marcas notorias en lasnociones de obtención de una ventaja desleal y per-juicio del carácter distintivo o renombre de la marcaanterior, la Ley de Marcas lo hace, siguiendo en estaocasión el texto del Reglamento sobre la MarcaComunitaria y con la singularidad que de por síentraña bajo este aspecto la diferenciación entrenotoriedad y renombre, en el aprovechamientoindebido y menoscabo del carácter distintivo o de lanotoriedad o renombre de la marca anterior, asícomo también, y ahora sin que sea posible reconocerla fuente de inspiración, en la indicación de unaconexión entre productos o servicios, cuya inclusiónno sólo parece difícil de justificar, sino que inclusopodría traer una seria limitación del ámbito de laprotección jurídica dispensada a marcas notorias yrenombradas si es que hubiera de entenderse comocondición previa y común a todos los casos en losque deban aplicarse los artículos 8 y 34.2 c) de laLey de Marcas. De otro lado, y de nuevo en contradel modelo de la Primera Directiva 89/104/CEE ydel Reglamento sobre la Marca Comunitaria, elámbito de tutela reforzada de marcas notorias yrenombradas se define en términos distintos en laconfiguración de la prohibición relativa o tutelafrente al acceso al registro y en la configuración delderecho de exclusión o tutela frente a la utilizaciónde marcas incompatibles. En particular, el artículo34.2 c) de la Ley de Marcas carece de vinculaciónentre el grado de implantación de la marca y laintensidad de su protección jurídica. De ahí que,siendo en rigor difícil ver en los correspondientespasajes del artículo 8.2 y 3 de la Ley de Marcas unelemento de los conceptos de marcas notorias y


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La reforma de 2001 ha introducido algunoscambios en esta materia. Ante todo, ya no se condi-ciona al registro la adquisición del derecho de mar-ca, sino la adquisición del derecho de propiedadsobre la marca (artículo 3.1 LM), lo que, de formasorprendente (especialmente si se considera el tenorde los artículos 34.1 y, sobre todo, 40 LM), sóloparece remitir a las normas del Capítulo IV delTítulo II de la Ley de Marcas, sobre la marca comoobjeto de propiedad. Y, además, sin duda se refuerzala protección jurídica antes dispensada a las marcasno registradas, aunque ello no comporta un cambiode orientación en la línea adoptada en 1988. Enparticular, tras la Ley de Marcas (como tampocobajo la ley de 1988) no sería, a mi juicio, lícito con-cluir que la protección jurídica de las marcas puedenacer tanto del registro como del uso, y aún menosque ello se produce en igualdad de condiciones. Adiferencia de cuanto sucedía bajo el Estatuto sobrePropiedad Industrial y del mismo modo en quesucedió bajo la Ley de Marcas de 1988, el uso ante-rior de una marca no constituye per se causa dedenegación (confróntese artículos 6 a 10 LM) y, ensu caso, de nulidad de una solicitud o registro demarca posterior, como tampoco atribuye a su titularninguna clase de derecho de exclusiva, ni positivo ninegativo (confróntese artículo 34 LM). Y ello sinperjuicio de que, como sucediera bajo la Ley deMarcas de 1988, ante la presencia de determinadascondiciones —que, insisto, son distintas del solohecho del uso anterior—, se reconozca al titular dela marca anterior no registrada cierta protección,que puede llegar incluso a la expulsión registral deuna marca posterior inscrita. Así las cosas, si el naci-miento del derecho sobre la marca se rige en el siste-ma español por un principio de registro o por unprincipio mixto de registro y uso, ciertamente, escuestión esencialmente didáctica, detrás de la cual,desde mi punto de vista, no se esconde mucha sus-tancia. Lo fundamental es, en efecto, que sólo elregistro confiere a su titular una protección jurídicacompleta tanto en relación con la solicitud y registrocomo en relación con la utilización de marcasincompatibles posteriores, no condicionada a laconcurrencia de ulteriores circunstancias de hecho,y que ello no obstante las marcas no registradas enlas que se dan cita ciertas circunstancias, que no sóloson distintas del mero uso anterior sino inclusoindependientes del mismo (en el sentido de que en


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renombradas, deba acabarse en buena lógica porreconocer que sólo expresan una consecuencia lógi-ca perfectamente válida para la determinación delalcance del derecho de exclusión (y, por tanto, quesu mención legal en aquellos preceptos es entera-mente superflua).

En fin, novedades que igualmente puedenincluirse entre las especialmente orientadas a la tute-la de las marcas renombradas, en el sentido de mar-cas destacadamente implantadas en el tráfico (cono-cidas por una parte significativa del públicointeresado) que gozan de fama y, en su caso, de espe-cial capacidad distintiva son, de un lado, la atribu-ción de facultades al titular de la marca ante sureproducción en diccionarios de forma que dé laimpresión de que constituye un término genéricopara evitar la dilución que de ello se sigue (artículo35 LM), así como la incorporación del perjuiciocausado al prestigio de la marca entre los conceptosindemnizables en caso de violación del derecho demarca, al lado y dotado de sustantividad propia res-pecto de la pérdida sufrida y las ganancias dejadas deobtener (artículo 43.1 LM).

7.3. Tutela de las marcas no registradas(el nacimiento del derecho sobre la marca)

Como es sabido, el Estatuto sobre Propiedad Indus-trial estableció un sistema mixto de protección delas marcas, basado en el registro y en el mero usode la marca, en el que podía fundarse un derechoanterior que permitía a su titular expulsar del Regis-tro a las marcas que hubieran accedido a él con pos-terioridad, incluso sin límite de tiempo en los casosen los que la inscripción se hubiera obtenidode mala fe (artículo 14 EPI). La Ley de Marcas de1988 abandonó este sistema por otro en el que,como regla, la adquisición del derecho de marca seasoció a la práctica del correspondiente registro(artículo 3.1 LM de 1988) y en el que el uso ante-rior no servía por sí sólo para desalojar a las marcasinscritas con posterioridad ni para atribuir ningunaclase de derecho de exclusión, sin perjuicio de que,ante la concurrencia de algunas circunstancias (dis-tintas del solo uso anterior), se reconociera ciertaprotección a la marca no registrada (artículos 3.2 y3 y 14 LM de 1988) y sin perjuicio de la proteccióndispensada a los nombre comerciales (artículo 77LM y artículo 8 CUP).

ningún caso presuponen como condición necesariael previo ofrecimiento o comercialización de pro-ductos o servicios distinguidos con la marca en cues-tión en España), gozan de cierta protección jurídicaen el sistema de marcas, que, sin embargo y tal vezcon la excepción de las marcas notoriamente cono-cidas en el sentido del artículo 6bis del Convenio dela Unión de París, no alcanza el contenido de la pro-tección jurídica reconocida a las marcas registradas.

En particular, las marcas no registradas protegi-das por la Ley de Marcas son las marcas notoria-mente conocidas en el sentido del artículo 6bis delConvenio de la Unión de París (artículos 6.2 c) y34.5 LM), las marcas obtenidas de forma fraudulen-ta o ilícita (artículos 2.2 y 51.1 b) LM) y, en fin, lasmarcas de agentes o representantes (artículo 10LM). En todos los casos se ha producido un reforza-miento de su tutela.

Para las marcas notoriamente conocidas en elsentido del artículo 6bis del Convenio de la Uniónde París, además del cambio en la terminologíaempleada —que ahora se alinea con el artículo 4.2d) de la Primera Directiva 89/104/CEE—, se haproducido, como ya se indicara, una incorporaciónformal de todas las exigencias de tutela que se seguíandel texto unionista. De este modo, y a diferencia delo que ocurre en la todavía vigente Ley de Marcasde 1988, el titular de esta marca no sólo tiene expre-samente reconocido una acción de nulidad (que yano se condiciona a la previa solicitud de registro),sino también una facultad de oposición a la conce-sión del registro solicitado para una marca posteriorincompatible (artículo 6.2 d) LM) y un derecho deuso y un ius prohibendi casi idéntico al atribuido alos titulares de marcas registradas (artículo 34.5LM). Tres observaciones merece el nuevo régimen.Por contraste con la marca notoria del artículo 8.2de la Ley de Marcas, la marca notoriamente conoci-da en el sentido del artículo 6bis del Convenio de laUnión de París se configura como marca no regis-trada. De otro lado, a pesar de que el contenido dela protección jurídica de la marca notoriamenteconocida en el sentido del artículo 6bis del Conve-nio de la Unión de París se define en los mismostérminos que las marcas registradas, excepciónhecha de la protección jurídica reforzada de marcasnotorias y renombradas, lo cierto es, sin embargo,que las acciones civiles y penales por violación del

derecho de marca sólo se atribuyen a los titulares demarcas registradas (artículo 40 LM), sin que se hayaincorporado ninguna norma que, como se hace enrelación con los derechos conferidos por la marca,extienda e estas marcas lo dispuesto para las marcasregistradas. Exigencias sistemáticas, sin embargo, nohacen especialmente difícil entender atribuidas altitular de una marca notoriamente conocida en elsentido del artículo 6bis del Convenio de la Uniónde París las acciones civiles por violación de su dere-cho de exclusiva y, en todo caso, no puede descono-cerse que la misma protección puede obtenerse através de los artículos 6 y 18 de la Ley de Compe-tencia Desleal. Desde un punto de vista práctico, yen cuanto las reglas sobre fuero y sobre algunosaspectos de procedimiento (ad. ex. medidas cautela-res), el descuido promete servir de base a la defensade los infractores y ser semilla de resoluciones judi-ciales que priven de la debida tutela judicial sobreargumentos formalistas. Finalmente, la Ley de Mar-cas no ha extendido la protección jurídica de la mar-ca notoriamente conocida en el sentido del artículo6 bis del Convenio de la Unión de París a lossupuestos en los que el registro o utilización de unsigno idéntico o similar entrañe un riesgo de apro-vechamiento indebido de su carácter distintivo o desu renombre, que habrá de construirse en conse-cuencia a partir de los artículos 5, 6, 12 y 18 de laLey de Competencia Desleal.

En relación con las marcas obtenidas de formafraudulenta (esto es, con fraude de los derechos detercero) o ilícita (esto es, con violación de una obli-gación legal o contractual) la más intensa protecciónque ahora se reconoce consiste en la adición de unaacción de nulidad a la sola acción reivindicatoriaantes concedida, que resulta de forma indirecta de lainclusión del registro de mala fe entre las causas denulidad (artículo 51.1 b) LM), en la previsión deque se anote la demanda de reivindicación en elRegistro de Marcas y de que el tribunal pueda decre-tar, se entiende que como medida cautelar, o la Ofi-cina Española de Patentes y Marcas acordar la sus-pensión del procedimiento de registro de la marcareivindicada (artículos 2.2 y 26 b) LM), y en la regu-lación de las consecuencias de la estimación de estaacción sobre las cesiones, licencias y derechos cons-tituidos sobre la marca reivindicada, que no se hacendepender de la práctica de la correspondiente anota-


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ción de los fueros territoriales del artículo 125 Ley dePatentes, para el conocimiento de la acción por vio-lación de patentes, modelos de utilidad, marcas (Dis-posición adicional primera de la Ley de Marcas),modelos y dibujos industriales y artísticos [Disposi-ción derogatoria 1 a) de la Ley de Patentes], y topo-grafías de productos semiconductores (arg. ex. artí-culo 8.1 LTPS), así como las previsiones sobreutilización de medios electrónicos en relación conla publicidad de resoluciones y notificaciones, con lacomunicación con la Oficina Española de Patentesy Marcas y con la prestación de servicios de divulga-ción por parte de la Oficina Española de Patentesy Marcas (Disposiciones adicionales sexta, octava yundécima de la Ley de Marcas), y la reorganizaciónde la Oficina Española de Patentes y Marcas (Dispo-sición adicional decimotercera de la Ley de Marcas).

9. REFORMA PENDIENTE DE DESARROLLO Y TERMINACIÓN

La reforma del sistema de marcas español introduci-da por la Ley de Marcas es, sin duda y como se siguecon facilidad de lo expuesto hasta aquí, una reformade gran relieve, que ha afectado a todos los aspectosde la protección jurídica de las marcas e incluso,como se ha visto, a la entera ordenación de los sig-nos distintivos y a algunos aspectos de la protecciónjurídica de otras modalidades de propiedad indus-trial. Con todo, la Ley de Marcas no pone fin a lareforma emprendida.

De un lado, la Ley de Marcas, en el marco de loque se ha llamado reordenación de la protección jurí-dica de los signos distintivos, en realidad supone elinicio de un proceso de reforma que ha de conducir,en un tiempo que se ha dejado de precisar, a la refor-ma de la regulación de los nombres de dominio, delas denominaciones de las personas jurídicas y de lasdenominaciones de origen e indicaciones de origenprotegidas (Disposiciones adicionales decimosexta,decimoctava y decimonovena de la Ley de Marcas).

De otro lado, la reforma del sistema de marcasespañol está pendiente de su desarrollo reglamenta-rio. Los cambios introducidos en relación con elprocedimiento de registro, tanto en sus aspectos dedescentralización como en los de tramitación dejaninservible buena parte de la vigente regulación regla-mentaria y reclaman un nuevo Reglamento de laLey de Marcas, que complete sus previsiones y ase-


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ción en el Registro de Marcas (artículo 2.3 LM). Laspretensiones de cesación en la utilización (cuya omi-sión sólo puede ocasionar extrañeza a la vista de lodispuesto en el artículo 10 LM para las marcas deagente), remoción de efectos, indemnización dedaños y perjuicios y enriquecimiento injusto habránde ejercitarse en el marco de la acción de competen-cia desleal, al amparo, según proceda, de los artícu-los 5, 6 y 18 de la Ley de Competencia Desleal.

En materia de marcas de agentes o representan-tes, el reforzamiento de la protección jurídica haconsistido en el expreso reconocimiento de unaacción de cesación, que la Ley de Marcas de 1988desconocía, y en la aplicación de las previsiones rela-tivas a la acción reivindicatoria que ahora se hanintroducido en materia de marcas obtenidas de for-ma fraudulenta o ilícita (artículo 10 LM). Estasmarcas se mantienen como causas de denegaciónrelativa y, en su caso, como causas de nulidad relati-va (artículo 52.1 LM), condición que tal vez presen-te dificultades de encaje con la inclusión de la solici-tud de mala fe entre las causas de nulidad absolutas(artículo 51.1 b) LM). Las pretensiones de remociónde efectos, indemnización de daños y perjuicios yenriquecimiento injusto habrán de ejercitarse en elmarco de la acción de competencia desleal, al ampa-ro, según proceda, de los artículos 5, 6 y 18 de laLey de Competencia Desleal.

8. MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE OTROS DERECHOS

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La materia afectada por la Ley de Marcas no es úni-camente la concerniente al sistema de marcas espa-ñol. Algunas de sus disposiciones se han extendido aotras modalidades de propiedad industrial y otrashan modificado normas comunes a todos los dere-chos de propiedad industrial contenidas en otrasleyes. Entre las primeras se cuenta la extensión delrestablecimiento de derechos a las patentes, modelosde utilidad, topografías de productos semiconducto-res y modelos y dibujos industriales y artísticos,excepción hecha de la pérdida de derechos por dejarde solicitar en plazo la realización del informe sobreel estado de la técnica (artículo 33.1 y 2 LP) y, en loscasos de concesión con examen previo, por dejar desolicitar la realización del examen de suficiencia de ladescripción, novedad y altura inventiva (artículo39.2 LP). Entre las segundas se cuenta la modifica-

gure su correcta aplicación práctica. Razonablemen-te, este Reglamento debiera ser aprobado y publica-do con la antelación necesaria para permitir un trán-sito ordenado de un procedimiento a otro al tiempode la entrada en vigor del conjunto de la Ley deMarcas, el 31 de julio de 2002 (Disposición finaltercera de la Ley de Marcas). A esta norma regla-mentaria se habrán de sumar además las disposicio-nes autonómicas que regulen la actuación de losórganos en cada caso competentes para asumir lasfunciones relativas al procedimiento de registro atri-buidas por la Ley de Marcas.

Finalmente, existe un punto en el que el legisla-dor español, nuevamente, ha dejado pasar una opor-tunidad para introducir una necesaria especializaciónjudicial en esta materia. No puede desconocerse, contodo, que la valoración que merece esta omisión noes uniforme. La Ley de Marcas confirma la línea dela Ley de Patentes, que en esta materia ha optado porla concentración, atribuyendo el conocimiento de losjuicios en los que se ventilen acciones fundadas en laLey de Marcas a los Juzgados de Primera Instancia de

las ciudades en las que radiquen los Tribunales Supe-riores de Justicia de las Comunidades Autónomas(artículo 125.2 LP), y no por la especialización. Contodo, en este momento, y del modo en que se haexpresado en el Pacto de Estado sobre la Justicia de28 de mayo de 2001, parece logrado el consensoacerca de la necesaria especialización de juzgados ytribunales, no sólo en relación con los asuntos depropiedad industrial sino con los asuntos mercanti-les, entre los que se incluye aquella materia. Y en estalínea se orienta la propuesta de creación de Juzgadosde lo Mercantil recogida en el Anteproyecto de LeyConcursal de 2001. El panorama que de la combina-ción de la vigente concentración y la propuesta espe-cialización resulta es merecedor, sin duda, de un jui-cio favorable. No puede decirse lo mismo delreiterado incumplimiento, ya desde 1998, de la obli-gación que el artículo 91 del Reglamento sobre laMarca Co munitaria impone al Estado español dedesignar los tribunales de marcas comunitarias deprimera y de segunda instancia, en «un número tanlimitado como sea posible».


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